Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how). Bardzo pomocna w rozwiązaniu tego dylematu może okazać się dokładna analiza zakresu monopolu patentowego, czyli pragmatyczna odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę daje nam zabezpieczenie naszego rozwiązania w tej formie. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i nie można z góry założyć, że koniecznie należy bądź nie warto patentować, ale na pewno można spróbować ocenić rzeczywistą użyteczność tej formy zabezpieczenia i ewentualne ryzyka przez pryzmat mechanizmu jaki stosuje się w opisach patentowych.

Zakres czasowy (z reguły 20 lat, w przypadku środków leczniczych i środków ochrony roślin jest możliwość przedłużenia o 5 lat) i przestrzenny (dany kraj) jest z reguły znany twórcom, podobnie jak uzależnienie ochrony od wnoszonych opłat (jeżeli nie są wnoszone w terminie ochrona wygasa). Znacznie trudniejsza z perspektywy twórcy natomiast jest ocena siły monopolu prawnego z perspektywy zakresu przedmiotowego, czyli ocena zastrzeżeń patentowych. Cały opis w patencie tj. uzasadnienie, wynik badań, rysunki itp. służy wykładni zastrzeżeń patentowych (zgodnie z art. 63 ust. 2 prawa własności przemysłowej).

Zastrzeżenia określają wynalazek i jego wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny podając cechy techniczne, które odnoszą się do budowy, składu wytworu albo sposobu wytwarzania czy nowego sposobu zastosowania wytworu.

Dla zrozumienia powyższego przepisu konieczne jest przybliżenie konstrukcji wspomnianych zastrzeżeń patentowych. Sposób redagowania zastrzeżeń patentowych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. nr 102, poz. 1119) ze zmianami z 6.07.2005r. (Dz.U. 2005 nr 109 poz. 910), z 1.04.2015r. (Dz.U. 2015 poz. 366) i 30.11.2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1840).

Przedstawienie wkładu technicznego wynalazku dokonuje się najczęściej na tle aktualnego stanu techniki dlatego zastrzeżenie może składać się z części nieznamiennej oraz części znamiennej.

Część nieznamienna zaczyna się od sformułowania określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podaje zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jest jako stan techniki.

Cześć znamienna poprzedzona jest wyrazami „znamienny tym, że” i podaje zwięźle te cechy techniczne zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej.

W części wynalazków zastrzeżenie patentowe będzie się składać wyłącznie z określenia przedmiotu wynalazku i wyliczenia zastrzeganych nowych cech technicznych. Najczęściej określenie wynalazku stanowi przynajmniej fragment tytułu wynalazku. Zachodzi tak, gdy wynalazek dotyczy wyrobu dotychczas nieznanego, nie ma więc stanu techniki, do którego można się odnieść. Często występuje to w przypadku nowych związków chemicznych, np.: „Nowe ciecze jonowe …….o wzorze 1, w którym R oznacza podstawnik alkilowy o od 1 do 20 atomów węgla.” Wiadomo, że podany przykład wynalazku dotyczy „cieczy jonowych” o konkretnej budowie i podstawniku o różnych ilościach atomów węgla. Obejmuje więc 20 nowych związków chemicznych (bo podstawnik może mieć 1 lub 2 lub 3…lub 20 atomów węgla). Ciecze jonowe, jako takie, oraz o innym podstawniku R, np. 21 atomów węgla, nie będą chronione tym patentem. Podobnie użycie podstawnika R, który jest w zastrzeżeniu, do innej cząsteczki także nie jest chronione.

Dla większości jednak przypadków zastrzeżenia patentowe wynalazków funkcjonują w określonym otoczeniu technicznym - stanie techniki i stanowią jego modyfikację. Ilustruje to poniższy przykład:

„Zakwaszacz paszowy sypki w postaci kwasu lub mieszaniny kwasów naniesionego lub naniesionych na nośnik perlitu, znamienny tym, że kroplę kwasu mrówkowego (CH2O2) i/lub kwasu ortofosforowego (H3PO4) i/lub kwasu mlekowego (C3H6O3) i/lub kwasu cytrynowego (C6H8O7) i/lub kwasu fumarowego (C4H4O4) i/lub kwasu sorbowego (C6H8O2) i/lub kwasu benzoesowego (C7H6O2) i/lub kwasu octowego (C2H4O2) i/lub kwasu propionowego (C3H6O2) i/lub kwasu jabłkowego (C4H4O4) i lub kwasu askorbinowego (C6H8O6) i/lub kwasu winowego (C4H6O7) lub mieszaniny tych kwasów w ilości ok. (30 - 70) j.w. produktu końcowego, nanosi się w strukturę nośnika perlitu w odpowiednio proporcjonalnej ilości.”

Z części nieznamiennej zastrzeżenia wynika, że dotyczy on dodatku paszowego - „zakwaszacza paszowego sypkiego” i znane przed dniem zgłoszenia wynalazku do ochrony są sypkie zakwaszacze paszowe złożone z jednego lub wielu kwasów naniesionych na perlit. Patent nie dotyczy zakwaszacza złożonego z perlitu i kwasu, ale o innej niż sypka konsystencji.

Łączna analiza treści części nieznamiennej i znamiennej pozwala ocenić jakie cechy techniczne sypkiego zakwaszacza paszowego, złożonego z perlitu i przynajmniej jednego kwasu podlegają ochronie:

1.   użyty zwrotu „kropla” świadczy, że kwasy muszą być w formie ciekłej;

2.   kropla cieczy nanoszona jest do struktury perlitu. Wyraźnie wskazano „do struktury” a nie na powierzchnię ziarna perlitu.

3.   kwasu (kwasów) ma być od 30-70 j.w. w stosunku do produktu końcowego.

Wszystkie cechy wynalazku mają być wymienione w jednym zdaniu, co ma ilustrować, że wszystkie te cechy występują w wynalazku jednocześnie. Brak jednej z cech wymienionej w zastrzeżeniu powoduje, że rozwiązanie nie jest już objęte patentem.

Procedura ubiegania się o patent jest rodzajem negocjacji ze znanym stanem techniki, który jest reprezentowany przez urząd patentowy. Celem tej procedury powinno być uzyskanie możliwie najszerszej ochrony patentowej na jaką pozwala znany stan techniki.

Patenty z powyższych przykładów być może mogły by posiadać szerszą ochronę np.:

„Nowe ciecze jonowe …….o wzorze 1, w którym R oznacza podstawnik alkilowy o od 1 do 30 atomów węgla.”

lub

„Nowe ciecze jonowe …….o wzorze 1, w którym R oznacza podstawnik alkilowy lub arylowy o od 1 do 20 atomów węgla.”

jeśli można wykazać, że taki związki istnieje i można je wytworzyć.

Ochrona zakwaszacza paszowego byłaby znacznie szersza gdyby udało się wykazać, że ma sens użycie dowolnego kwasu karboksylowego lub nieorganicznego – np.:

„Zakwaszacz paszowy sypki w postaci kwasu lub mieszaniny kwasów naniesionego lub naniesionych na nośnik perlitu, znamienny tym, że kroplę kwasu karboksylowego i/lub kwasu nieorganicznego, w ilości ok. (30 - 70) j.w. produktu końcowego, nanosi się w strukturę nośnika perlitu w odpowiednio proporcjonalnej ilości.”

Odwołanie do stanu techniki, szeroko opisanego w części nieznamiennej, jest jednak niekiedy niezbędne do uzyskania ochrony patentowej. Lakonicznie opisany stan techniki dałby szerszą ochronę, ale może to prowadzić do rezultatu, że część z opisanych rozwiązań jest już znana i takie zastrzeżenia nie mają zdolności patentowej.

Np. w przypadku kwasu naniesionego na perlit być może korzystniej byłoby zgłosić do ochrony np:

„Preparat kwasowy o kontrolowanym uwalnianiu”, którego jednym z zastosowań, ale nie ograniczającym, byłby sypki dodatek paszowy. Warunkiem jest, że podobnych preparatów dotychczas nie znano np. w farmacji.

„Nowe ciecze jonowe …….o wzorze 1, w którym R oznacza podstawnik alkilowy lub arylowy o od 1 do 20 atomów węgla.” mogą być opatentowane jedynie wówczas gdy wcześniej nie były znane „ciecze jonowe z podstawnikiem arylowym o 20 atomach węgla”.

Powyższe przykłady wyraźnie pokazują jak bardzo ważna jest odpowiednie sformułowanie zastrzeżeń patentowych – one stanowią główną siłę monopolu patentowego.

Planowanie prac badawczych winno uwzględniać ocenę zdolności patentowej. http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/badania-pre-patentowe-zwiekszaja-szanse-projektu-badawczego-na-otrzymanie-patentu/ . Zbyt wąsko zaplanowane prace badawcze nie pozwolą ocenić rzeczywistych granic zdolności patentowej rozwiązania i będą skutkować zastrzeżeniami patentowymi o ograniczonym zakresie ochrony. Wpływa to, w końcowym rozliczeniu, na wartość materialną patentu jako przedmiotu obrotu lub wysokość opłat licencyjnych.

Ciekawe obserwacje przynosi analiza patentów dotyczących części samochodowych. Zwykle patenty te zawierają rysunki i są to rysunki w pełni odwzorowujące rzeczywiste części montowane w samochodach, natomiast treść zastrzeżeń patentowych dla tych części znacznie wykracza poza budowę realizowaną w praktyce. Oznacza to, że o patent wystąpiono już po opracowaniu podzespołu, ale końcowy rezultat prac badawczych jest jedynie jednym z korzystnych wariantów wynalazku.

Zwykle z szeroką ochroną patentową można się spotkać w przypadku związków chemicznych o właściwościach leczniczych. Chroniona patentem grupa związków jest znacznie szersza niż grupa substancji, które w praktyce mogą być wykorzystywane w lecznictwie, a z tych do badań klinicznych trafia jedna, ale daje to znaczną siłę monopolu patentowego. Ograniczenie patentu do tego jednego związku chemicznego skutkowałoby pojawieniem się na rynku struktur podobnych, może o słabszym działaniu ale o podobnych właściwościach, a wartość takiego patentu byłaby niska.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło