Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Wykorzystanie licencji próbnych w praktyce

Wykorzystanie licencji próbnych w praktyce

Jak pokazuje praktyka na świecie i w Polsce najprostszą i najbezpieczniejszą formą komercjalizacji wyników badań jest udzielenie licencji na wytworzone dobra intelektualne. Praktyka pokazuje, że wypracowane w jednostce naukowej technologie nie są w większości przypadku przygotowane w pełni do wdrożenia. Ilustracją tego stanu rzeczy może być tzw. poziom gotowości technologicznej (TRL - Technology Readiness Levels) – najczęściej w jednostkach naukowych powstają technologie, które sprawdzono jedynie na poziomie laboratorium lub w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co odpowiada poziomowi 3-7 w 9-stopniowej skali TRL. Tego typu rozwiązania wymagają zatem dodatkowego sprawdzenia przez partnera komercyjnego, który odpowiada za wdrożenie. Dopiero taka praktyczna weryfikacja pozwala często podjąć ostateczną decyzję o pełnym zaangażowaniu we współpracę i zakupie pełnej licencji. Można zatem powiedzieć, że w bardzo wielu takich przypadkach jednym z podstawowych problemów związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych jest ryzyko związane z niepewnością, co do możliwości praktycznego zastosowania wypracowanych wyników badań. Dla wielu kontrahentów może to być na tyle istotna bariera, że mogą nie podjąć współpracy z jednostką naukową. Będzie to miało miejsce zwłaszcza w sytuacjach, w których określone rozwiązanie – wynik badań, stanowić będzie jedno z możliwych alternatywnych elementów bardziej skomplikowanego procesu technologicznego, czy produktu.

Wspomniane ryzyko częściej będzie dotyczyło komercjalizacji bezpośredniej, czyli sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej ustawa PoSW (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60)). Komercjalizacja pośrednia bowiem zakłada najczęściej podjęcie przez Twórców ryzyka związanego z tworzeniem nowego podmiotu – zgodnie z ustawą dotyczy ona  obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy PoSW.

Wydaje się więc, że problem podjęcia ryzyka znacznej inwestycji w rozwiązanie, co do którego nie ma pewności, iż zostanie ono zastosowane w praktyce, występować będzie częściej w relacji uczelnia – przedsiębiorca i jako taka będzie częstsza w odniesieniu do sytuacji, w której przedsiębiorca decyduje się na zastosowania komercjalizowanego dobra w już prowadzonej działalności gospodarczej, czy też dopiero co projektowanej – ale takiej, w której komercjalizowane dobro stanowi jedynie element bardziej rozbudowanego procesu. Komercjalizacja pośrednia wydaje się bowiem być bardziej naturalnym rozwiązaniem dla takiej sytuacji, w której komercjalizowane dobro samo w sobie może stanowić produkt, czy proces, na którym zasadza się przyszła działalność tworzonego podmiotu.

Konieczność weryfikacji danego komercjalizowanego dobra (wyników badań, prac rozwojowych czy know-how z nimi związanego) i możliwości, a także opłacalności jego zastosowania w praktyce może być okolicznością wstrzymującą zawarcie finalnej umowy w ramach komercjalizacji bezpośredniej – tak dla jednostki badawczej, jak i dla przedsiębiorcy.

Rozwiązaniem pozwalającym na minimalizowanie ryzyka związane z porażką takiej formuły komercjalizacji (tj. gdyby komercjalizowane dobro w rzeczywistości nie udało się zastosować w praktyce, bądź gdyby generowało nadmierne koszty), może być podjęcie próby wykorzystania takiego dobra w celu przetestowania go w warunkach praktycznych i na tej podstawie podjęcie decyzji o możliwości jego dalszego zastosowania w warunkach komercyjnych.

W załączniku do niniejszego artykułu znajduje się propozycja – wzorzec umowy licencyjnej umożliwiającej przeprowadzenie niezbędnych testów przez przedsiębiorcę, który może być docelowym licencjobiorcą takiego rozwiązania.

Z perspektywy jednostki naukowej – możliwość praktycznego przetestowania komercjalizowanego dobra może stanowić przesłankę do podjęcia decyzji np. o rozszerzeniu ochrony patentowej na rynki międzynarodowe, a zatem o alokacji środków na ten cel. Trzeba bowiem pamiętać, że zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej, czy nawet uzyskanie patentu, nie gwarantuje użyteczności wynalazku, jego przydatności do zastosowania w bardziej skomplikowanym procesie, a w szczególności – nie gwarantuje sukcesu komercyjnego zastosowania wynalazku. Konsekwentnie, możliwość weryfikacji możliwości zastosowania danego rozwiązania może pozwolić na wydatne zmniejszenie ryzyka zmarnowania znacznych środków na nieuzasadnioną ochronę patentową.

W praktyce może się również zdarzyć sytuacja, w której takie udostępnienie rozwiązania „na próbę” może nastąpić jeszcze przed zgłoszeniem patentowym. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że zasadniczym elementem ryzyka w tym zakresie jest możliwość utraty nowości rozwiązania stanowiącego komercjalizowane dobro i w konsekwencji utrata zdolności patentowej (wynalazek, aby możliwe było uzyskanie w stosunku do niego patentu, musi spełniać przesłanki zdolności patentowej, którymi są w Polsce: nowość, poziom wynalazczy i zdolność do przemysłowego zastosowania).

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on w chwili zgłoszenia częścią stanu techniki (istotą jest zatem obiektywne stwierdzenie, że wynalazek nie jest częścią istniejącego stanu techniki, bez znaczenia pozostaje świadomość wynalazcy w tym zakresie). Poziom wynalazczy wynalazku to przesłanka odnosząca się do tego, czy wynalazek wynika lub nie, w sposób oczywisty ze stanu techniki. Przez „stan techniki” ustawodawca rozumie co do zasady wszystko, co przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (tj. zasadniczo wg daty zgłoszenia wynalazku do urzędu patentowego – art. 13 PWP, wyjątkami od tej zasady są dwa przypadki tzw. uprzedniego pierwszeństwa – pierwszeństwo ze zgłoszenia w urzędzie patentowym innego państwa oraz wynikające z ujawnienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej – vide art. 151 PWP), zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” (art. 25 ust 2 PWP).

Z kolei wynalazek uważany jest nadający się do przemysłowego stosowania, jeśli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Nowość wynalazku jest tą przesłanką, którą w wyniku rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji rozwiązania można utracić – niwecząc tym samym szanse na uzyskanie ochrony patentowej.

Publicznym ujawnieniem jest takie ujawnienie informacji na temat wynalazku, które następuje w stosunku do nieograniczonego z góry kręgu osób, w taki sposób, że nieograniczony krąg osób może się z wynalazkiem zapoznać.

W literaturze (np. Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Opublikowano: LEX 2015) podnosi się, że nie dochodzi do utraty nowości wynalazku w sytuacji, w której informacje na jego temat zostały udostępnione wąskiemu kręgowi osób (np. pracownikom kooperanta). Za element prawny zabezpieczający wynalazek przed publicznym ujawnieniem należałoby uznać zawarcie z osobami, którym wynalazek ma zostać wyjawiony, umów o zachowanie poufności. Sam fakt przekazania informacji na temat wynalazku wąskiemu gronu osób nie świadczy jeszcze o jego publicznym ujawnieniu. Inaczej jest w stosunku do tzw. know-how, które podlega ochronie na zasadach przewidzianych dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (gdzie wymogiem jest nie tylko brak publicznego ujawnienia, ale również konieczność podejmowania przez przedsiębiorcę kroków prawnych i faktycznych w celu zabezpieczenia tajemnicy).

Warto mieć przy tym na uwadze, że w praktyce Urząd Patentowy może wiązać udostępnienie wynalazku z koniecznością zobowiązania osób, którym wynalazek udostępniono, do zachowania poufności – w przeciwnym razie stwierdzając, iż doszło do ujawnienia wynalazku niweczącego nowość.

Niezależnie jednak od tego, czy jednostka naukowa podejmie decyzję o zgłoszeniu wynalazku, czy też nie – działaniem należytej staranności przy ujawnianiu tego typu rozwiązań potencjalnym kooperantom, jest zatem zawarcie z nimi umów o zachowaniu poufności – zobowiązujących do utrzymania przedmiotowego rozwiązania w tajemnicy.

Zobowiązanie do zachowania poufności można zawrzeć zarówno w wyodrębnionej umowie, jak i w formie klauzuli w umowie obejmującej szerszy aspekt współpracy. W ocenie autorów – należytą formą takiego zabezpieczenia powinno być zobowiązanie podmiotu, któremu przekazujemy poufne informacje, do zachowania ich w tajemnicy, co powinno obejmować również zobowiązanie do uzyskania stosownego zobowiązania ze strony pracowników i współpracowników tego podmiotu. Kolejnym krokiem w celu zabezpieczenia informacji może być wprowadzenie do umowy listy osób, które mieć będą dostęp do przekazywanych informacji poufnych.

Ponadto, w razie takiej możliwości (co powinno podlegać ocenie w konkretnych jednostkowych warunkach) zobowiązanie do zachowania poufności może również regulować sposoby zabezpieczenia informacji poufnych (w określonych przypadkach celowe może być wprowadzenie zasad przechowywania i kontroli dostępu do informacji poufnych).

Dla zabezpieczenia rzeczywistego wykonania zobowiązania do zachowania poufności zasadne może być rozbudowanie postanowień dotyczących tego zagadnienia o uprawnienie podmiotu przekazującego informacje poufne do przeprowadzenia kontroli przestrzegania tychże postanowień. W szczególności mowa jest tu o zapewnieniu w umowie możliwości weryfikacji zawartych przez podmiot uzyskujący informacje poufne umów z pracownikami i kooperantami, jak również weryfikacji fizycznych ograniczeń dostępu i sposobu korzystania z przekazywanych informacji.

Wreszcie zasadne jest wprowadzenie w umowie kary umownej z tytułu każdorazowego uchybienia zobowiązaniu do zachowania poufności. Wprowadzenie kar umownych do umowy upraszcza proces ewentualnego dochodzenia odszkodowania (w przypadku naruszenia postanowień umowy kreującego obowiązek zapłaty kary umownej, w sporze sądowym podmiot dochodzący zapłaty winien udowodnić, że doszło do naruszenia umowy oraz że w ten sposób doszło do wyrządzenia szkody; w braku kar umownych – dochodząc odszkodowania konieczne będzie również wykazanie wysokości szkody – co w odniesieniu do niestosowanego jeszcze rozwiązania będzie bardzo utrudnione o ile w ogóle możliwe).

Załączona poniżej umowa wraz z obszernymi komentarzami zawiera przykładowe klauzule, które mogą być uwzględnione w przypadku udostępnienia wypracowanego rozwiązania osobie trzeciej celem przeprowadzenia niezbędnych prób i testów. Zwrócono przede wszystkim uwagę na precyzyjne określenie czasu trwania umowy i korzystania z rozwiązania, zakresu jego wykorzystania oraz zakresu współpracy stron.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Bartosz Jóźwiak – Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners – specjalizuje się w prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawnej ochronie konkurencji i konsumentów. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia i otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Obrót krwią - nowe regulacje

Tworzenie rekombinowanych leków, analogicznych do tych pozyskiwanych z krwi ludzkiej, jest ciekawym kierunkiem rozwoju i...

więcej
Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny