Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują co prawda wyłączenie niektórych rodzajów takich porozumień spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (por. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję z dnia 30 lipca 2007 r., Dz.U. Nr 137, poz. 963), co nie zmienia jednak faktu, że w umowach mających za przedmiot komercjalizację wyników prac B + R pewne klauzule umowne nie powinny się znaleźć, ich stosowanie zaś naraża jednostkę na dotkliwe kary finansowe ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W umowach licencyjnych może w szczególności pojawić się pokusa narzucenia kontrahentowi określonych warunków finansowych dostarczania produktów lub świadczenia usług w oparciu o udostępnianą technologię. Pokusa ta jest szczególnie duża, gdy wysokość umówionych opłat licencyjnych jest uzależniona w jakiś sposób od obrotu osiąganego przez kontrahenta w związku z produkcją towarów lub świadczeniem usług w oparciu o komercjalizowaną technologię. Coraz częściej opłaty licencyjne są bowiem kalkulowane jako określony odsetek przychodów pozyskanych przez kontrahenta w związku z obrotem komercjalizowaną technologią, jak również zdarzają się umowy licencyjne przewidujące, że wynagrodzenie licencjodawcy będzie wzrastać o określoną kwotę, jeżeli przychody związane z obrotem komercjalizowaną technologią przekroczą określony w umowie próg kwotowy.

W takich przypadkach należy pamiętać, że narzucanie kontrahentowi cen produktów lub usług świadczonych w oparciu o komercjalizowaną technologię jest klasycznym przykładem porozumienia ograniczającego konkurencję i niemal zawsze – nawet gdy dane porozumienie co do zasady korzysta z wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję – jest niedozwolone. W umowach licencyjnych należy zatem unikać jakichkolwiek postanowień, które ograniczałyby kontrahenta w swobodzie kształtowania cen produktów wytwarzanych w oparciu o komercjalizowaną technologię, szczególnie poprzez wyznaczanie minimalnych lub stałych cen.

Ponadto, do innych klauzul umownych, których powinno sie unikać przy sporządzaniu umowy mającej za przedmiot transfer technologii pomiędzy sektorem nauki a biznesem, należy również zaliczyć:

1) klauzule ograniczające kontrahenta w produkcji lub sprzedaży towarów objętych porozumieniem lub ograniczające liczbę transakcji z wykorzystaniem licencjonowanej technologii;

2) klauzule ograniczające zdolność drugiej strony do prowadzenia działań w zakresie badań i rozwoju, chyba że jest to niezbędne do nieujawnienia licencjonowanego know-how osobom trzecim;

3) klauzule ograniczające terytorium lub klientów, na którym lub którym licencjobiorca może sprzedawać towary wytworzone z użyciem licencjonowanej technologii (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych przez przepisy);

4) klauzule zobowiązujące licencjobiorcę do udzielenia wyłącznej licencji licencjodawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez licencjodawcę na korzystanie z własnych usprawnień licencjonowanej technologii, które dają się wydzielić z licencjonowanej technologii lub z nowych zastosowań tej technologii, opracowanych przez licencjobiorcę;

5) klauzule zobowiązujące licencjobiorcę do przeniesienia, w całości lub w części, na licencjodawcę lub na osobę trzecią wskazaną przez licencjodawcę, praw do własnych usprawnień dających się wydzielić z licencjonowanej technologii lub do własnych nowych zastosowań tej technologii, opracowanych przez licencjobiorcę;

6) klauzule zobowiązujące licencjobiorcę do niekwestionowania ważności praw własności intelektualnej przysługujących licencjodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez uszczerbku dla prawa do wypowiedzenia porozumienia o transferze technologii w przypadku kwestionowania przez licencjobiorcę ważności jednego lub więcej licencjonowanych praw własności intelektualnej;

7) klauzule ograniczające swobodę licencjobiorcy do używania jego własnej technologii.

Zakres zakazu umieszczania klauzul umownych zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do wywołania któregoś z powyższych skutków jest uzależniony od tego, czy w danych warunkach jednostka naukowa oraz jej kontrahent mogą być uznani za przedsiębiorców będących konkurentami, za przedsiębiorców niebędących konkurentami, czy też w danych okolicznościach ich relacje nie będą dały się zakwalifikować do któregoś z tych układów. Zakres zakazu umieszczania klauzul ograniczających konkurencję jest najszerszy w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi konkurentami, najwęższy zaś – w ostatniej z przedstawionych konfiguracji.

Aktualne rozporządzenie z 30 lipca 2007 r. obowiązuje do 30 kwietnia 2015  r.; po tej dacie utraci ono moc obowiązującą i w jego miejsce zostaną zapewne uchwalone nowe przepisy regulujące te zagadnienia.

Autor: Mec. Lidia Szczęsna
Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło