Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Do ulepszenia rozwiązania konieczna zgoda uprawnionego z wcześniejszego patentu

Do ulepszenia rozwiązania konieczna zgoda uprawnionego z wcześniejszego patentu

Własność intelektualna obejmuje nie tylko różnego rodzaju rozwiązania techniczne mające postać wynalazków, ale również rozwiązania mające postać wzorów użytkowych (wpływających na zwiększenie użyteczności istniejących przedmiotów) lub wzorów przemysłowych (wpływających na estetykę czy też atrakcyjność określonych produktów). W pewnych sytuacjach może dojść do „krzyżowania się” uprawnień do zarejestrowanego wynalazku z nowym wynalazkiem opracowanym na bazie wynalazku istniejącego (tzw. patent zależny) lub z nowo stworzonym wzorem (tzw. wzór zależny). Ustawa – Prawo własności przemysłowej przewiduje zresztą wprost możliwość występowania patentów zależnych oraz wzorów użytkowych zależnych, więc nie jest to sytuacja zupełnie abstrakcyjna. Zależność nowego patentu lub wzoru od wcześniejszego rozwiązania dotyczy sytuacji, w której nowo opracowany wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy nie może być wykorzystywany bez wkroczenia w sferę uprawnień posiadacza wcześniej zarejestrowanego patentu.

Powstaje zatem pytanie, na jakich zasadach ułożyć współpracę podmiotu chcącego zmodyfikować istniejące rozwiązanie, np. w celu zwiększenia jego użyteczności lub atrakcyjności poprzez stworzenie nowego wzoru użytkowego/przemysłowego, z podmiotem uprawnionym z wcześniejszego patentu. Pytanie to jest tym bardziej aktualne, że w chwili obecnej istnieje możliwość skorzystania z różnych konkursów, umożliwiających (w szczególności przedsiębiorcom z sektora MŚP) uzyskanie dofinansowania na ulepszenie istniejących rozwiązań (np. projekty określane jako bon na innowacje). Zasady obowiązujące w tych konkursach zazwyczaj nie nakładają na aplikującego do konkursu obowiązku legitymowania się własnością rozwiązania, którego ulepszenie ma powstać w ramach projektu – wystarczający jest jedynie odpowiedni tytuł prawny do korzystania z rozwiązania. Należy jednak pamiętać o zweryfikowaniu tego zagadnienia przed każdorazowym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W takiej sytuacji konieczna jest dobra współpraca pomiędzy podmiotem uprawnionym do patentu wcześniejszego a podmiotem zamierzającym dokonać jego ulepszenia. Jest to ważne już na etapie ubiegania się o dofinansowanie, ale jeszcze ważniejsze na etapie wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w oparciu o ulepszony wynalazek. Uprawniony z wynalazku nabywa bowiem prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może zakazać podmiotom, niemającym skutecznego wobec niego tytułu prawnego, wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w oparciu o jego wynalazek, nawet jeżeli zostały one przez ten podmiot udoskonalone.

Z punktu widzenia podmiotu zamierzającego uzyskać zgodę uprawnionego z wcześniejszego patentu kluczowe jest podpisanie z tym uprawnionym umowy, zawierającej zgodę uprawnionego z patentu na korzystanie z wynalazku w pożądanym zakresie. Nazwa tej umowy będzie miała jednak drugorzędne znaczenie – o charakterze umowy łączącej strony stosunku zobowiązaniowego świadczy bowiem nie jej nazwa, a rzeczywista treść dokumentu umowy. Aby określić, z jaką umową mamy do czynienia, należy wziąć pod uwagę cel, w jakim została ona zawarta, oraz zgodny zamiar stron, a nie jej nazwę.

Z punktu widzenia podmiotu zamierzającego ulepszyć cudzy patent kluczowe jest zatem zawarcie w umowie postanowień o udzieleniu licencji do korzystania z ulepszanego wynalazku (art. 76 i nast. ustawy – Prawo własności przemysłowej). W tej części umowa powinna zawierać elementy istotne dla umów licencyjnych, jednak również tu należy pamiętać, że podobnie jak zawieranie innych tego rodzaju kontraktów, zawieranie umów licencyjnych podlega zasadzie swobody umów (art. 353 KC), co oznacza, że strony umowy mają niemal pełną swobodę kształtowania poszczególnych jej zapisów, mając na uwadze jedynie obowiązek zachowania formy i elementów określonych przepisami prawa. Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie zawiera postanowień określających szczegółowo treść umowy licencyjnej, wskazując jedynie na wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku licencji wyłącznej (art. 76 ust. 1 PWP), a o taką udoskonalający cudzy wynalazek powinien zabiegać, gdyż umowa licencyjna wyłączna zobowiązuje licencjodawcę, tj. uprawnionego do wcześniejszego patentu, do nieudzielania licencji innym niż kontrahent osobom w danym zakresie.

Do typowych postanowień licencyjnych, których uwzględnienie w umowie trzeba rozważyć, należy zaliczyć [1]:

1) udzielenie upoważnienia do korzystania z wynalazku, wraz ze wskazaniem zakresu upoważnienia czasowego, terytorialnego oraz przedmiotowego (w omawianym przypadku należy pamiętać w szczególności o upoważnieniu do korzystania w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zmierzającego do ulepszenia rozwiązania, realizacji umowy o dofinansowanie oraz do wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w oparciu o wynalazek);

2) przekazanie odpisów dokumentu patentowego i innych niezbędnych informacji;

3) postanowienia o wyłączności;

4) postanowienia o ograniczeniach licencji;

5) określenie odpłatności lub nieodpłatności (w omawianym przypadku dobrym rozwiązaniem wydaje się ustalenie wynagrodzenia jako określony procent od pożytków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w oparciu o wynalazek);

6) okres obowiązywania licencji (licencja może być udzielona na czas określony lub nieokreślony; w omawianym przypadku należy postulować zawarcie umowy na odpowiednio długi czas określony, umożliwiający realizację projektu, zachowanie jego trwałości oraz zwrot nakładów poniesionych na udoskonalenie rozwiązania; umowy zawarte na czas określony mogą być bowiem wypowiedziane tylko z przyczyn wskazanych w ich treści, podczas gdy umowy zawarte na czas nieokreślony mogą być wypowiedziane w każdym czasie);

7) zobowiązanie licencjobiorcy do stosowania chronionego rozwiązania;

8) zobowiązanie do informowania licencjodawcy o przypadkach naruszenia patentu;

9) postanowienia o udzieleniu zgody na udzielenie sublicencji;

10)  zobowiązanie licencjodawcy do przekazania na rzecz licencjobiorcy dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku;

11)  zobowiązanie licencjodawcy do przeprowadzenia szkolenia personelu licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do stosowania rozwiązania według wynalazku;

12)  zobowiązanie licencjodawcy do podejmowania wszelkich działań mających na celu utrzymanie ochrony patentowej, dokonywania nakładów na zachowanie patentu i do ponoszenia innych ciężarów związanych z patentem na wynalazek, do których w szczególności należy zaliczyć opłaty okresowe wymagane do przedłużenia ochrony wynalazku, a także roszczenia twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku;

13)  postanowienia o współpracy dla rozwoju wynalazku;

14)  klauzule dotyczące zachowania w poufności zarówno samej treści umowy, jak i licencjonowanego rozwiązania, w tym także po zakończeniu współpracy;

15)  uregulowanie zasad odpowiedzialności za wady rozwiązania będącego przedmiotem licencji.

Umowa może zawierać również inne postanowienia, które będą miały służyć realizacji jej celu, np. postanowienia o udzieleniu podmiotowi uprawnionemu z wcześniejszego patentu licencji wzajemnej do korzystania ze wzoru zależnego. Przy konstruowaniu umowy należy jednak pamiętać, że niektóre klauzule mogą być zakazane na mocy przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Po realizacji projektu dokonujący opracowania cudzego patentu powinien pamiętać o zarejestrowaniu swojego rozwiązania, w zależności od jego charakteru, jako wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki do udzielenia ochrony takiego rozwiązania jako odpowiednio wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, to ochrona taka będzie z pewnością udzielona.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w projektach dofinansowanych ze środków publicznych istnieje niejednokrotnie możliwość realizacji projektów w partnerstwach, gdzie beneficjentem jest więcej niż jeden podmiot. Każdorazowo należy jednak sprawdzić, czy w danym projekcie taka możliwość występuje, ponieważ nie jest to regułą. Wówczas zasady współpracy stron mogłyby być uregulowane w umowie partnerskiej, niemniej jednak zawsze trzon takiego porozumienia powinny stanowić postanowienia o charakterze licencyjnym. W omawianym przypadku umowa partnerska, niezależnie od jej dopuszczalności w danym projekcie, nie wydaje się jednak dobrym rozwiązaniem. Partnerstwo zakłada bowiem podział zadań i udział w realizacji projektu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. W niniejszej sprawie udział uprawnionego z wcześniejszego patentu byłby zaś raczej bierny i służyłby tylko do wyrażenia zgody do dokonania opracowania jego wynalazku w celu powstania wzoru użytkowego lub przemysłowego, ewentualnie zgody na jego dalszą eksploatację.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Jest on prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.


[1] Opracowano na podstawie P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis, komentarz do art. 76 PWP.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło