Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dzierżawa własności intelektualnej sposobem na jej komercjalizację

Dzierżawa własności intelektualnej sposobem na jej komercjalizację

Komercjalizacja wyników badań naukowych oraz technologii polega na wprowadzaniu ich do świata biznesu z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów prawnych. W przypadku wyników badań naukowych, objętych prawem autorskim lub prawami własności przemysłowej, transfer ten polega najczęściej na definitywnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych z twórcy na nabywcę będącego przedsiębiorcą lub na udzielaniu licencji na korzystanie z wyników badań na zasadach przewidzianych w umowie licencyjnej. Nie ma jednak żadnych szczególnych przeszkód, żeby przy transferze wyników badań naukowych posłużyć się innymi umowami, np. umową dzierżawy majątkowych praw autorskich lub umową o ustanowienie użytkowania na majątkowych prawach autorskich.

W przypadku, gdy jednostka naukowa rozważa udostępnienie praw własności intelektualnej innym podmiotom bez zamiaru pozbycia się ich własności w danym momencie, warto rozważyć zawarcie umowy dzierżawy tych praw zamiast umowy licencyjnej. Umowa dzierżawy praw własności intelektualnej jest w wielu miejscach podobna do umowy licencyjnej, niemniej jednak może charakteryzować się cechami, które będą świadczyć o jej przewadze nad licencyjnym sposobem udostępnienia wyników badań naukowych. Umowa dzierżawy jest umową, na podstawie której  wydzierżawiający (w tym przypadku posiadacz praw własności intelektualnej) zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W powszechnym rozumieniu umowa dzierżawy służy obrotowi nieruchomościami, niemniej jednak jej przedmiotem mogą być także zbywalne prawa, którymi bez wątpienia są autorskie prawa majątkowe lub prawa z patentów. Warunkiem powstania możliwości posłużenia się umową dzierżawy dla celów transferu wyników badań naukowych jest jednak to, żeby pola eksploatacji, na których prawa są przekazywane, mogły przynosić dochody korzystającemu, np. w postaci opłat za dalsze ich udostępnianie czy opłat za ich publiczne emitowanie lub wystawianie. W przypadku, gdy przekazywane prawa nie mogą bezpośrednio przynosić dochodów osobie korzystającej, wówczas możliwe będzie zawarcie co najwyżej zwykłej umowy licencyjnej. Podobieństwa pomiędzy umową dzierżawy praw własności intelektualnej a ich licencją mogą być następujące:

  • umowa dzierżawy, podobnie jak umowa licencji powinna wymieniać przynajmniej jedno pole eksploatacji, na którym dzierżawca będzie mógł korzystać z wyników badań naukowych objętych przepisami o prawie autorskim. Nie jest możliwe wydzierżawienie całości uprawnień bez określenia, w jakim  zakresie dzierżawca może korzystać z uzyskanych praw. Co więcej, przynajmniej jedno pole eksploatacji musi dawać możliwość pobierania pożytków.
  • umowa dzierżawy wyników badań naukowych, podobnie jak umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w dowolnej formie, ponieważ forma pisemna pod rygorem nieważności dotyczy tylko umowy licencji wyłącznej. W przypadku rozwiązań będących przedmiotem patentu umowa licencji musi być zawsze zawarta w formie pisemnej;
  • każda z umów może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony;
  • w przypadku obu umów wymagana jest zgoda wydzierżawiającego/licencjodawcy na dalsze udostępnienie przedmiotu umowy osobom trzecim.

Skoro jest tyle podobieństw pomiędzy umową dzierżawy praw własności intelektualnej a ich licencją, to jakie w takim razie są różnice pomiędzy tymi umowami przemawiające na korzyść umowy dzierżawy? Dzierżawa może być bardziej korzystna dla obu jej stron, gdyż nie ogranicza ona wydzierżawiającego w możliwości definitywnego zbycia dzierżawionych praw innemu podmiotowi.

Według niektórych przedstawicieli doktryny, przeniesienie praw własności intelektualnej objętych prawem autorskim po zawarciu umowy licencji skutkuje bowiem jej wygaśnięciem (kwestia ta jest jednak sporna i nie została do chwili obecnej rozstrzygnięta w orzecznictwie), a z pewnością może komplikować położenie licencjobiorcy. Jeżeli przyjmiemy, że w takiej sytuacji licencja wygasa, wówczas licencjodawca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem licencjobiorcy. Dlatego też, wskazane byłoby uregulowanie skutków przeniesienia praw autorskich zarówno w umowie licencyjnej, jak i w umowie przenoszącej własność praw autorskich. Skutki te z pewnością nie nastąpią zaś w przypadku zawarcia umowy dzierżawy, o ile została ona zawarta na czas oznaczony i z tzw. datą pewną (np. z podpisami poświadczonymi notarialnie). Z powyższego wynika, że po spełnieniu pewnych warunków, zmiany po stronie wydzierżawiającego nie muszą mieć żadnego wpływu na istnienie umowy dzierżawy nawet przez okres 30 lat (por. także B. Bałyga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje. Transformacje prawa prywatnego 2/2008, s. 17). Powyższe rozważania mają przede wszystkim znaczenie w przypadku wyników badań objętych prawami autorskimi. Licencje dotyczące rozwiązań objętych patentem są bowiem skuteczne wobec każdoczesnego właściciela praw własności przemysłowej do opatentowanego rozwiązania. W tym przypadku nie ma więc większego znaczenia, czy przez kontrahentów zostanie wybrana umowa licencyjna, czy umowa dzierżawy.

Jednostka naukowa, która transferuje wyniki badań naukowych do biznesu wykorzystując umowy licencyjne, powinna z pewnością mieć na uwadze powyższe zasady. Rozważenie bardziej korzystnej formy tego transferu będzie bowiem szczególnie istotne, jeżeli jednostka zamierza licencjonowane prawa zbyć w przyszłości w sposób definitywny. Ponadto, zasady te warto mieć na uwadze również w przypadku zamiaru umownego skorzystania przez jednostkę naukową z cudzych praw własności intelektualnej, a nie tylko w sytuacji, w której jednostka udostępnia efekty własnych prac.

www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło