Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Dwie nowele ustawy Prawo Własności Przemysłowej, które weszły w życie odpowiednio 1 grudnia 2015 roku oraz 15 kwietnia 2016 roku, w diametralny sposób zmieniły sytuację osób zainteresowanych uzyskaniem praw własności intelektualnej. Zmiany, które w założeniu mają przyspieszyć i uprościć procesy związane z uzyskaniem ochrony poszczególnych praw, w znacznym stopniu przenoszą ciężar czuwania nad ich ochroną na właścicieli dotychczasowych praw. Wskutek dwóch nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla bezpiecznego prowadzenia portfolio praw koniecznym stało się podejmowanie samodzielnej inicjatywy (np. prowadzenie monitoringu znaków towarowych). Ci, którzy przez swoją nieuwagę o tym zapomną, mogą narazić swoją działalność na znaczne straty. Co zatem trzeba zrobić, aby odnaleźć się w systemie pod rządami znowelizowanej ustawy Prawo Własności Przemysłowej?

I. Czy zawsze powinniśmy chronić? – uwagi wstępne

Załóżmy, że lokalny przedsiębiorca zajmujący się produkcją foteli ortopedycznych po latach badań i prób, opracował rozwiązanie techniczne, które przyniosło niespotykaną dotąd ulgę osobom cierpiącym na schorzenia pleców. Od tej pory we wszystkich produktach jego przedsiębiorstwa miało znaleźć się rozwiązanie pomagające utrzymać zdrową pozycję podczas długich godzin pracy. Przedsiębiorca uznał, że przełomowe dla jego przedsiębiorstwa rozwiązanie stanowi wynalazek, który może zostać opatentowany. Przedsiębiorca postanowił, zatem przeanalizować szanse powodzenia tego przedsięwzięcia.

Przede wszystkim przedsiębiorca musi sprawdzić możliwości uzyskania ochrony jego wynalazku – czy rozwiązanie będzie podlegać opatentowaniu? Czy rynek może być zainteresowany takim wynalazkiem? Czy opłaca się inwestować w ochronę patentową, ale ujawnić szczegóły rozwiązania, czy jednak korzystać z pozycji rynkowej, jaką zdobywa pierwszy gracz wchodzący na rynek z danym rozwiązaniem? Jak długo to rozwiązanie utrzyma się na rynku, przy galopującym postępie technologicznym? Są to podstawowe pytania, jakie powinien sobie zadać każdy przedsiębiorca przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do ochrony jej pomysłu.

II. Ochrona rozwiązania

Świadomy tego, że konkurencja może szybko skopiować wynalazek, przedsiębiorca zdecydował się uzyskać ochronę patentową. Niestety tuż przed planowanym zgłoszeniem jeden z byłych pracowników ujawnił w prasie branżowej to rozwiązanie. Przedsiębiorca pamiętał jednak o zawieraniu, w każdej umowie dotyczącej prowadzenia jego działalności klauzuli poufności. Także w umowie zawartej przez jego przedsiębiorstwo i byłego pracownika występowało zobowiązanie do zachowania poufności na temat informacji pozyskanych w trakcie współpracy, a także do nieujawniania ich po jej zakończeniu, niezależnie od ograniczeń wynikających z prawa nieuczciwej konkurencji. W tych okolicznościach przedsiębiorca postanowił skorzystać z nowego rozwiązania w polskim porządku prawnym tj. z tak zwanej „ulgi w nowości”, konstrukcji prawnej umożliwiającej zarejestrowanie wynalazku i uzyskanie na niego patentu, jeśli wynalazek ten utracił, co do zasady jedną z przesłanek zdolności patentowej w postaci przymiotu nowości. Eksperci Urzędu Patentowego rozpatrujący zgłoszenie przedsiębiorcy po przeanalizowaniu stanu faktycznego jego sprawy stwierdzili, że pomimo tego, iż wynalazek przedsiębiorcy został w nieuczciwy sposób ujawniony, to jednak zasługuje na przyznanie mu ochrony patentowej ze względu na to, że doszło do tego wskutek oczywistego nadużycia byłego pracownika.

III. Ochrona produktu przed wprowadzeniem na rynek

Niezależnie od ochrony rozwiązania technicznego zastosowanego w budowie fotela, przedsiębiorca zaczął rozważać jak zapewnić ochronę wyglądu zewnętrznego swojego produktu. Przedsiębiorca doskonale wiedział, że konsumenci cenią sobie oprócz funkcjonalności również wygląd, dlatego też po opracowywaniu projektu stwierdził, że wystąpi o ochronę powstałego w ten sposób wzoru przemysłowego. Całościowy wygląd fotela nosił, bowiem znamiona indywidualności, dodatkowo jego wygląd stanowił nowość na rynku, różniąc się w sposób znaczny od modeli wcześniej na nim dostępnych, co przykuwało uwagę konsumentów. Efekt indywidualności przedsiębiorcy udało się uzyskać poprzez specyficzny kształt fotela oraz usytuowanie niestosowanych dotąd żłobień na siedzisku, które dopasowują się idealnie do pleców siedzącego. Ponadto przedsiębiorca po wstępnym badaniu rynku wiedział, że indywidulany wygląd fotela może powodować, iż jego projekt może stanowić również utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Przedsiębiorca chciał w ten sposób skorzystać z możliwości oferowanych obecnie przez ustawę Prawo Własności Przemysłowej, która zapewnia prawno-autorską ochronę wzoru przemysłowego po wygaśnięciu prawa z jego rejestracji (po upływie 25 lat). Wzór przedsiębiorcy będzie chroniony na podstawie prawa autorskiego jeszcze przez 70 lat po śmierci jego twórcy. Konkurencyjni przedsiębiorcy nie będą, zatem mogli skorzystać z wzoru pomimo tego, że ochrona prawa ze wzoru przemysłowego już wygasła.

Przedsiębiorca zachęcony znacznym zainteresowaniem jego towarem oraz posiadając już ochronę rozwiązań technicznych zastosowanych w swoim fotelu, jak również cech indywidualnych jego wyglądu, postanowił zarejestrować oznaczenie, którym będzie oznaczał swoje towary tj. uzyskać prawo ochronne na znak towarowy. Zgłoszenia postanowił dokonać w polskim urzędzie patentowym po 15 kwietnia 2016 roku. Przedsiębiorca był świadomy tego, że w Polsce w tym czasie zaczął już obowiązywać nowy system tzw. „sprzeciwowy”. Urząd Patentowy rozpatrując jego zgłoszenie badał jedynie bezwzględne przesłanki udzielenia ochrony tj. decydujące przede wszystkim o możliwości kwalifikowania oznaczenia jako znak towarowy, a następnie poinformował przedsiębiorcę o znakach, które mogą być kolizyjne w stosunku do jego znaku. Żaden z właścicieli takich znaków nie oponował przed rejestracją nowego znaku. Urząd Patentowy zatem uznał, że nie ma przeszkód do jego zarejestrowania.

IV. Ochrona produktu po wprowadzeniu na rynek

Po zabezpieczeniu swych praw do rozwiązania technicznego, wyglądu fotela oraz znaku towarowego przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż towarów. Na etapie dystrybucji towarów, przedsiębiorca skupia się głównie na śledzeniu rynku pod względem pojawiania się produktów podrobionych. Prowadzi również regularny monitoring zgłoszeń znaków, które mogą być kolizyjne w stosunku do jego zarejestrowanego oznaczenia.

Taki obowiązek przedsiębiorcy wynika bowiem ze zmiany systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Po 15 kwietnia 2016 roku Urząd Patentowy przesyła zgłaszającemu znak towarowy informację o wcześniejszych identycznych lub podobnych znakach towarowych przeznaczonych dla takich samych lub podobnych towarów i usług. Urząd Patentowy nie informuje natomiast uprawnionych z praw wcześniejszych o możliwości kolizyjności nowych znaków towarowych w stosunku do ich oznaczeń. To na uprawnionym ciąży obowiązek monitoringu i obrony praw wynikających z udzielonego mu prawa ochronnego w drodze sprzeciwu – zgłaszanego w ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego. Nakłada to na przedsiębiorcę dodatkowy obowiązek i wiąże się z ponoszeniem kosztów postępowania w sprawie ewentualnego sprzeciwu.

V. Ułatwienia przy korzystaniu z praw własności intelektualnej w obrocie

Wraz ze wzrostem zainteresowania towarem przedsiębiorcy, postanowił on założyć nowe przedsiębiorstwo, które zajmie się dystrybucją foteli na terenie Polski. Korzystając z ugruntowanej pozycji na rynku i związanych z tym pozytywnych skojarzeń konsumentów uznał, że najkorzystniej byłoby gdyby spółka korzystała z tego samego wyrażonego graficznie znaku. Przedsiębiorca postanowił umieścić w znaku towarowym nowej spółki nieznaczne zmiany wskazujące na to, że zajmuje się ona wyłącznie dystrybucją foteli. Przedsiębiorca wie, że przed nowelizacją, która weszła w życie 1 grudnia 2015 roku, powstawały na tym gruncie znaczne komplikacje dla zgłaszających, również w przypadkach, w których w uprawnionym do „kolizyjnego” znaku towarowego, była inna spółka w grupie kapitałowej. W rezultacie mogło to wiązać się z odmową udzielenia przez Urząd Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy. Komplikacje te odpadły najpierw po wprowadzeniu do prawa tzw. „listu zgody”. Uprawniony do wcześniejszego (stojącego w kolizji) oznaczenia może tym samym zezwolić zgłaszającemu późniejszy znak na rejestrację. Następnie problemy te straciły na znaczeniu po wprowadzeniu opisanego powyżej systemu „sprzeciwowego”.

Marek Trojnarski, Counsel

Witold Masionek, Junior Associate

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło