Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Jak skutecznie komercjalizować?

Jak skutecznie komercjalizować?

1. Komercjalizować czy nie?

Załóżmy, że pewien naukowiec w ramach stosunku pracy w laboratorium uniwersyteckim wynalazł nową substancję – lek pomagający w leczeniu jednej z ciężkich chorób zakaźnych. Po zgłoszeniu wynalezionego leku do przełożonych zauważył jednak, że po stronie uczelni brak jest jakiejkolwiek woli komercjalizacji i wdrożenia jego pomysłu. Niemniej, biorąc po uwagę, że substancja ta stanowi wynalazek, który może zostać opatentowany, oraz będąc świadomym nowej możliwości odkupienia praw do niego od uczelni, naukowiec przystępuje do analizy szans powodzenia.

Przede wszystkim dokonuje wstępnej oceny możliwości ochrony i komercjalizacji substancji, odpowiadając sobie na pytania: Czy substancja będzie podlegać opatentowaniu? Czy przedsiębiorcy z branży medycznej i farmaceutycznej mogą być zainteresowani takim wynalazkiem? Czy istnieją inne konkurencyjne metody leczenia choroby, które mogą sprawić, że komercjalizacja tego konkretnego leku może okazać się nieopłacalna?

Komercjalizacja może okazać się bardzo kosztowna, dlatego też są to podstawowe pytania, jakie powinna sobie zadać każda osoba przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do komercjalizacji jej pomysłu. Lepiej więc ograniczyć koszty i wydatki na nią poniesione już na początku drogi, jeśli miałaby ona okazać się nadmiernie utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Po przeprowadzeniu analizy i podjęciu pozytywnej decyzji co do komercjalizacji leku naukowiec podpisuje umowę z uczelnią przenoszącą na niego wszelkie prawa do wynalazku. W obecnym stanie prawnym uczelnia jest do tego zobligowana, jeśli sama nie podejmie decyzji o komercjalizacji wynalazku albo po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu od chwili zgłoszenia jej wynalazku przez naukowca. Maksymalne wynagrodzenie uczelni z tytułu przeniesienia powyższych praw nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili zawarcia przez strony umowy.

2. Ochrona rozwiązania

Posiadając już powyższe prawa do wynalazku, przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do jego komercjalizacji, naukowiec postanawia zgłosić go w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania na niego patentu (ewentualnie w Europejskim Urzędzie Patentowym, bezpośrednio lub za pośrednictwem polskiego urzędu). W tym celu korzysta z pomocy rzecznika patentowego oraz wnosi wszelkie potrzebne opłaty z tytułu zgłoszenia. Wstępne środki na te wydatki zarezerwował sobie już na wcześniejszym etapie. Przed zgłoszeniem nie ujawnia jakichkolwiek informacji dotyczących wynalazku osobom trzecim, bo mogłoby to w efekcie doprowadzić do utraty przez wynalazek cechy „nowości”, a co za tym idzie do niemożliwości jego opatentowania. Gdy jednak istnieje taka potrzeba, ujawnia jak najmniej informacji osobom trzecim i zawsze podpisuje z nimi porozumienia o zachowaniu informacji dotyczących wynalazku w poufności (tzw. non-disclosure agreement/NDA).

Po zgłoszeniu wynalazku w Urzędzie Patentowym RP naukowiec ma 12 miesięcy na zgłoszenie go do opatentowania za granicą, w 176 krajach, sygnatariuszach Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Rosji). To daje mu czas na poszukiwanie środków w celu pokrycia (relatywnie sporych) kosztów zgłoszenia wynalazku do ochrony w innych krajach, obejmujących nie tylko opłaty urzędowe związane z samym zgłoszeniem wynalazku w poszczególnych krajowych urzędach patentowych, ale również koszty obsługi prawnej i odpowiednich tłumaczeń.

3. Zabezpieczenie finansowania

Następnym zadaniem stojącym przed naukowcem jest uzyskanie dalszych środków na finansowanie ochrony patentowej substancji za granicą i na wydatki związane z przyszłymi opłatami w urzędach patentowych, np. za przedłużenie ochrony wynalazku, oraz – najważniejsze – poszukiwanie partnerów w celu przeprowadzenia komercjalizacji wynalazku i wprowadzenie go na rynek w postaci gotowego produktu. Rzadko bowiem się zdarza, że samodzielny naukowiec ma wystarczające środki i infrastrukturę potrzebną do poniesienia tak dużych kosztów, czy też odpowiednią zdolność kredytową. Tutaj z pomocą przychodzą różne programy finansujące innowacje oraz świat biznesu.

Obecnie realizowanych jest wiele programów wspierających zgłoszenia wynalazków i innych przedmiotów praw własności przemysłowej do krajowego lub zagranicznych urzędów patentowych. Wśród nich należy wskazać przede wszystkim program PATENT PLUS realizowany przez NCBiR oraz programy organizowane przez uczelnie dla własnych pracowników naukowych (m.in. „Inkubator Innowacyjności”). Warto, żeby pracownik naukowy o nich pamiętał i sprawdził, jakie obowiązują w ich ramach zasady przyznawania dofinansowania jeszcze przed dokonaniem jakichkolwiek zgłoszeń wynalazku do uzyskania ochrony patentowej (aby być pewnym, że wybrana przez naukowca droga i sposób dokonywania zgłoszeń spełnia ich wszystkie warunki).

W zakresie uzyskania środków na komercjalizację wynalazku naukowiec może uczestniczyć w wielu programach dofinansowujących komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym ze środków europejskich (dystrybuowanych m.in. przez PARP) i krajowych. Wymaga to jednak od niego uprzedniego przygotowania konkretnego planu biznesowego, harmonogramu i ścieżki komercjalizacji. Już na tym etapie pracownik naukowy powinien mieć po ręką wstępną koncepcję, w tym przewidywany sposób, komercjalizacji wynalezionego leku. Z możliwych rozwiązań naukowiec może przede wszystkim sprzedać do niego prawa podmiotowi trzeciemu, udzielić odpowiedniej licencji, może też wnieść prawa do spółki stworzonej wraz z partnerem biznesowym. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, że świat biznesu operuje innym językiem niż świat nauki, tj. językiem liczb i ekonomii.

W związku z tym, naukowiec przystępuje do szukania kontaktów biznesowych i źródeł finansowania projektu.

4. Współpraca z biznesem

Ze względu na brak wcześniejszych doświadczeń we współpracy z biznesem, naukowiec kontaktuje się wpierw z uczelniami, podmiotami publicznymi i stowarzyszeniami, zajmującymi się sprawami komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, lub też z wyspecjalizowanymi osobami lub podmiotami prywatnymi obecnymi dziś na rynku, zajmującymi się szukaniem odpowiednich partnerów biznesowych oraz programów finansowania, czyli z tzw. brokerami technologii.

W kontaktach ze światem biznesu z jednej strony potrzebne jest zaufanie, z drugiej zaś naukowcowi zawsze powinna przyświecać zasada ograniczonego zaufania. Dlatego też przed ujawnieniem jakichkolwiek szczegółowych informacji i know-how w rozmowach z partnerami biznesowymi naukowiec uzyskuje od swoich rozmówców pisemne zobowiązanie do zachowania poufności, aby w jak najszerszy sposób chronić się przed bezprawnym wykorzystaniem jego pomysłu, w tym jakiejkolwiek wiedzy z nim związanej.

Wybór sposobu komercjalizacji zawsze zależy od konkretnej sytuacji, jednak naukowiec powinien pamiętać, że o ile sprzedaż praw do wynalazku da jemu jednorazowy (czasem pokaźny) zysk, o tyle okresowe opłaty licencyjne (tym bardziej wyliczane w stosunku do zysków, np. ze sprzedaży leku) lub podział zysku generowanego przez spółkę utworzoną w celu komercjalizacji, w której naukowiec jest wspólnikiem, mogą przynieść jemu o wiele większy i długofalowy zysk. Dwa ostatnie sposoby rozliczeń są dla naukowca zwykle korzystniejsze, tym bardziej, jeśli produkt inkorporujący wynalazek odniesie na rynku sukces. Negocjując zasady współpracy, naukowiec zabezpiecza się również, aby w ramach partnerstwa z przedsiębiorcą miał realny wpływ na sposób i zasady komercjalizacji swojego wynalazku i nie pozwala na wykluczenie siebie z najważniejszych procesów decyzyjnych. Naukowiec bowiem ma najlepszą wiedzę na temat wynalazku i chce mieć kontrolę nad wykorzystaniem swego pomysłu.

Wszelkie konkluzje negocjacji i zasady współpracy strony zawierają w pisemnym porozumieniu dotyczącym komercjalizacji wynalazku.

5. Wejście na rynek

Po podpisaniu umowy w zakresie komercjalizacji wynalazku i zdobyciu finansowania przez strony, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów leku, uzyskanie zgód/zezwoleń na wprowadzenie go na rynek (w tym na rynki zagraniczne), udoskonalenie, uruchomienie produkcji, działania promocyjne, poszukiwanie dystrybutorów i w końcu wprowadzenie leku na rynek.

Na końcowym etapie komercjalizacji udział naukowca jest bardziej ograniczony, a do działania wkracza przedsiębiorca mający doświadczenie w tym zakresie. Jednakże już wcześniej w umowie z przedsiębiorcą naukowiec zabezpieczył swój udział i realny wpływ na komercjalizację stworzonego przez siebie wynalazku. Nadal ma on zatem wpływ na losy swojego pomysłu, a co więcej może czerpać zyski z jego komercjalizacji, prowadzić badania nad ulepszeniem rozwiązania czy też inne prace badawczo-rozwojowe, wykorzystując środki zdobyte w wyniku komercjalizacji wynalezionego przez siebie leku.

Źródło: DENTONS

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji...

więcej
Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Aby relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny