Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Co do zasady, ochrona nowych rozwiązań technicznych jest możliwa na podstawie prawa własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa). Ponadto, aby zapewnić, że informacje istotne dla opracowanego rozwiązania nie zostaną ujawnione do wiadomości publicznej w trakcie procesu komercjalizacji IP (np. w wyniku negocjacji z potencjalnym partnerem biznesowym), warto pamiętać o zawarciu umowy o zachowaniu poufności. Ważne jest aby wraz z podjęciem decyzji na etapie przemyśleń o komercjalizacji IP przeanalizować potencjał komercyjny wynalazku.

Jeżeli wskazane w pytaniu rozwiązanie można uznać za wynalazek, to będzie możliwe objęcie go ochroną poprzez uzyskanie patentu. Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które:

  • są nowe, czyli nie są częścią stanu techniki (nie zostały udostępnione do wiadomości powszechnej);
  • posiadają poziom wynalazczy, tj. nie wynikają dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki
    oraz
  • nadają się do przemysłowego stosowania, czyli jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Należy pamiętać, że za wynalazki nie mogą zostać uznane:

  • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
  • wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
  • plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry;
  • wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programy do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji.

Uzyskanie patentu daje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Dokonując zgłoszenia wynalazku dotyczącego budowy pocisku, należy pamiętać o możliwości uznania go za wynalazek tajny, czego skutkiem będzie przejście prawa do uzyskania patentu na ten wynalazek na Skarb Państwa za odszkodowaniem [1].

Zalety: uzyskujemy monopol na używanie wynalazku w państwach, w których została uzyskana ochrona patentowa (w Polsce 20 lat od daty zgłoszenia).

Wady: koszty związane z uzyskaniem ochrony, konieczność ujawnienia istoty wynalazku w zastrzeżeniach patentowych, możliwość przejęcia wynalazku przez Skarb Państwa.

Jeżeli wskazane w pytaniu rozwiązanie nie będzie posiadało wystarczającego poziomu innowacyjności, by uzyskać na nie patent, należy rozważyć możliwość otrzymania ochrony na podstawie przepisów o wzorach użytkowych.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Przy czym przyjmuje się, że dane rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne, które daje uprawnionemu prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Dokonując zgłoszenia rozwiązania dotyczącego kształtu czy budowy  należy mieć na uwadze, że tak jak w przypadku wynalazków, rozwiązanie takie może być uznane za tajne i w konsekwencji przejęte na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem.

Zalety: uzyskujemy 10 lat monopolu na używanie rozwiązania.

Wady: koszty związane z uzyskaniem ochrony, konieczność ujawnienia istoty rozwiązania w zastrzeżeniach ochronnych, możliwość przejęcia rozwiązania przez Skarb Państwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie procedury zgłoszenia wniosku o udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy odsyłamy do stron informacyjnych polskiego Urzędu Patentowego:

http://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Lead05,24,1708,4,index,pl,text/

Alternatywnie, możliwe będzie objęcie rozwiązania ochroną na podstawie przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [2], mogą również powoływać się na ochronę przyznaną tzw. tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Podjęcie takich „niezbędnych działań” może polegać np. na poinformowaniu pracowników o poufnym charakterze informacji, które są im udostępniane w związku z wykonywanymi obowiązkami, stosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń (oznaczanie danych dokumentów jako poufnych, ograniczenie dostępu do biura/jego części za pomocą kart dostępu lub kodów, stosowanie zabezpieczeń komputerowych lub systemu wymiany dokumentów o określonej regulacji dostępu etc.), zawarciu umowy o zachowaniu przekazanych informacji w poufności (por. poniżej) czy przyjęciu wewnętrznych regulaminów/zasad postępowania odnoszących się do zachowania danych informacji w poufności.

W razie przekazania, ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycia od osoby nieuprawnionej, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym);
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje również odpowiedzialność karną [3] za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez osobę, na której ciążył obowiązek zachowania objętych tajemnicą informacji w poufności, jeżeli takie naruszenie wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy. Odpowiedzialności karnej będzie również podlegała osoba, która bezprawnie uzyskała informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa i która ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Uzyskanie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest uzależnione od dokonania rejestracji. Ochrona trwa tak długo, jak długo informacje nią objęte utrzymywane są w poufności.

Zalety: brak limitu dla okresu ochrony, brak konieczności ujawnienia istoty rozwiązania, nie ponosimy kosztów rejestracji.

Wady: ochronę łatwo utracić (jeżeli informacja zostanie ujawniona do informacji publicznej, to nie możemy jej już chronić), koszty wprowadzenia procedur mających na celu utrzymanie informacji w poufności i konieczność dbania o ich przestrzeganie.

Przygotowując się do komercjalizacji rozwiązania, zwłaszcza jeżeli planujemy nawiązywanie współpracy z partnerem biznesowym, powinniśmy pamiętać, że już w czasie negocjacji warunków takiej współpracy może dojść do przekazania wrażliwych informacji dotyczących innowacyjnego rozwiązania. Konieczne jest wobec tego stworzenie podstaw dla odpowiedniego zabezpieczenia informacji przekazywanych potencjalnemu kontrahentowi.

Źródłem takiego obowiązku może być m.in. umowa o zachowanie przekazanych informacji w poufności (tzw. non-disclosure agreement, NDA). Zawarte w umowie zapisy będą miały na celu zobligowanie jej stron do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie negocjacji.

W umowie powinno się dokładnie wskazać, jakie informacje mają zostać zachowane w poufności. Istotne jest również, aby wyraźnie zaznaczyć, że obowiązek zachowania w poufności dotyczy zarówno czasu prowadzenia negocjacji, jak i określonego okresu po ich zakończeniu.

W sytuacji, w której dojdzie do naruszenia obowiązków określonych w umowie, pokrzywdzona strona umowy będzie mogła domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych. Za naruszenie obowiązków można również ustalić sankcję w postaci zapłaty kary umownej.

Opracowanie:

Natalia Żebrowska, Junior Associate
Bird & Bird
Maciej Gawroński sp.k.
http://www.twobirds.com/pl


[1] Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może zostać uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa, przy czym jako wynalazki dotyczące obronności państwa uznaje się w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki.

[2] tj. „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej” – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

[3] Czyn jest zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Obrót krwią - nowe regulacje

Tworzenie rekombinowanych leków, analogicznych do tych pozyskiwanych z krwi ludzkiej, jest ciekawym kierunkiem rozwoju i...

więcej
Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny