Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Jakie zgłoszenia patentowe są interesujące dla inwestorów i dlaczego?

Jakie zgłoszenia patentowe są interesujące dla inwestorów i dlaczego?

1. Wstęp

Jednym z pierwszych pytań jakie wielu potencjalnych inwestorów zadaje osobom/zespołom/start-up’om ubiegającym się o dofinansowanie wprowadzenia na rynek i rozwoju innowacyjnego produktu jest: „czy macie na to patent?”. Jeżeli odpowiedź jest przecząca, to następne pytanie dotyczy tego, czy w Urzędzie Patentowym zostało dokonane zgłoszenie? Jeżeli odpowiedź znowu jest przecząca, to następnego pytania może nie być, względnie może ono brzmieć: „to dlaczego nie miałbym tego zrobić bez was”? Jeżeli zaś odpowiedź na któreś z pierwszych dwóch pytań okaże się twierdząca, to inwestorzy zwykle chcą zapoznać się z dokumentacją zgłoszeniową.  Niniejszy tekst stanowi próbę wyjaśnienia dlaczego tak jest.

Wyjaśnienie wymaga zagłębienia się nieco w znaczenie terminów „patent” i „zgłoszenie patentowe” i pochylenia się nad procedurami udzielania patentów i egzekwowania praw z patentów.

2. Patent i zgłoszenie patentowe – pewność czy niepewność?
2.1 Prawa uprawnionego z patentu

Patent to prawo własności intelektualnej dające wyłączność na komercyjne wykorzystywanie wynalazku. To oznacza, że patent daje uprawnionemu z patentu możliwość zabraniania innym podmiotom na rynku komercyjnego wykorzystywania wynalazku. Zatem patent jest tak zwanym prawem negatywnym – nie gwarantuje, że uprawniony sam może cokolwiek robić, ale daje prawo do ograniczania innych.

Patent sam podlega następującym ograniczeniom:

a) czasowemu: ochrona trwa 20 lat od daty zgłoszenia;

b) terytorialnemu: prawo z patentu można egzekwować tylko w kraju, w którym został udzielony (względnie na obszarze objętym umową międzynarodową);

c) przedmiotowemu: do wynalazku, na który został udzielony.

O ile a) i b) nie budzą (przynajmniej na pierwszy rzut oka) większych wątpliwości, o tyle nad c) warto się chwilę zastanowić. Już samo postawienie pytania czym jest wynalazek nie pozwoli na uzyskanie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi. W aktach prawnych można znaleźć łatwo przykłady „niewynalazków” (odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, programy dla maszyn cyfrowych, etc.), ale próżno w nich szukać ścisłej definicji wynalazku. Nie ma jej ani w polskiej ustawie Prawo własności przemysłowej (Dz. U. ), ani w konwencji i patencie europejskim. Jest to pojęcie, które „zostało pozostawione do wypełnienia przez orzecznictwo”. I faktycznie, o definicję wynalazku pokusił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygnaturze akt VI SA/Wa 1404/07:

„(…) Wynalazkiem jest rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka.(…)”.

Można się spierać czy przytoczona definicja jest bardziej czy mniej trafna, niemniej bezspornym (przynajmniej jak dotąd) pozostaje, iż wynalazek jest „rozwiązaniem problemu”. Zatem patent daje monopol na komercyjne wykorzystywanie określonego rozwiązania jakiegoś problemu. Bez dalszego doprecyzowania egzekucja takiego monopolu stwarzałaby znaczne trudności. Porównywanie rozwiązań zostawia bowiem znaczne pole dla dowolności interpretacji i oceny tego, czy rozwiązanie konkurenta na rynku stanowi naruszenie patentu, czy nie.

Po to, by ograniczyć pole do interpretacji tego, czym jest konkretne rozwiązanie konkretnego problemu i czy dochodzi do naruszenia patentu, czy nie do dokumentacji patentu wprowadzono zastrzeżenia patentowe. Zastrzeżenia patentowe, ściślej niezależne zastrzeżenia patentowe definiują zakres ochrony wynalazku. Jeżeli rozwiązanie konkurencyjne ma wszystkie cechy wymienione w którymś z zastrzeżeń niezależnych, wówczas dochodzi do naruszenia patentu i naruszyciel naraża się na liczne przykrości ze zniszczeniem towarów naruszających patent i narzędzi służących do ich wytwarzania włącznie.

Patent jest zatem silnym prawem dającym poważne argumenty w walce rynkowej z konkurentami. W związku z tym jego uzyskanie nie jest ani łatwe, ani tanie. Pierwszy z tych problemów można rozwiązać korzystając z usług profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Patentowym: rzecznika patentowego.

2.2 Mechanizm udzielania patentów

Uprawnionym do uzyskania patentu jest co do zasady twórca. Jeżeli jednak wynalazek powstaje w wyniku umowy o pracę, umowy zlecenie etc., wówczas uprawnionym do uzyskania patentu jest pracodawca.

Niezależnie od tego, kto jest uprawnionym do uzyskania patentu, swoje prawo może wykonać składając w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenia patentu.

Zakres przedmiotowy prawa z patentu jest ograniczony do wynalazku zdefiniowanego w zastrzeżeniach patentowych. To zastrzeżenia stanowią definicję zakresu ochrony i są nieodłącznym elementem dokumentacji zgłoszeniowej. Nie jedynym.

Zakres ochrony, jaki otrzymuje zgłaszający, stanowi wynagrodzenie za ujawnienie tajemnicy: nieznanego i nietrywialnego rozwiązania problemu technicznego. To rozwiązanie musi być ujawnione i zilustrowane przykładami w opisie wynalazku w taki sposób, by znawca był w stanie urzeczywistnić je na podstawie lektury dokumentacji nie podejmując żadnych działań wynalazczych. Ocena czy tak jest należy do eksperta Urzędu Patentowego.

W praktyce decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia patentu jest wydawana najczęściej w ciągu 3 do 5 lat od złożenia w Urzędzie Patentowym wniosku o udzielenie patentu..

2.3 Zgłoszenie patentowe

Wniosek o udzielenia patentu, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, oraz skrót opisu (przygotowany dla potrzeb publikacji) wraz z rysunkami (jeżeli są konieczne) stanowią zespół dokumentów, które zgłaszający (lub reprezentujący go rzecznik patentowy) składa w celu uzyskania patentu i nazywa się w skrócie zgłoszeniem patentowym. Jeżeli ktoś „ma zgłoszenie patentowe”, oznacza to, że złożył ww. dokumenty w Urzędzie Patentowym RP i istnieje prawdopodobieństwo (bo bynajmniej nie pewność), że dostanie patent.

Dokonanie zgłoszenia patentowego oprócz szansy na uzyskanie patentu daje również tak zwane prawo do pierwszeństwa. Prawo do pierwszeństwa z Polskiego zgłoszenia w każdym kraju-sygnatariuszu Konwencji Paryskiej (i kilku innych), czyli w praktycznie całym cywilizowanym świecie, daje możliwość dokonania zgłoszenia, które będzie badane tak jakby zostało zgłoszone w dacie pierwszeństwa – czyli w dacie złożenia w Urzędzie Patentowym RP.

2.4 Prawdopodobieństwo udzielenia patentu

Co do zasady i po wykluczeniu wyjątków, patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, mają poziom wynalazczy (są nieoczywiste) i są stosowalne przemysłowo. Zespół tych cech określa się mianem zdolności patentowej. Na pierwszy rzut oka wydaje się że jest to zasada deterministyczna i nie ma tu miejsca na niepewność. Niekoniecznie.

2.4.1 Nowość

Nowość wynalazku ocenia się w stosunku do stanu techniki. Stan techniki tworzy wszystko co zostało udostępnione do publicznej wiadomości przed datą zgłoszenia (albo pierwszeństwa, o ile zostanie zastrzeżone) – gdziekolwiek na świecie, w dowolnym języku i w dowolny sposób. Przeciwstawienie dla nowości w większości krajów stanowią również inne zgłoszenia patentowe nieopublikowane ale dokonane przed datą pierwszeństwa.

Niemożność przeszukania wszystkich dokumentów jakie są dostępne oraz fakt, że nie wszystkie dokumenty mogące stanowić dla nowości przeciwstawienie są faktycznie dostępne dla zgłaszającego przed datą zgłoszenia sprawia, że spełnienie tego kryterium nigdy nie jest pewne. Zawsze można ocenić jedynie prawdopodobieństwo.

2.4.2 Poziom wynalazczy

Poziom wynalazczy to tak zwana „nieoczywistość” rozwiązania. Wynalazek ma poziom wynalazczy jeżeli ekspert Urzędu Patentowego, który go ocenia NIE uzna, że znawca znając dokumenty ze stanu techniki i mając do rozwiązania problemy techniczne które wynalazek rozwiązuje doszedłby do rozwiązania według wynalazku w rutynowy sposób. Jest pewien rozrzut ocen ekspertów w tym zakresie, który dodatkowo rzutuje na niepewność oceny zdolności patentowej.

3. Egzekucja praw z patentu

Egzekwowanie monopolu jaki daje ochrona patentowa wymaga ugody z domniemanym naruszycielem odnośnie opłat licencyjnych albo wykazanie przed sądem, że doszło do naruszenia. Wyrok sądu zależy nie tylko od treści zastrzeżeń patentowych, które definiują zakres ochrony ale również od przedstawionej argumentacji; w praktyce od pełnomocników stron) oraz samej osoby sędziego. Dlatego o skutecznej egzekucji patentu też można mówić z pewnym prawdopodobieństwem.

Naturalnie trudno jest w postępowaniu przed Urzędem Patentowym uzyskać patent na takie zastrzeżenia, których naruszenia łatwo dowodzi się przed sądem.

4. Punkt widzenia inwestora

Zgłoszenie patentowe z punktu widzenia inwestora wiąże się z niepewnością przynajmniej w dwóch obszarach:

  • Czy postępowanie zgłoszeniowe zakończy się udzieleniem patentu, a jeżeli tak, to jaki faktycznie będzie zakres ochrony?
  • Czy mając patent będzie można mieć monopol w planowanym obszarze rynku?

Te niepewności można redukować, niemniej one zawsze istnieją i są znaczące. Żadnej z nich nie sposób rozstrzygnąć w początkowej fazie procedury zgłoszeniowej – odpowiadającej zwykle momentowi, w którym wynalazcy kontaktują się z inwestorami. Dlaczego zatem inwestorzy tak często zadają pytanie ochronę patentową?

4.1 Zabezpieczenie inwestycji

Zdecydowanie pozytywnym aspektem niepewności związanej z dokonanym zgłoszeniem patentowym jest fakt, że po publikacji informacji o zgłoszeniu ta niepewność dotyczy w równym, a może nawet w większym stopniu konkurencji. Z punktu widzenia konkurenta dokonane zgłoszenie patentowe jest czynnikiem ryzyka, który musi uwzględnić wprowadzając na rynek podobny produkt. Innymi słowy oceniając ryzyko inwestycji konkurent musi się liczyć z możliwością udzielenia przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek i jego skuteczną egzekucją przez uprawnionego. Okoliczność tę musi uwzględnić w koszcie produktu co uprawnionemu daje realną przewagę rynkową. Ta zaleta objęcia produktu ochroną patentową dotyczy każdego produktu, nie tylko takiego, którego wdrożenie jest finansowane z udziałem zewnętrznego kapitału. Tymczasem wiele innowacyjnych produktów wchodzi na rynek bez ochrony patentowej. Dlaczego zatem zgłoszenie jest tak ważne dla inwestorów?

4.2 Zabezpieczenie relacji pomiędzy inwestorem a wynalazcą

Inwestor w zamian za wkład pieniężny wchodzi w spółkę wynalazcami/twórcami produktu przeznaczonego do komercjalizacji, bądź z ich następcą prawnym, względnie otrzymuje udziały w już istniejącej spółce lub we własności intelektualnej spółki, w tym w zgłoszeniu bądź zgłoszeniach patentowych. Spółką może (ale nie musi) dalej kierować wynalazca lub zespół wynalazców.

Istnieje szereg mechanizmów, które sprawiają że pieniądze zainwestowane w spółkę wprowadzającą na rynek innowacyjny produkt mogą się okazać stracone. Innowacje stanowią działalność wysokiego ryzyka. Zawsze istnieje możliwość, że produkt nie „zarobi na siebie” i spółka, w której udziały zdobył inwestor upadnie. Pieniądze inwestora wówczas przepadają, a zespół wynalazców znajdzie się w położeniu wyjściowym. Jednak fakt, że zgłoszenie patentowe należy do spółki, w której udział ma inwestor przesądza o tym, że twórcy mają ograniczone możliwości założenia drugiej spółki i podjęcia drugiej próby wprowadzenia produktu na rynek (tym razem już bez inwestora). Nowa spółka nie miałaby praw do zgłoszenia patentowego albo (jeżeli minęło dość czasu, a decyzja Urzędu Patentowego była pomyślna) udzielonego patentu. Prawa te pozostałyby w starej spółce w ręku syndyka albo następcy prawnego nieistniejącego uprawnionego do patentu. Gdyby doszło do sporu o naruszenie wykazywanie braku naruszenia przed sądem byłoby dość trudne. Jest to okoliczność, która nie tylko zabezpiecza inwestora przed ewentualną nierzetelnością zarządu spółki/zespołu wynalazców, ale dostarcza motywacji zespołowi twórców do bardziej wydajnej pracy. Znajdują się bowiem w takiej sytuacji jak oddziały Corteza po słynnym spaleniu statków – mają jedną i tylko jedną szansę.

Podobny mechanizm dotyczy tak zwanych „spółek córek”. W przypadku rozszerzenia działalności na inne odległe rynki często „spółka-matka”, w której udziały ma inwestor tworzy tzw. „spółki - córki” zajmujące się sprzedażą i/lub produkcją produktu w innych krajach. Niekiedy celowe jest tworzenie „spółki-córki” działającej na tym samym rynku co „spółka-matka”, i powierzanie jej specjalizowanych zadań np. sprzedaży. Kontrola udziałowców „spółki-matki” nad „spółkami-córkami” jest dość ograniczona. Może zdarzyć się tak, iż pomimo wysokich obrotów „spółek-córek” wobec wykazywania przez nie niewielkiego zysku dywidenda udziałowców „spółki-matki” jest bardzo ograniczona. W takiej sytuacji bardzo korzystnym jest jeżeli „spółka-matka” jest uprawniona do patentu lub chociaż zgłoszenia patentowego. Może wówczas uzyskiwać kapitał od spółek córek na zasadzie opłat licencyjnych związanych z obrotem, a nie na zasadzie odprowadzanego zysku.

4.3 Ochrona za granicą i dalsze możliwości pozyskiwania kapitału

Takie relacje pomiędzy „spółką-matką”, a „spółkami-córkami” w przypadku działalności na rynku międzynarodowym wymagają patentów lub zgłoszeń we wszystkich krajach, w których zarejestrowane są spółki córki. Ze względu na koszta występowania o ochronę patentową mało kto od razu decyduje się ubiegać o ochronę w wielu krajach jednocześnie. Ponoszenie takich kosztów zanim uda się potwierdzić rynkowy sukces produktu albo chociaż pozyskać inwestorów jest niecelowe.

Wiąże się z tym pewien paradoks, ponieważ wprowadzenie produktu na rynek jest w wielu krajach traktowane jako równoznaczne z podaniem rozwiązań w nim zawartych do publicznej wiadomości, a zatem niszczy zdolność patentową.

Rozwiązaniem tego paradoksu jest wykorzystanie prawa do pierwszeństwa jakie daje zgłoszenie krajowe. Dzięki niemu można w ciągu dwunastu miesięcy dokonać zgłoszeń w innych krajach. Jeżeli po dwunastu miesiącach rynki docelowe nie są jeszcze pewne, czas na podjęcie decyzji odnośnie krajów w których występuje się o ochronę można przedłużyć o kolejne 18 miesięcy dokonując zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT w ostatnim dniu okresu pierwszeństwa.

5. Podsumowanie

Z punktu widzenia inwestora zgłoszenie patentowe wiąże się z trzema potencjalnymi korzyściami:

a) przewagą nad konkurencją mogącą kopiować rozwiązania techniczne zastosowane w produkcie, z uwagi na podwyższenie jej ryzyka prowadzenia działalności;

b) korzystnym wpływem na relacje inwestor-wynalazcy, wiążącym się z zabezpieczeniem interesów inwestora oraz silniejszą motywacją dla zespołu;

c) możliwością bezpieczniejszego tworzenia struktury spółek.

To czy osiągnięcie tych korzyści będzie możliwe zależy w znacznej mierze od tego jak została przygotowana dokumentacja zgłoszeniowa:

a) Zastrzeżenia patentowe niezależne muszą być skonstruowane tak, aby trudno było je „obejść” tj. zrobić produkt, który ich nie narusza mimo braku znaczących różnic w stosunku do produktu oryginalnego

b) Zastrzeżenia patentowe zależne i dokumentacja zgłoszeniowa muszą zawierać dość cech szczególnych wynalazku aby można było ograniczając zakres ochrony w toku postępowania uniknąć zarzutów braku nowości i/lub poziomu wynalazczego.

Ponadto kluczowe jest zsynchronizowanie działań biznesowych takich jak rozmowy z inwestorami działaniami na rzecz uzyskania ochrony patentowej za granicą, po to aby w pełni wykorzystać okres dwunastomiesięczny okres pierwszeństwa oraz czas jaki daje zgłoszenie międzynarodowe.

W związku z tym zwykle celowe jest skorzystanie z usług rzecznika patentowego, zarówno przy dokonywaniu pierwszego zgłoszenia krajowego jak i przy dyskusjach i negocjacjach z inwestorami oraz postępowaniach zgłoszeniowych za granicą, a także do dostarczania interpretacji zastrzeżeń w kontekście ewentualnych naruszeń.

Opracował: Dr inż. Marek Bury

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło