Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Na najbardziej dojrzałych rynkach (np. rynek amerykański) obserwujemy dużą różnorodność w zakresie różnego typu umów opcyjnych (warunkowych), które towarzyszą komercjalizacji pośredniej., W naszym kraju, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej ustawa PoSW (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60) możliwości objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Warunki realizacji możliwości (opcji) np. objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółce akcyjnej mogą być różne i oparte o różne instrumenty formalne. Mogą to być zarówno instrumenty pochodne tj. warranty subskrypcyjne, które są jednocześnie papierami wartościowymi charakterystycznymi dla spółek akcyjnych lub warunkowe zobowiązania umowne.

Opcja na objęcie udziałów lub akcji jest w istocie zobowiązaniem inwestora i/lub udziałowców do przekazania części praw własności do nowo powstającej spółki technologicznej, która może mieć w przyszłości znaczną wartość rynkową, a jednocześnie nie wymaga np. od jednostki naukowej czy twórcy przyjęcia na siebie zobowiązań i odpowiedzialności związanej z byciem udziałowcem w spółce, zwłaszcza na początku, kiedy efekt prac rozwojowych może nie być do końca pewny. W praktyce jest to zatem instrument ograniczania ryzyka komercjalizacji wyników uzyskanych np. w jednostce naukowej badań w formie spółki kapitałowej – por. artykuł: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zarzadzanie-ryzykiem-w-komercjalizacji-posredniej/

Znanym sposobem  na dokonanie komercjalizacji pośredniej, przy pomocy takiego modelu jest wykorzystanie tzw. warrantów subskrypcyjnych, tj. papierów wartościowych umożliwiających nabycie przez ich posiadacza akcji spółki, w stosunku do której zostały one wyemitowane. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe skonstruowanie podobnych rozwiązań na gruncie ogólnej regulacji zobowiązań cywilnoprawnych.

Komercjalizacja pośrednia zakłada, zgodnie z art. 86a ustawy PoSW, stworzenie przez uczelnię jednoosobowej kapitałowej spółki celowej. Do spółki tej wnoszone są jako aport prawa do wyników badań naukowych przysługujące uczelni. W takim przypadku to uczelnia ponosi ryzyko powołania takiego podmiotu i jego działalności związanej z komercjalizowaną technologią. Z kolei w przypadku komercjalizacji bezpośredniej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 mowa jest o sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.  

Możliwa jest również swoista droga pośrednia. O ile dopuszczalna jest komercjalizacja bezpośrednia w postaci umowy licencyjnej, o tyle dopuszczalna wydaje się być również umowa bardziej rozbudowana, w której licencji towarzyszyć będą uprawnienia dla jednostki naukowej do nabycia udziałów w podmiocie, któremu uczelnia udziela licencji. Stroną takiej umowy w pierwszej kolejności winien być inwestor i jednostka naukowa (uczelnia), choć w praktyce mogą to być umowy wielostronne, w której stroną obok uczelni może być również spółka celowa jak i pracownicy naukowi. Podsumowując - w całej konstrukcji komercjalizacji opcja objęcia udziałów (udziały takie może objąć podmiot wskazany przez uczelnię – na przykład spółka celowa) może zatem towarzyszyć komercjalizacji bezpośredniej czyli np. udzieleniu licencji nowo powstającej spółce technologicznej.

W praktyce w takim przypadku będziemy zatem mówić o powiązaniu komercjalizacji bezpośredniej z komercjalizacją pośrednią. Taka sytuacja może wymagać połączenia wszystkich ustaleń w jednej umowie: umowie inwestycyjnej.

Jak wspomniano - poziom skomplikowania niektórych rozwiązań wypracowywanych w jednostkach naukowych jest na tyle duży i często złożony z różnych modułów, że można sobie również przyjąć rozwiązanie, w którym stroną umowy obok jednostki naukowej i jej spółki celowej będą twórcy, którzy przejmują część praw własności od uczelni, zgodnie z procedurą opisaną w art. 86e-h ustawy PoSW i art. oraz art. 94c ustawy z dnia 30 kwietnia o Polskiej Akademii Nauk Dz.U. z 2016 . pz. 572 i 1311 – dalej ustawa o PAN (por. art. dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/deregulacja-procedury-nabywania-przez-pracownikow-naukowych-praw-do-wypracowanych-wynikow-badan-w-praktyce-uczelni-i-instytutow-pan/

Ze względu na fakt, iż część jednostek naukowych nie posiada spółek celowych można również wyobrazić sobie sytuację, w której stroną umowy będzie np. uczelnia, która podpisuje umowy z inwestorem. Ze względu na to, że uczelnia jest zobowiązana do zachowania dyscypliny finansów publicznych może z różnych względów nie zdecydować się na utworzenie nowego podmiotu w postaci spółki celowej bez odpowiedniego uzasadnienia. Umowa przewidująca opisaną wyżej opcyjną możliwość nabycia udziałów w spółce, której udostępniono wyniki badań, a której stroną będzie również uczelnia, może stanowić zatem pierwszy krok do utworzenia spółki celowej. W przyszłości obejmie ona bowiem udziały wynikające z realizacji warunku określonego w umowie inwestycyjnej. W praktyce może to być zatem dla takiej uczelni również opcja związana z przyszłym utworzeniem spółki celowej (lub kolejnych spółek celowych, ponieważ od 2017 roku ustawodawca przewidział możliwość tworzenia wielu takich podmiotów przy jednej uczelni).

Wspomniane wielostronne umowy (inwestycyjne) łączące komercjalizację bezpośrednią i pośrednią mogą zatem zawierać możliwość (opcję) objęcia udziałów lub akcji (np. poprzez instrument warrantu subskrypcyjnego). W takim przypadku opcja może być pewnym dodatkowym bonusem stanowiącym dodatkową premię za udaną komercjalizację. Taki warunek może być zdefiniowany np. jako wprowadzenie produktu na rynek, osiągnięcie odpowiedniego progu przychodów, wejście na giełdę itd. Objęcie udziałów lub akcji może być również uzależnione od decyzji danej strony.

Rozwiązanie takie pozwala jednocześnie na obniżenie (właściwie wyeliminowanie) ryzyka zaangażowania własnościowego (poprzez wniesienie aportem własności intelektualnej przysługującej uczelni) w komercjalizację wyników badań. Uczelnia czy podmiot przez nią wskazany będą mogły nabyć udział w spółce wprowadzającej omawiane rozwiązanie technologiczne na rynek dopiero w sytuacji komercyjnego sukcesu – jednakże na uprzednio uzgodnionych warunkach.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż konstrukcja umowy opcyjnej może różnić się w zależności od rodzaju spółki kapitałowej. W przypadku spółek akcyjnych właściwie jest gotowy instrument (pochodny) – wspomniany warrant subskrypcyjny, który zgodnie z art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych spółka akcyjna może wyemitować. Tego typu instrumenty funkcjonują w praktyce również jako np. programy motywacyjne dla kadry zarządzającej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia bardziej ze zobowiązaniem umownym – spółka z o.o. nie może emitować tego typu papierów wartościowych jak warrant.

Poniżej prezentujemy przykład takiej umowy, która stanowi zobowiązanie umowne dla spółki technologicznej utworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na to, iż obecnie coraz częściej mamy do czynienia z tzw. rynkiem pomysłodawcy wzorce klauzul umownych wykorzystanych we wzorcu umowy zawierają założenie, że inwestor przejmuje na siebie w zasadzie całość ryzyka związanego z wdrażaniem technologii, zapewniając jednocześnie Uczelni odpłatność z tytułu udzielenia licencji, a ponadto - uprawniając ją do przyszłego zaangażowania się w spółkę wdrażającą technologię - w przypadku, gdy działalność ta okaże się rynkowym sukcesem. 

Załączony wzorzec stanowi zatem jedynie jeden  z możliwych wielu (choćby wymienionych w tekście powyżej) wariantów opcyjnych. Możliwe jest rozwijanie treści umowy inwestycyjnej o dalsze zobowiązania Uczelni związane z kontynuacją badań związanych z określoną Technologią. Możliwe jest ponadto elastyczne podejście do konstrukcji poszczególnych postanowień (np. w zakresie ustalania ceny za udział nabywany w przyszłości).

Warto wskazać, że eliminacji ryzyka dla jednostki badawczej towarzyszy jednakże faktyczny brak wpływu na nowo tworzony podmiot, który komercjalizować ma dane rozwiązanie. Sytuacja taka nie będzie występować w przypadku komercjalizacji pośredniej ze względu na uczestnictwo spółki celowej jednostki badawczej w nowotworzonej spółce od samego początku (a zatem możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtu i działalności wspólnie tworzonej spółki). Częściowym remedium na brak wpływu jednostki badawczej na kształt spółki może być wprowadzenie regulacji dotyczącej przyszłej spółki do treści umowy z inwestorem (który samodzielnie zakładać będzie spółkę, lecz na gruncie umowy inwestycyjnej zobowiązany będzie do nadania jej przewidzianych umową ram). Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania – jednostka badawcza może wzmocnić swoją przyszłą pozycję w spółce (którą uzyska po zrealizowaniu zakupu udziałów od inwestora).

Mankamentem zaprezentowanego rozwiązania może być również fakt, iż ewentualne niezrealizowanie przez inwestora zobowiązań wynikających z umowy rodzić będzie jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą inwestora względem jednostki badawczej (o ile umowa w zakresie regulacji sprzedaży udziałów nie zostanie uznana za umowę przedwstępną sprzedaży udziałów, do czego wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Rozwiązaniem wydaje się być zawieranie takiej umowy w formie odpowiedniej dla umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce, jak również stosowanie kar umownych.

Na koniec warto wskazać, iż konkretne konstrukcje umowne, które strony zamierzają wykorzystać w ramach swojej współpracy powinny być każdorazowo weryfikowane pod kątem prawnopodatkowym.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Bartosz Jóźwiak – Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners – specjalizuje się w prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawnej ochronie konkurencji i konsumentów. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia i otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji...

więcej
Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Aby relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny