Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Komercjalizacja dóbr intelektualnych na innych niż planowane polach eksploatacji

Komercjalizacja dóbr intelektualnych na innych niż planowane polach eksploatacji

Bardzo często nasi czytelnicy pytają o nieszablonowe podejście do komercjalizacji dóbr intelektualnych wytworzonych w jednostkach naukowych. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, jest to dotyczące o możliwości wykorzystania posiadanych monopoli prawnych na innych, niż planowano (lub już wdrożono) polach eksploatacji. Taka sytuacja dotyczyć może bardzo wielu przypadków tj. obróbka metali (innych niż początkowo planowano) w innowacjach procesowych, wykorzystanie innowacji produktowej w zakresie danego typu materiału w innej branży, zastosowanie nanotechnologii przemysłowej w medycynie, wykorzystanie nowych sposobów przetwarzania danych statystycznych do komunikacji marketingowej, zastosowanie modeli przyrodniczych w zarządzaniu itd. Wszędzie tam, gdzie nie spodziewano się danego zastosowania opracowanej technologii, modelu, algorytmu czy oprogramowania możemy mieć do czynienia właśnie z takim problemem.

W związku z tym, że takich sytuacji nie można często przewidzieć w każdej umowie licencyjnej warto precyzyjnie określić katalog zastosowań (pól eksploatacji) technologii, której dotyczy ta umowa. W ten sposób każdy licencjobiorca z góry wie, w jakich zastosowaniach może wykorzystywać dane rozwiązanie, a licencjodawca ma możliwość rozwoju zastosowań na (często nieznanych wcześniej lub trudnych do określenia) nowych polach. Precyzyjne określenie każdego zastosowania może ostatecznie sprawić, że każde kolejne pole będzie szansą na kolejną komercjalizację posiadanych wyników badań, co może mieć znaczenie np. w ocenie parametrycznej.

Każde nowe zastosowanie rodzi jednak szereg pytań. Dotyczą one np. wartości danego rozwiązania i możliwości wykorzystywania wykonanej na potrzeby komercjalizacji pierwotnej (często ogólnej) wyceny. Warto w tym kontekście jeszcze raz przypomnieć, że każda wycena wykonywana jest zawsze na określony dzień. W przypadku, kiedy została wykonana np. kilka lat temu może pojawić się ryzyko, że będzie po prostu nieaktualna. W tym czasie mogło bowiem nastąpić bardzo wiele zdarzeń, które mogły mieć wpływ na wartość tego rozwiązania tj. dalsze badania i prace rozwojowe, zmiany popytu, zmiany w prawie, nowe modele biznesowe itp. Oczywiście jeżeli ta różnica czasowa wynosi kilka miesięcy, a w międzyczasie nie nastąpiły jakieś istotne z punktu widzenia wartości zdarzenia wówczas można pokusić się o założenie, że jest ona aktualna, choć nadal pozostaje pytanie, czy obejmuje ona również nowe pole eksploatacji.

Wycenę technologii poprzedza z reguły analiza potencjału nowego rozwiązania oraz analiza ścieżek komercjalizacji. Jeżeli tego typu opracowania zlecane są ekspertom zewnętrznym to obecnie są one już zdecydowanie bardziej obszerne i szczegółowe niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Analiza potencjału znacznie wykracza poza zwykłe określenie poziomu gotowości technologicznej i potencjalnego zainteresowania rynku czy inwestorów, a analiza ścieżek to już nie tylko wybór pomiędzy licencjonowaniem, sprzedażą czy aportem do spółki wytworzonych dóbr intelektualnych, ale bardzo wnikliwa analiza sposobu w jaki technologia może być sprzedana i w perspektywie czasu wdrożona. Tym analizom towarzyszą bardzo często dokładne badania grup docelowych – z podziałem na klientów technologii (i ich segmentów) oraz potencjalnych użytkowników. Jeżeli wspomniana wycena pierwotna oparta jest na tego typu analizach, wówczas przy nowym zastosowaniu (polu eksploatacji, które często oznacza nowych klientów/użytkowników) należy poważnie zastanowić się, czy nie wykonać nowej wyceny już uwzględniającej nowy kontekst zastosowania technologii.

Bardzo wiele obaw inwestorów (licencjobiorców) budzi również kwestia poprawności wykonanej wyceny np. w kontekście zobowiązań podatkowych. Nie ma tutaj niestety jednego skutecznego rozwiązania, ponieważ każda technologia ma indywidualny charakter i określenie jej wartości jest ustalane w oparciu o dedykowane analizy. Każde potencjalne zakwestionowanie poprawności takich analiz i przyjętych założeń (np. przez organ podatkowy) musi być oparte na wiarygodnych przesłankach. Przygotowanie każdej wyceny powinno być zatem wykonane z zachowaniem należytej staranności, przyjętych metodyk w zakresie szacowania wartości oraz rzetelności wykorzystanych źródeł informacji.

W kontekście zobowiązań podatkowych można spotkać się również z wątpliwościami dotyczącymi wzrostu wartości technologii dzięki pracom rozwojowym wykonanym przez nabywcę praw (licencjobiorcę) do danego rozwiązania. Jeżeli wycena wykonana jest w sposób metodycznie prawidłowy, a wartość dodana prac rozwojowych (np. wykonanie prototypu, jego przetestowanie i próbne wdrożenie) może stanowić bardzo istotną wartość dodaną, czasami przewyższającą znacznie wartość samego rozwiązania bazowego.

Nowe zastosowanie daje również możliwość uzyskania nowego patentu. Każda taka próba powinna podlegać odrębnemu badaniu zdolności patentowej i określeniu, czy nowe zastosowanie spełnia zwłaszcza wymogi nowości oraz poziomu wynalazczego.

Wartość nowych pól eksploatacji danej technologii może być prostsza, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zgłoszeniem patentowym, patentem lub innym prawem własności przemysłowej oraz z oprogramowaniem. Sytuacja może się troszkę bardziej skomplikować, jeżeli przedmiotem komercjalizacji jest unikalne know-how, nawet jeżeli ma ono charakter utrwalony (wówczas może stanowić odrębne dobro intelektualne). W praktyce może to być zarówno opis zgłoszenia patentowego, które ostatecznie nie zostało zgłoszone lub różnego typu analizy techniczno-ekonomiczne, które mogą nawet towarzyszyć (zwłaszcza bardziej zaawansowanym technologiom) posiadanym prawom własności przemysłowej.

Bezwzględnym warunkiem komercjalizacji know-how jest podpisanie umowy o poufności (ang. NDA tj. Non-Disclosure Agreement). Aby taka umowa była skuteczna należy w miarę precyzyjnie określić przedmiot ochrony tak, aby w razie sporów nie budził on wątpliwości rozstrzygających. Jest to przede wszystkim w interesie licencjodawcy, którego jedynym sposobem ochrony takiego dobra jest tajemnica przedsiębiorstwa i jej bardzo kontrolowane i nadzorowane udostępnianie.

W przypadku, kiedy zostanie zawarta umowa licencyjna na know-how stanowiące pierwotne dobro intelektualne również należy pamiętać o zdefiniowaniu pól eksploatacji w taki sposób, aby nie wystąpił konflikt interesów przy pojawieniu się nowego zastosowania. Mimo tych zabezpieczeń każde udostępnienie know-how (np. przy negocjacjach związanych z komercjalizacją) niesie za sobą ryzyko utraty głównego atrybutu jakim jest tajemnica przedsiębiorstwa i tym samym utraty wartości tego dobra intelektualnego.

Wiele osób pyta również o możliwość dotarcia do źródeł i statystyk transakcyjnych związanych ze sprzedażą własności intelektualnej w naszym kraju. W związku z tym, że każda technologia ma indywidualny charakter pełne zastosowanie metody porównawczej jest bardzo trudne. Część z firm dysponuje własnymi bazami danych opartymi na wykonanych ekspertyzach, ale mogą one mieć fragmentaryczny charakter i stanowić jedynie ogólny punkt odniesienia.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Dorota Krzewińska – Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny