Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Praktyka komercjalizacji pokazuje, że komercjalizacja wyników badań może być powiązana z różnego typu scenariuszami wdrożeniowymi, w tym wykorzystanie takiego instrumentu jak badania zlecone (np. w celu przeprowadzenia niezbędnych prac rozwojowych). O różnych aspektach i powiązaniach pisaliśmy już wielokrotnie – m.in. w artykule pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/komercjalizacja-a-badania-zlecone

Na pewno ta forma współpracy pomiędzy nauką i biznesem cieszy się ostatnio sporą popularnością i wskazuje, że zarówno interesy jednostek naukowych jak i przedsiębiorców mogą być zbieżne. Aby jednak relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób uwzględniający zapotrzebowanie oraz możliwości obu stron. Nie istnieje przy tym jeden uniwersalny model współpracy zakładający wyważone podejście do interesów obu kooperantów.

Oczekiwania każdej ze stron umowy mogą bowiem kształtować się elastycznie w stosunku do różnych elementów współpracy. Istotne z tego punktu widzenia wydają się takie kluczowe kwestie, jak:

- zakres wykonywanych prac i zaangażowanie obu stron w realizację umowy (tj. odpowiedź na pytanie, czy uczestnictwo przedsiębiorcy sprowadza się do wypełniania roli sponsora prowadzonych badań, czy też jego celem jest również aktywne uczestnictwo w prowadzonych pracach); kwestia zaangażowania przedsiębiorcy może przy tym wyrażać się zarówno w aktywnym uczestnictwie w realizowanych pracach (zwłaszcza, gdy prowadzone prace obejmują lub odnoszą się do wykorzystywanych przez przedsiębiorcę technologii czy know-how), jak i w udostępnieniu jednostce naukowej zasobów technologicznych dla przeprowadzenia niezbędnych prac badawczych;

- zaangażowanie finansowe w realizację umowy (im przedsiębiorca będzie bardziej zaangażowany, tym większe przyjmuje na siebie ryzyko związane z realizacją umowy i uzyskaniem oczekiwanych rezultatów – co może wiązać się z dążeniem do zabezpieczenia przez przedsiębiorcę kontroli bądź nadzoru nad współpracą stron, jak i do przejmowania w możliwie pełnym zakresie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w celu zdyskontowania dotychczas ponoszonego ryzyka biznesowego);

- stosunek do praw wyłącznych powstających na dobrach stanowiących rezultaty prac badawczo-rozwojowych (w szczególności zaś dążenie każdej ze stron do nabycia autorskich praw majątkowych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, czy innych podobnych praw wyłącznych) – zachowanie tych praw przez jednostkę naukową może być atrakcyjne z punktu widzenia potencjału dalszej komercjalizacji danych rozwiązań w oderwaniu od kooperującego przedsiębiorcy; z kolei dążenie do przedsiębiorcy do nabywania tychże praw w możliwie najszerszym zakresie uzasadnione jest potrzebą zapewnienia sobie przez przedsiębiorcę przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami na rynku (którą to przewagę przedsiębiorca może wywodzić z posiadanych praw wyłącznych, jak i np. z nabytego w drodze współpracy z jednostką naukową know-how).

Zestawienie powyższych kwestii w ramach konstrukcji umownych determinować będzie dalszą treść takich konstrukcji.

W szczególności – w przypadku przedsiębiorcy finansującego badania w przeważającym stopniu, prawdopodobne wydaje się jego dążenie do zapewnienia sobie przejmowania praw wyłącznych do rezultatów prowadzonych prac. W tym kontekście naturalną dodatkową regulacją jest ograniczenie prowadzenia przez jednostkę naukową działań konkurencyjnych (tj. prowadzenie analogicznych prac dla podmiotów będących konkurentami danego przedsiębiorcy). Przedsiębiorca taki z kolei może nie być zainteresowany w aktywnym uczestniczeniu w prowadzonych pracach.

Z kolei przedsiębiorca o mniejszej gotowości do angażowania znacznych środków finansowych w prowadzone prace przez jednostkę naukową może oczekiwać umożliwienia mu większego zaangażowania w prowadzone prace – np. w celu nabycia przez zespół przedsiębiorcy niezbędnego doświadczenia, lub jego pogłębienie (aby później dyskontować je w samodzielnej działalności). Przedsiębiorca taki może być gotowy na kompromis w kwestii przejmowania praw wyłącznych, o ile jednostka naukowa jest w stanie przejąć na siebie również część finansowania realizacji zakładanego projektu.

Wreszcie – specyfika współpracy stron może być tego typu, że dla uzyskania największych korzyści powinna mieć ona charakter ciągły, a nie ograniczony do realizacji pojedynczego projektu. W takiej sytuacji kwestia praw wyłącznych i możliwości korzystania z rezultatów prac w ramach współpracy może stanowić gwarant kontynuacji współpracy w przyszłości (co uzyskać można przez udzielenie przez jednostkę naukową przedsiębiorcy licencji wyłącznej na korzystanie z rezultatów prac, udzielonej na czas trwania współpracy między stronami – co motywować ma do kontynuacji tejże współpracy).

Konfiguracja stosunku prawnego pomiędzy stronami w odniesieniu do praw własności intelektualnej może z kolei (przynajmniej częściowo) determinować regulację w przedmiocie wynagrodzenia. Zasada przenoszenia praw wyłącznych na przedsiębiorcę wiązać się będzie zwykle z jednorazową płatnością związaną ze zrealizowaniem zamierzonego projektu. Z kolei w przypadku rozwiązań licencyjnych – strony będą miały większą elastyczność w wyborze modelu wynagrodzenia bazującego na opłatach rozciągniętych w czasie. Opłaty uiszczane w ustalonych odstępach czasu mogą mieć przy tym charakter opłat zryczałtowanych (tj. niezależnych od faktycznego wykorzystania opracowanych rozwiązań przez przedsiębiorcę w swojej działalności), bądź opłat typu royalties, tj. takich których wysokość uzależniona jest np. od wielkości sprzedaży opracowanego rozwiązania (i stanowiących procent obrotu lub dochodu związanego z taką sprzedażą).

W tym kontekście nie jest możliwe stworzenie uniwersalnej umowy, która stanowiłaby jeden wzorzec uwzględniający wszystkie zachodzące w relacjach przedsiębiorca-jednostka naukowa zmienne. Przedstawiany projekt umowy podejmuje jednak próbę przedstawienia trzech możliwych scenariuszy i zaprezentowania, w jaki sposób może kształtować się umowa w zależności od wyboru określonego modelu współpracy.

W projekcie zawarto trzy podstawowe (przykładowe) modelowe rozwiązania – zależne od przyjętej przez Strony reguły współpracy, przy czym podstawą dla rozróżnienia poszczególnych modeli jest tu kwestia praw wyłącznych do rezultatów prac w ramach realizowanego projektu.

Model A projektuje relację, w której Jednostka Naukowa (dalej: JN) przenosi na Zlecającego (przedsiębiorcę) prawa wyłączne do rezultatów prac w możliwie najpełniejszym zakresie (będzie to rozwiązanie najkorzystniejsze dla Zlecającego, umożliwiające mu pełne dyskontowanie nakładów związanych z zaangażowaniem w Projekt).

W takim modelu – Zlecający będzie z reguły podmiotem w znacznym stopniu finansującym prowadzone przez JN prace. Wydaje się, że model ten znajdować będzie zastosowanie w odniesieniu do badań przemysłowych skupionych na konkretnych rozwiązaniach wykorzystywanych przez Zlecającego (bądź które zamierza wprowadzić) lub do prac rozwojowych związanych z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez Zlecającego.

Model B stanowi regulację relacji, w której Zlecający nabywać będzie uprawnienie do korzystania z rezultatów prac zleconych na zasadzie licencji wyłącznej. W takim modelu Zlecający zainteresowany jest uzyskaniem przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorcami w postaci szybszego, niż inni przedsiębiorcy dostępu do określonych rezultatów badań. Rozwiązaniem takim mogą być zainteresowani przedsiębiorcy w odniesieniu do badań o większym charakterze ogólności (prac badawczych w ramach badań podstawowych lub badań stosowanych) i związanych z mniejszym zaangażowaniem finansowym i organizacyjnym przedsiębiorcy w te badania.

Model C jest regulacją relacji pomiędzy JN i Zlecającym, w której Zlecający uzyskuje licencję niewyłączną na korzystanie z rezultatów prac zleconych, a zatem JN ma możliwość udzielania podobnej licencji innym podmiotom (niezależnie od tego, czy były one zaangażowane w prace w ramach Projektu, czy też nie). Model ten może być interesujący dla tych jednostek naukowych, które prowadzić będą prace w ramach uzyskiwania finansowania z różnych źródeł, w tym od różnych przedsiębiorców – pomiędzy którymi nie musi istnieć porozumienie (tj. nie musi dochodzić do zawiązania konsorcjum tych przedsiębiorców). W tym modelu przewidziano bardzo aktywną rolę JN.

W ramach powyższych modeli autorzy wyróżniać będą jeszcze dwa założenia dotyczące aktywności podmiotu zlecającego prace zlecone. W pierwszym założeniu Zlecający jest podmiotem aktywnym, współuczestniczącym w realizacji projektu na poziomie technicznym, organizacyjnym czy merytorycznym. Zakres aktywności Zlecającego będzie oczywiście różnicowany, jednakże założenie jego aktywnej roli wymaga wprowadzenia dodatkowej regulacji dotyczącej ustrukturyzowania działań po stronie Zlecającego, koordynacji działań Stron i wymiany informacji. Modulację tą określamy w dalszej części opracowania jako Aktywna Rola Zlecającego lub ARZ. Drugie założenie odnosi się do Zlecającego jako podmiotu, który nie uczestniczy aktywnie w realizowanych pracach, a jego rola sprowadza się do zlecenia prac, ich finansowania (lub częściowego finansowania) oraz odbioru rezultatów tych prac zleconych (Pasywna Rola Zlecającego lub PRZ). Obie zakładane modulacje są możliwe do zastosowania w każdym z zakładanych modeli.  

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Bartosz Jóźwiak – Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners – specjalizuje się w prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawnej ochronie konkurencji i konsumentów. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia i otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele licencyjne baz danych

Bazy danych i ich treści, w zależności od spełnienia ustawowych warunków, mogą być chronione na kilka sposobów.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny