Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Możliwe strategie międzynarodowej ochrony patentowej

Możliwe strategie międzynarodowej ochrony patentowej

Polska myśl techniczna oraz polskie produkty stają się coraz bardziej międzynarodowe, choć najczęściej dotyczy to dość niszowych rozwiązań. Skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku w produktach opartych na zaawansowanych technologiach wymaga często również zabezpieczenia monopolu prawnego związanego z technologią, która pozwala na stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Najlepsze jednostki badawcze na świecie (amerykańskie, brytyjskie, szwajcarskie, niemieckie) właściwie z założenia zapewniają ochronę jedynie dla najlepszych wynalazków, których potencjał wykracza poza zastosowanie jedynie na rodzimym rynku. Powszechną praktyką centrów transferu technologii u najlepszych jest wstępna ocena potencjału danej technologii, zgłoszenie patentowe, a następnie szczegółowa analiza i poszukiwanie kontrahentów do współpracy międzynarodowej w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia. Czy tego typu praktyka jest możliwa w naszym kraju? Jakie są uwarunkowania formalne i możliwe strategie ochrony na rynku międzynarodowym? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule.

„Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Treść powyższa, zawarta w Art. 63 prawa własności przemysłowej, oznacza, że kompetencje Urzędu Patentowego RP dotyczą wyłącznie patentów obowiązujących na obszarze Polski. Aby zapewnić sobie podobną wyłączność poza Polską konieczne jest uzyskanie analogiczne prawa za granicą, odrębnego dla każdego państwa, w którym ma obowiązywać patent.

1. Patent konwencyjny

Problem ochrony patentowej poza granicami macierzystego państwa zauważono już dość dawno i dla realizacji tego celu zawarto międzynarodową umowę pod nazwą: KONWENCJA PARYSKA O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ z dnia 20 marca 1883 roku. Konwencja była kilkukrotnie zmieniana, a Polska przystąpiła do niej w 1967 r. po zmianach dokonanych w Sztokholmie. Nakazuje ona stronom - państwom członkowskim Związku Ochrony Własności Przemysłowej, powołanego przez konwencję, przyznawać takie sama prawa wyłączne wszystkim zgłaszającym jakie przysługują ich własnym obywatelom, a prawidłowe zgłoszenie dokonane w państwie Związku może korzystać z pierwszeństwa do patentu wynikającego z daty zgłoszenia pod warunkiem, że w terminie 12 miesięcy zgłaszający lub jego sukcesor wystąpi o patent w tym państwie. Odbywa się to według prawa lokalnego, najczęściej obowiązkowo za pośrednictwem pełnomocnika upoważnionego do występowania przed urzędem tego państwa. Obecnie do Związku należy 175 państw, a najmłodszym członkiem jest Afganistan - od 14 maja 2017 r. http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=5.

2. Międzynarodowa współpraca patentowa

Na bazie postanowień konwencji paryskiej oparte są późniejsze umowy międzynarodowe dotyczące procedur ułatwiających występowanie o patent za granicą. Jedną z nich jest układ o współpracy patentowej, zwykle nazywany PCT od pierwszych liter angielskiej nazwy Patent Cooperation Treaty. http://bridge.gov.pl/akt-prawny/pokaz/dzu199170303/. Układ obejmuje aktualnie 152 państwa http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html i pozwala na dokonanie zgłoszenia patentowego skutkującego w przyszłości na obszarze dowolnego państwa - stronie układu przez złożenie dokumentacji w języku polskim lub angielskim, lub niemieckim, lub francuskim. Procedura PCT ma na celu scentralizowaną analizę zdolności patentowej, którą przeprowadzają międzynarodowe organy - faza międzynarodowa. Dopiero później, ale nie później niż po 30 miesiącach (w niektórych przypadkach 31 miesiącach) od daty pierwszeństwa należy dokonać zgłoszenia w państwie docelowej ochrony patentowej i rozpocząć fazę krajową. Całą procedurę kończy przyznanie patentu krajowego.

W porównaniu z ”patentem konwencyjnym” jest kilka korzyści:

  • kilkanaście miesięcy odsuwa się decyzję gdzie występować się będzie o patent;
  • mniejsza jest pracochłonność przygotowania zgłoszenia międzynarodowego bo na początku pozwala dokonać zgłoszenia tylko w jednym języku;
  • decyzja o planowanych fazach krajowych podejmowana jest po sporządzeniu raportów o zdolności patentowej, wzrasta prawdopodobieństwo uzyskania patentu, a czasem jest już nawet po uzyskaniu prawa wyłącznego dla zgłoszenia w Polsce;
  • faza „międzynarodowa” może być prowadzona przez krajowego pełnomocnika, bez konieczności powoływania pełnomocnika za granicą, albo nawet bez pełnomocnika;
  • dopiero faza „krajowa” w zgłoszeniu międzynarodowym wymaga powołania pełnomocnika w państwie docelowej ochrony i złożenie tłumaczeń opisu wynalazku, ale zwykle koszty pełnomocnika dla fazy krajowej PCT są niższe niż dla procedury konwencyjnej.

To wszystko daje czas na weryfikację rynkową wynalazku, niezbędne działania marketingowe dla patentowanego rozwiązania oraz zgromadzenie budżetu na ochronę patentową. Być może ochrona patentowa będzie już mogła być finansowana z przychodów z komercjalizacji tego wynalazku.

3. Patent europejski

Państwa europejskie w 1973 r. postanowiły zacieśnić współpracę w zakresie patentów, mimo obowiązującego już traktatu o współpracy patentowej PCT. Podpisano międzynarodową konwencję o udzielaniu patentów europejskich http://bridge.gov.pl/akt-prawny/pokaz/dzu200479737/. Polska przystąpiła do konwencji w 2004 r. i od tej chwili może być wyznaczonym obszarem ochrony tzw. patentem europejskim. Konwencja dotyczy procedury ubiegania się o ochronę, a przyznany patent europejski jest dopiero potencjalnym prawem wyłącznym bo ten wymaga walidacji patentu europejskiego przez urząd państwa wyznaczonej ochrony. Konwencja skupia 38 państw https://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html. Dodatkowo na swoim obszarze patenty europejskie uznają Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra na mocy specjalnych porozumień.

O patent europejski może wystąpić każdy, przy czym obywatel polski może wystąpić o patent europejski bez konieczności wcześniejszego wystąpienia o patent krajowy w Polsce. Zgłoszenia dokonuje się albo bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym albo za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, przy czym gdy zgłoszenie europejskie nie jest poprzedzone zgłoszeniem polskim musi być zgłaszane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Celem jest ewentualna ochrona tajemnicy państwowej przez uznanie wynalazków za tajne. O patent europejski można także wystąpić dopiero w „fazie krajowej” PCT.

Urzędowym językiem procedury jest jeden z języków: niemiecki, angielski lub francuski, ale zgłoszenia można dokonać w dowolnym języku. Europejski Urząd Patentowy wezwie wówczas do dostarczenia tłumaczenia.

W związku z powyższym, na obszarze Polski poza patentami polskimi przyznanymi na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej mogą obowiązywać także patenty europejskie.

W praktyce wybór określonej strategii nie jest do końca jednoznaczny – ponieważ zarówno tryb PCT jak i patent europejski bazują na tej samej konwencji, a samo zastosowanie trybu PCT może przewidywać częściowe zastosowanie trybu związanego z patentem europejskim, jak i zgłoszenie ochrony w trybie patentu europejskiego może przewidywać wykorzystanie procedury PCT.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny