Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Najem jako forma komercjalizacji

Najem jako forma komercjalizacji

Mówiąc o ścieżkach komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how w pierwszej kolejności wskazujemy na ustawowy (ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - t.j. Dz. U. 2016, poz. 1842 - dalej: PoSW) podział na komercjalizację bezpośrednią i pośrednią. Kluczem tego już powszechnego podziału był zakres zaangażowania w sam proces komercjalizacji wytworzonego dobra intelektualnego – bezpośredni, który angażuje jednostkę w proces przygotowania dobra intelektualnego, zaproponowania warunków umowy uwzględniającej charakter tego dobra i zasad jego wykorzystania oraz pośredni, który w dużym skrócie polega na scedowaniu praw do tego dobra na podmiot trzeci – docelowo spółkę technologiczną zajmującą się komercyjnym wykorzystaniem wytworzonego rozwiązania.

W praktyce komercjalizacji wyników badań opracowanych w państwowych jednostkach badawczych najczęściej stosuje się komercjalizację bezpośrednią, głównie ze względu na fakt, iż nie wymaga ona tworzenia odrębnej spółki celowej do komercjalizacji pośredniej. O ile komercjalizacja pośrednia sprowadza się wg ustawodawcy do obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 35 PoSW), o tyle komercjalizacja bezpośrednia przewiduje dość szerokie spektrum instrumentów: od sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami do oddawania do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW).

W praktyce w ramach komercjalizacji bezpośredniej najczęściej stosuje się umowy licencyjne (zwłaszcza w odniesieniu do wynalazków czy oprogramowania), ale wiele jednostek wykorzystuje również inne, mniej typowe dla tej ścieżki formy komercjalizacji tj. sprzedaż danego dobra intelektualnego, ale może pojawić się również taka forma jak wspomniany w przepisie ustawowym najem. Tę formę komercjalizacji można wziąć pod uwagę w sytuacji, kiedy wynikiem badań naukowych czy prac rozwojowych będzie np. urządzenie posiadające potencjał komercyjnego wykorzystania, przy czym może być to urządzenie, którego odtwarzanie jako produktu może być po prostu nieopłacalne (np. gdy stworzenie takiego urządzenia wymaga nadmiernej inwestycji, która nie zostanie skompensowana poprzez zwiększenie przychodów lub zaoszczędzenie kosztów związanych z jego wykorzystaniem). Jednocześnie urządzenie takie może być przydatne dla przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich procesów projektowych czy produkcyjnych.

W takich okolicznościach zasadne może okazać się udostępnianie takiego urządzenia jedynie czasowo (przy czym strony ustalić mogą czy udostępnienie nastąpi na czas określony - w dniach, miesiącach, czy też na czas wykonania określonych procedur - np. testów). Sposobem na czasowe udostępnienie tego typu urządzenia jest właśnie zawarcie umowy najmu, którą wprost przewiduje PoSW w definicji komercjalizacji bezpośredniej.

Umowa najmu jest umową nazwaną - tj. uregulowaną w kodeksie cywilnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 - dalej: KC). Najem polega na oddaniu przez najemcę rzeczy (ruchomej bądź nieruchomości) do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za co najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 KC). Czynsz może być przy tym zwykłą odpłatnością pieniężną, bądź świadczeniem innego rodzaju.

Najistotniejsza kwestia dotycząca możliwości stosowania umowy najmu w stosunku do urządzeń stanowiących wynik badań naukowych to kwestia ich zdolności patentowej, w szczególności zaś ryzyka utraty nowości przez wynalazek.

Zgodnie z art. 25 PWP - wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stanem techniki - zgodnie z ustawą - jest z kolei „wszystko to, co przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” (art. 25 ust. 2 PWP).

Istotne w tym kontekście jest dokonanie oceny - na ile udostępnienie urządzenia (które posiada zdolność patentową) przedsiębiorcy do stosowania stanowić będzie udostępnienie do wiadomości powszechnej wynalazku. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „do utraty nowości prowadzi jawne zastosowanie wynalazku, polegające np. wytworzeniu według niego produktów i wprowadzeniu ich do obrotu (np. rozpoczęcie sprzedaży)” [Adrian Niewęgłowski w: Demendecki Tomasz i in, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015]

Miarą publicznego charakteru udostępnienia wynalazku jest jego udostępnienie nieokreślonemu z góry kręgowi osób (w taki sposób, by osoby z tego kręgu mogły poznać istotę wynalazku - tj. aby miały możliwość dotrzeć do kompletnego zestawu środków, dzięki którym mogłyby urzeczywistnić wynalazek - [tamże]). Tym samym - w przypadku, gdyby zdolności patentowej dopatrywać się w urządzeniu jako takim, a nie w produktach wytwarzanych za jego pomocą - w ocenie autorów zasadne jest twierdzenie, że przy zachowaniu ograniczonego dostępu do urządzenia i zobowiązanie osób mających do niego dostęp do zachowania tajemnicy - wynalazek zawarty czy też urzeczywistniany za pomocą urządzenia nie doznawałby utraty nowości jako przesłanki zdolności patentowej.

Zapewnienie w umowie ograniczenia dostępu do Urządzenia będącego przedmiotem umowy (tak w formie ograniczeń osobowych, jak i fizycznych ograniczeń dostępu do pomieszczeń, w których stosowane jest urządzenie) - stanowi jeden z elementów zabezpieczenia poufności wynalazku - a zatem zabezpieczenia przesłanki nowości jako jednej z przesłanek zdolności patentowej. 

Kwestię tą należy rozpatrywać indywidualnie do każdego projektu. Utraconej zdolności patentowej nie da się bowiem odzyskać. Bez znaczenia pozostaje w tej kwestii, że do ujawnienia wynalazku doszło np. w wyniku działań pracownika, który był zobowiązany do zachowania poufności. Taka okoliczność rodzić będzie li tylko odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie tego pracownika lub zatrudniającego go przedsiębiorcy. Pozostanie bez znaczenia dla obezwładnienia możliwości uzyskania patentu na dane rozwiązanie. To z kolei stanowi uzasadnienie dla wprowadzenia wysokich kar umownych związanych z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności.

Projektowana umowa przewiduje szerszy zakres od treści regulacji umowy najmu zawartej w kodeksie cywilnym. W szczególności w umowie wprowadzono również postanowienia dotyczące obsługi urządzenia (szkolenie, serwisowanie, dostarczanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych), poufności oraz zakazu konkurencji.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Bartosz Jóźwiak – Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners – specjalizuje się w prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawnej ochronie konkurencji i konsumentów. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia i otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele licencyjne baz danych

Bazy danych i ich treści, w zależności od spełnienia ustawowych warunków, mogą być chronione na kilka sposobów.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny