Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce

Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce

Patent i prawo ochronne na wzór użytkowy to dwa różne prawa wyłączne przyznawane przez Urząd Patentowy RP. Warto zaznaczyć, iż wynalazek i rozwiązanie, które spełnia wymogi określone dla wzoru użytkowego w części niektórych rozwiązań mogą być takie same. W praktyce komercjalizacji wyników badań wzór użytkowy bywa określany jako „młodszy brat patentu” – głównie ze względu na możliwość wyboru tej formy ochrony w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uzyskania patentu na wynalazek. Nie we wszystkich sytuacjach jednak jest taka możliwość. Poznanie głównych uwarunkowań podejmowania tej alternatywnej formy zabezpieczenia dobra intelektualnego będącego wynikiem często bardzo żmudnych prac rozwojowych pozwoli na lepsze przygotowanie strategii komercjalizacji.

Definicje patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy zawarte są w art. 24 i 94 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm. w tym: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z 2015 r. poz. 1266, 1505, 1615 (dalej PWP):

  • Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 PWP).
  • Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 PWP).

Warto zaznaczyć, iż nowość wynalazku i wzoru użytkowego jest definiowana identycznie: rozwiązanie jest nowe, gdy nie jest częścią stanu techniki, a „przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” (Art. 25.2 PWP).

Część wynalazków zasługujących na patent może ubiegać się o prawo ochronne na wzór użytkowy. Wówczas od decyzji zgłaszającego zależy o jakie prawo wyłączne wystąpi. Istnieją przecież wynalazki, które dotyczą kształtu przedmiotu o trwałej postaci, a pozostałe cechy wzoru użytkowego ma każdy wynalazek zasługujący na patent, tj. nowość i użyteczność.

Istnieją jednak dziedziny rozwiązań, które nie mając trwałej postaci, nie mogą być wzorami użytkowymi. Są to rozwiązania z kategorii:

  • sposobów postępowania,
  • składów recepturowych,
  • substancji lub ich mieszanin,
  • związków chemicznych,
  • leków,
  • środków ochrony roślin,
  • rozwiązań biotechnologicznych,
  • układów elektronicznych.

Cechą różniącą wynalazek od wzoru użytkowego dla tych wynalazków, które mogą korzystać z alternatywnej ochrony jest posiadanie poziomu wynalazczego, określonego w art. 26 prawa własności przemysłowej, wg którego wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Procedura ubiegania się o patent przewiduje, że gdy w toku postępowania okaże się jednak, że wynalazek pozbawiony jest poziomu wynalazczego, zgodnie z art. 38 PWP, może stać się wzorem użytkowym, chronionym prawem ochronnym z zachowaniem tej samej daty zgłoszenia.

Dokonując wyboru kategorii prawa ochronnego należy także wziąć pod uwagę takie aspekty jak czas trwania ochrony oraz koszty uzyskania i utrzymania ochrony. Warto zatem pamiętać, iż:

  • patent trwa 20 lat, zaś wzór użytkowy może być chroniony najwyżej 10 lat,
  • opłaty za zgłoszenie jednego wynalazku i jednego wzoru użytkowego są takie same 500 zł,
  • opłaty za utrzymanie patentu przez pierwsze 10 lat są o ok. 30% wyższe niż za utrzymanie wzoru użytkowego.

Znaczący wpływ na koszty może mieć jeszcze jedna różnica, która występuje w dokumentacji zgłoszeniowej między patentem, a wzorem użytkowym. Jedno zgłoszenie patentowe może obejmować kilka wynalazków, pod warunkiem, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy, tj. gdy połączenie ich ze sobą opiera się na wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych.

Zgłoszenie wzoru użytkowego może natomiast obejmować tylko jedno rozwiązanie. Opłaty za dokonanie zgłoszenia patentowego obejmującego więcej wynalazków są wyższe o 50% ale dopiero gdy ilość wynalazków zawarta w zgłoszeniu jest większa niż 2. Porównując: opłata zgłoszeniowa za trzy wynalazki zawarte w jednym zgłoszeniu patentowym wynosi 750 zł, a opłata zgłoszeniowa za trzy wzory użytkowe wynosi 1500 zł. Przy 4 będzie to już 750 zł do 2000 zł.

Z uwagi na siłę monopolu, czas jego trwania, a także koszty zdecydowaną przewagę nad prawem ochronnym nad wzorem użytkowym ma patent. W praktyce o prawo ochronne na wzór użytkowy występuje się dopiero, gdy nie ma szans na patent - oczywiście pod warunkiem, że rozwiązanie może być wzorem użytkowym.

Proces postępowania i kolejne kroki jakie powinien wykonać uprawniony do patentu przy zgłaszaniu do ochrony winny w sytuacji, kiedy jego wynalazek potencjalnie może być również wzorem użytkowym mogą być następujące:

1. Analiza stanu techniki i ocena zdolności patentowej rozwiązania.

2. Wynik analizy: potwierdzenie nowości, brak poziomu wynalazczego – przejście do punktu 8.

3. Wynik analizy: potwierdzenie zdolności patentowej - zaprojektowanie zakresu ochrony patentowej i redakcja zastrzeżeń patentowych.

4. Zgłoszenie patentowe.

5. Negatywne uwagi Urzędu Patentowego RP dla zgłoszonego zakresu ochrony – zmiana zastrzeżeń patentowych.

6. Udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP.

7.  Odmowa udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP z uwagi na brak poziomu wynalazczego – ocena kategorii rozwiązania zawartego w zgłoszeniu patentowym.

8. Zaprojektowanie zakresu ochrony dla rozwiązań dotyczących przedmiotów o trwałej postaci, zredagowanie zastrzeżeń ochronnych, dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego.

Powyższe, procesowe ujęcie w syntetyczny sposób pokazuje, że dla rozwiązań dotyczących przedmiotów o trwałej postaci alternatywą dla patentu może być wzór użytkowy, ale tylko w przypadku, kiedy jest spełniony wymóg nowości, a rozwiązanie nie posiada poziomu wynalazczego, co można stwierdzić już przy badaniu zdolności patentowej lub w ramach postępowania o udzielenie patentu prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego twórcom odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej...

więcej
Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny