Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Prawa na dobrach niematerialnych w projektach na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Prawa na dobrach niematerialnych w projektach na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933 – dalej zwana małą ustawą o innowacyjności) wprowadziła bardzo istotne zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250 – dalej ustawa o NCBR). Dotyczą one głównie wyników badań i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (BiO), które finansowane są ze środków NCBR. Zmiany dotyczą modyfikacji ust. 3 i dodania ustępu 3a w art. 32 ustawy o NCBR, które weszły w życie 31 grudnia 2016 roku.

Poprzedni zapis art. 32 ust. 3 ustawy o NCBR zakładał, że właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez NCBR, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Zmiany tego przepisu dotyczą 2 kwestii:

1. Obok wymienionych praw własności przemysłowej (wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego) ustawodawca dopisał również „autorskie prawa majątkowe”, które mogą dotyczyć np. wytwarzanego w ramach tego typu projektów oprogramowania.

2. Zmieniono definicję reprezentanta Skarbu Państwa i w miejsce Ministra Obrony Narodowej wpisano „podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi”.

Pierwsza kwestia porządkuje aspekty związane np. z oprogramowaniem, które równie często stanowią rezultat projektów badawczo-rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, o ile nie w większym stopniu niż wynalazki, czy inne przedmioty objęte ochroną prawną w wyniku rejestracji, zgodnie z Prawem własności przemysłowej.

Przed ww. zmianą brzmienia art. 32 ust. 3 Ustawy o NCBR Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej był niejednokrotnie uprawnionym do nabycia autorskich praw majątkowych do efektów prac B+R z obszaru BiO – po zakończeniu danego projektu - na podstawie postanowień umów o wykonanie i finansowanie projektów, zawieranych przez wykonawców z NCBR, których wzory stanowiły  załączniki do regulaminów poszczególnych konkursów z obszaru BiO. Zmiana art. 32 ust. 3 daje jednak jednoznaczną legitymację wyrażoną w ustawie do otrzymania przez Skarb Państwa praw majątkowych do dóbr intelektualnych chronionych prawem autorskim.

Druga poprawka jak napisano m.in. w uzasadnieniu projektu małej ustawy o innowacyjności zmierza  do ułatwienia rozporządzania mieniem przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa w przypadku projektów badawczych lub projektów rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystane przez kilka jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Dotyczy to np. projektów, których gestorem były służby mundurowe podlegające nadzorowi Ministra właściwego ds. Wewnętrznych lub bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów – w praktyce wyniki tych projektów w świetle dotychczasowych przepisów musiały być – po ich zakończeniu, zgodnie z postanowieniami umów o wykonanie i finansowanie - najpierw przekazane MON, a następnie służby musiały zwracać się do MON o udzielenie licencji na korzystanie z niniejszych efektów projektów, co dodatkowo komplikowało proces zarządzania tymi wynikami. We wprowadzonych przepisach (ust. 3a) Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a dopiero przy braku takiego wskazania – przez Ministra Obrony Narodowej.

Na szczególną uwagę zasługuje brzmienie art. 32 ust. 3 in fine Ustawy o NCBR, zgodnie z którym obecnie właścicielem praw do efektów projektów realizowanych w obszarze bezpieczeństwa i obronności jest Skarb Państwa reprezentowany przez: „(…) podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi”. Wydaje się, że niniejszy przepis ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że dopiero jeśli umowa stanowi o przeniesieniu uprawnień na Skarb Państwa, wówczas będzie ono miało miejsce, w przeciwnym razie właścicielem praw pozostaną wykonawcy projektów z obszaru BiO. To znacząca zmiana, bowiem poprzednie brzmienie przepisu art. 32 ust. 3 Ustawy o NCBR wskazywało na jego charakter bezwzględny w odniesieniu do praw własności przemysłowej – nie było w nim mowy o postanowieniach umowy – bowiem expresis verbis z brzmienia ustawy wynikało, że właścicielem wymienionych w tym przepisie dóbr niematerialnych chronionych w wyniku dokonania rejestracji, zgodnie z prawem własności przemysłowej, był Skarb Państwa. W obecnym stanie prawnym, jak wynika z treści uzasadnienia przedmiotowych zmian, państwo nabędzie własność wspomnianych wyników – w tym autorskie prawa majątkowe do powstałych utworów takich jak oprogramowanie - tylko w przypadku zawarcia takiego zastrzeżenia w umowie (a zatem będzie to okoliczność uprzednio znana wykonawcy – art. 32 ust. 3 Ustawy o NCBR). Niezależnie od tego przewidziano również możliwość korzystania z wyników przez Skarb Państwa na zasadzie licencji niewyłącznej, co nie ogranicza prawa własności wykonawcy (art. 32 ust. 3a Ustawy o NCBR) w sytuacji kiedy prawa pozostaną po jego stronie. To ważne z punktu widzenia rozwoju efektów projektów badawczo-rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa w postaci programów komputerowych, które wymagają bieżącej ingerencji twórców w kod źródłowy, aby aplikacja funkcjonowała poprawnie i odpowiadała na potrzeby użytkowników końcowych, co nie byłoby możliwe po przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa.

Procedura przejmowania przez państwo wyników badań kluczowych ze względów bezpieczeństwa jest rozwiązaniem, które funkcjonuje w wielu krajach. W Polsce dotyczy ono również np. tzw. wynalazku tajnego (art. 56-62 ustawy Prawo własności przemysłowej). Skarb państwa może przejąć prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa nawet w sytuacji, kiedy jego przygotowanie nie było finansowane ze środków publicznych – wówczas twórcom przysługuje odszkodowanie. W przypadku analizowanych przepisów mamy do czynienia wyłącznie z projektami finansowanymi ze środków publicznych przez NCBR.

Obok analizowanego przepisu wprowadzono dodatkowo ust. 3a, który definiuje sposób przejęcia takiego wynalazku. Według przyjętych zapisów Skarb Państwa może, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor NCBR przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku realizacji tego projektu.

Warto podkreślić, że Ustawodawca zaznaczył, że Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem dokonywania zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji.

Ten ostatni zapis może powodować dość istotne konsekwencje dla projektodawców. Oznacza bowiem, że są oni zobowiązani do pozyskania praw na wszystkich możliwych i znanych polach eksploatacji, zapewniając sobie również prawo do ich poszerzenia o pola, które mogą pojawić się na dzień zakończenia tego projektu. Może to mieć bezpośredni wpływ na organizację projektu oraz na jego koszty. Wykonawca zobowiązany jest bowiem do pozyskania wszystkich możliwych praw majątkowych do danego utworu lub wymienionych w ustawie praw własności przemysłowej, aby uniknąć wad prawnych powstających efektów. W praktyce np. przygotowywanie większych systemów komputerowych wykorzystujących zaawansowane oprogramowanie, gotowe narzędzia lub moduły programowe (lub zaawansowanych urządzeń na bazie gotowych modułów) oznaczać będzie konieczność nabycia dodatkowych licencji spełniających ten warunek (tzw. licencji obejmujących wszystkie możliwe pola eksploatacji bez ograniczenia terytorialnego i czasowego) lub obowiązek wytworzenia poszczególnych modułów własnym sumptem. W przypadku kiedy wykonawcy projektu z obszaru BiO zdecydują się na nabycie licencji gotowych rozwiązań, wówczas muszą zadbać, aby były one przenoszalne na dalsze podmioty uprawnione (gestorów projektów), co również zwiększa koszt zakupu takich licencji i konieczność jego uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych projektu. Dotyczy to sytuacji, w których wykonawcy będą zobowiązani na mocy umowy o wykonanie i finansowanie projektu do przeniesienia praw na rzecz Skarbu Państwa. Wymaga to starannego zaplanowania wszystkich działań i wydatków, tak, aby możliwe było spełnienie tego wymagania. Istotne znaczenie mogą mieć również przy tym wymagania dotyczące praw zależnych (zmian, adaptacji i przeróbek) oraz prawa do udzielania sublicencji. W przypadku gotowego oprogramowania komercyjnego zwłaszcza te ostatnie wymagania mogą być problematyczne.

Wypełnienie ww. zobowiązań na pewno oznaczać będzie zwiększenie kosztów przygotowania projektu, którego celem (a tak jest obecnie najczęściej) będzie wytworzenie bardziej zaawansowanego oprogramowania lub sprzętu. Zarządzanie projektami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w świetle nowych rozwiązań wymagać będzie niezwykle starannego zarządzania pozyskiwaniem praw majątkowych do utworu i praw własności przemysłowej, praw zależnych i praw do udzielania sublicencji. Wymagać to będzie również staranniejszego przygotowania klauzul umownych w umowach licencyjnych zawieranych z wykonawcami lub kontrahentami zewnętrznymi spoza zespołu zatrudnionego przez Wykonawcę, zwłaszcza jeżeli Wykonawca będzie chciał korzystać z gotowych modułów programowych czy sprzętowych.

Z przepisów przejściowych małej ustawy o innowacyjności wynika, że do projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (w przypadku ww. przepisów: 31 grudnia 2016 roku), zastosowanie mają przepisy w brzmieniu nadanym małą ustawą o innowacyjności.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Dorota Krzewińska – Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Jakub Horn – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały ekspert CoWinners, konsultant ds. prawnych Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innych przedsięwzięć, specjalizujący się w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianych procedur komercjalizacji efektów prac B+R – w tym również prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny