Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Przekazanie praw własności do dóbr intelektualnych i licencja zwrotna w projektach na rzecz bezpieczeństwa i obronności

Przekazanie praw własności do dóbr intelektualnych i licencja zwrotna w projektach na rzecz bezpieczeństwa i obronności

Zmiany w art. 32 ustawy (ust. 3 i 3a) z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250 – dalej ustawa o NCBR) wprowadzone ustawą z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933 – dalej mała ustawa o innowacyjności) rozszerzyły uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa dotyczące wyników projektów w obszarze bezpieczeństwa i obronności (BiO) finansowanych przez NCBR o prawa autorskie (obok wcześniej zdefiniowanych praw własności przemysłowej). Zmieniono również definicję reprezentanta Skarbu Państwa jako „podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi” (wcześniej reprezentantem Skarbu Państwa był wyłącznie Minister Obrony Narodowej (MON)). Szerzej omówiono te zmiany w artykule dostępnym pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/prawa-na-dobrach-niematerialnych-w-projektach-na-rzecz-bezpieczenstwa-i-obronnosci-panstwa/

Postanowienia w umowach stosowanych standardowo w relacjach z beneficjentami programów BiO jako reprezentanta  Skarbu Państwa najczęściej wskazują MON. Jest to po części pozostałość poprzedniego brzmienia art. 32 ustawy o NCBR, gdzie MON był wyłącznym przedstawicielem Skarbu Państwa (konkursów w poprzednich latach), a po części naturalna rola projektów realizowanych w ramach bezpieczeństwa i obronności. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż niezależnie od opisywanych zmian w przepisach prawa, w umowach z wykonawcami spotykane były już wcześniej zapisy zobowiązujące beneficjentów do przenoszenia praw własności do utworów na rzecz podmiotu reprezentującego Skarb Państwa po zakończeniu realizacji projektu (co w praktyce głównie dotyczy oprogramowania).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 31 grudnia 2016 (ust. 3a art. 32 ustawy o NCBR) Skarb Państwa może w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia projektu złożyć beneficjentowi pisemne oświadczenie o nieodpłatnym korzystaniu z utworu lub prawa własności przemysłowej (wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) na wybranych polach eksploatacji (spośród znanych pól na dzień zakończenia projektu). Korzystanie z dóbr intelektualnych odbywa się na zasadach licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. Mimo tego, że przepis już obowiązuje, z uwagi na to, że nie odbył się jeszcze żaden konkurs na realizację projektów z obszaru BiO po wejściu w życie ww. nowelizacji, nie są jeszcze znane wzorce umów NCBR oparte na tych zasadach i nowe wytyczne. Przepisy przejściowe (art. 16 małej ustawy o innowacyjności) wskazują jedynie, iż nowe zasady dotyczą projektów, które zakończą się po 31 grudnia 2016 roku.

Praktyka pokazuje, że dobrym punktem odniesienia do tworzenia nowych dokumentów są zasady i wzorce umów o wykonanie i finansowanie projektów już zakończonych. Tego typu wzorce mogą mieć również duże znaczenie dla projektów zrealizowanych przed 31 grudnia 2016 roku i będących w trakcie procesu przekazywania praw, zwłaszcza, że w praktyce nie ma powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie.

Do skonstruowania tego typu wzorców posłużono się dokumentacją konkursową rozstrzygniętych konkurów w zakresie bezpieczeństwa i obronności organizowanych przez NCBR. Warto zauważyć, że w dużej części beneficjentami tych konkursów były podmioty zajmujące się tworzeniem oprogramowania, zatem przeniesienie ewentualnych praw własności do wyników takich projektów w dużej mierze dotyczyć będzie autorskich praw majątkowych.

Przeniesienie autorskich prawa majątkowych nie następuje automatycznie, na mocy ww. umowy o wykonanie i finansowanie, konieczne jest bowiem zawarcie odrębnej umowy pomiędzy wykonawcami projektu i uprawnionym podmiotem reprezentującym Skarb Państwa, w której uregulowane zostaną poszczególne kwestie przeniesienia własności intelektualnej na rzecz Skarbu Państwa. Szczególnie istotne jest zdefiniowanie pól eksploatacji na których niniejsze przeniesienie nastąpi. Dostępny na stronach NCBR wzorzec umowy o wykonanie i finansowanie / współfinansowanie projektu B+R z obszaru BiO podaje przykładowe pola eksploatacji, które jednak wymagają dostosowania do indywidualnych utworów, powstałych w ramach poszczególnych projektów.

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu reguluje również pobieżnie kwestie licencji udzielanej przez reprezentanta Skarbu Państwa na rzecz wykonawców – po dokonaniu przeniesienia autorskich praw majątkowych. Tutaj również jest potrzebne uregulowanie tej kwestii w odrębnej czynności prawnej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby licencja, którą roboczo możemy nazwać „licencją zwrotną” była uregulowana w tej samej umowie, w której wykonawcy dokonują przekazania efektów projektów w postaci utworów na rzecz Skarbu Państwa.

Zarówno w kontekście przenoszenia autorskich prawa majątkowych jak i udzielania licencji zwrotnej, nie należy zapominać o zależnych prawach autorskich. Konieczne jest bowiem odrębne zezwolenie na wykorzystywanie opracowań utworów pierwotnych (stan na dzień zakończenia Projektu – „as is”) powstałych na skutek ich modyfikacji, tłumaczenia, adaptacji itd.  zarówno przez Uprawnionego (np. MON) oraz Wykonawców Projektu. Dla rozwoju oprogramowania stanowiącego w zdecydowanie większej mierze efekt projektów B+R z obszaru BiO to bardzo ważna kwestia. Samo przeniesienie autorskich praw majątkowych nie powoduje bowiem jednoczesnego uregulowania zależnych praw autorskich. Zawsze należy poruszyć tę tematykę w osobnej regulacji pomiędzy Stronami Umowy.

Niejednokrotnie w ramach projektów B+R z obszaru BiO jest dokonywany zakup specjalistycznej infrastruktury technicznej, która funkcjonalnie połączona z efektami projektu w postaci oprogramowania tworzy system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1219). W umowie pomiędzy wykonawcami i Skarbem Państwa, można zatem również uregulować kwestię przeniesienia własności zakupionego w ramach projektu sprzętu IT lub RTV – w tym procedurę faktycznego przekazania.

Załączony poniżej wzór umowy zawiera propozycję przykładowych postanowień w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do efektów projektów B+R z obszaru BiO i ewentualnie własności infrastruktury technicznej zakupionej w ich ramach (jeżeli jest funkcjonalnie powiązana z oprogramowaniem powstałym w ramach projektu). Należy zaznaczyć, że nie jest to wzór uniwersalny - każda umowa wymaga dostosowania do uwarunkowań danego projektu i wyników, które powstały w trakcie jego realizacji.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Dorota Krzewińska – Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Jakub Horn – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały ekspert CoWinners, konsultant ds. prawnych Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innych przedsięwzięć, specjalizujący się w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianych procedur komercjalizacji efektów prac B+R – w tym również prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny