Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Pułapki przenoszenia i licencjonowania praw własności intelektualnej – co zrobić, aby transfer praw lub licencja były skuteczne?

Pułapki przenoszenia i licencjonowania praw własności intelektualnej – co zrobić, aby transfer praw lub licencja były skuteczne?

1. Uwagi ogólne

Prawa IP co do zasady są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Nie dotyczy to jednak autorskich praw osobistych twórców oraz firmy przedsiębiorcy – w tym zakresie możliwe jest jedynie upoważnienie innego podmiotu do wykonywania powyższych praw.

Warto pamiętać, by w każdym rodzaju umowy zawrzeć zapewnienia, że zbywcy lub licencjodawcy przysługują określone prawa (że są ważne, nie są obciążone prawami osób trzecich ani że nie toczą się żadne spory ich dotyczące itp.), jak również klauzulę indemnifikacyjną (tj. zobowiązanie zbywcy/licencjodawcy do pokrycia szkody poniesionej na wypadek roszczeń osób trzecich).

2. Prawa autorskie

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe musi mieć formę pisemną (pod rygorem nieważności). Najlepiej wyraźnie w niej wskazać (poprzez użycie słowa „przenoszę”), że jest to umowa przeniesienia a nie licencja, gdyż w przypadku wątpliwości prawo autorskie uznaje domniemanie udzielenia licencji.

Najczęstszym błędem popełnianym w umowach przeniesienia autorskich praw majątkowych jest brak wymienienia pól eksploatacji. Pola te powinny być jasno określone (np. zwielokrotnienie lub utrwalanie określoną techniką egzemplarzy utworów, wprowadzanie oryginałów lub egzemplarzy do obrotu), ponieważ przeniesienie będzie dotyczyło tylko pól wyraźnie wskazanych w umowie. Postanowienie o przeniesieniu praw „na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy” może być kwestionowane.

Drugą kwestią stwarzającą największe problemy są postanowienia w zakresie autorskich praw zależnych. Wprawdzie sporządzanie opracowań utworu (tłumaczeń, przeróbek, adaptacji) co do zasady nie wymaga zgody właściciela praw autorskich (z wyjątkiem baz danych chronionych prawem autorskim), to już korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu wymaga takiej zgody. Co więcej, twórcy utworu przysługują niezbywalne autorskie prawa osobiste, w tym prawo do nienaruszalności treści i formy utworu. Jeśli zatem nabywca pragnie swobodnie korzystać z modyfikacji utworu, w umowie przeniesienia powinny się znaleźć postanowienia dotyczące autorskich praw zależnych oraz osobistych. Przykładowo umowa powinna przywidywać przeniesienie prawa do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie praw zależnych do opracowań utworu. Ze względu na nieprzenoszalność autorskich praw osobistych umowa może przewidywać upoważnienie do ich wykonywania, w tym do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie lub/i zobowiązanie twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu.

Ponadto umowa przeniesienia powinna zawierać klauzule dotyczące:

  • przeniesienia własności nośnika, na którym został zapisany utwór (bowiem przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia praw własności do nośnika);
  • momentu przejścia praw (nie można dokonywać „wstecznego” przeniesienia autorskich praw majątkowych); co więcej, umowa nie może obejmować przeniesieniem wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju, jakie mają zostać stworzone przez twórcę w przyszłości);
  • odpłatności przeniesienia (w braku wyraźnego postanowienia w tym zakresie prawo autorskie przewiduje domniemanie przeniesienia za wynagrodzeniem).

W zakresie licencji większość powyższych zasad zachowuje swoją aktualność. Dodatkowo w umowie licencyjnej należy określić, czy licencja ma charakter wyłączny (właściciel praw nie może udzielić innej osobie licencji w takim samym zakresie) – w przeciwnym razie domniemywa się niewyłączność licencji. Ponadto należy pamiętać, że licencja wyłączna musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Licencja musi również precyzyjnie określać okres, na jaki jest udzielana (inaczej prawo autorskie domniemywa, że licencja została udzielona na 5 lat i następnie wygasa), oraz terytorium, którego dotyczy (w braku odpowiednich postanowień licencja będzie obejmowała terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę).

Prawo autorskie przewiduje następujące okresy licencji i okresy ich wypowiedzenia:

  • umowa zawarta na czas oznaczony nieprzekraczający 5 lat – wygasa po upływie tego terminu; jeśli strony chcą mieć możliwość jej wypowiedzenia, muszą to wyraźnie zastrzec w umowie;
  • umowa zawarta na czas nieoznaczony – w tym wypadku prawo autorskie przewiduje roczny termin wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego; strony mogą przewidzieć inny okres wypowiedzenia;
  • umowa zawarta na czas oznaczony przekraczający 5 lat – wypowiedzenie po upływie 5 lat następuje w taki sam sposób jak w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony; w okresie wcześniejszym wypowiedzenie jest możliwe, jeśli strony przewidzą taką możliwość.

Umowa powinna również określać, czy licencjobiorca uprawniony jest do udzielania dalszej licencji (sublicencji) osobom trzecim. W braku przyznania takiego uprawnienia w umowie prawo to nie będzie przysługiwało licencjobiorcy.

3. Prawa własności przemysłowej

W przypadku praw własności przemysłowej należy pamiętać, że zarówno umowa ich przeniesienia, jak i licencja muszą mieć formę pisemną (pod rygorem nieważności). Możliwe jest także przeniesienie prawa do uzyskania prawa własności przemysłowej, jak również prawa pierwszeństwa do jego zarejestrowania lub prawa ze zgłoszenia. W zakresie znaków towarowych należy pamiętać o nabyciu nie tylko prawa ochronnego na znak towarowy, ale również praw autorskich do logotypu stanowiącego przedmiot tego znaku. Przeniesienie należy ujawnić we właściwym rejestrze Urzędu Patentowego.

Licencja może mieć formę licencji wyłącznej lub niewyłącznej. Ponadto może ona ograniczać korzystanie z prawa własności przemysłowej do pewnego zakresu (np. licencja na korzystanie ze znaku towarowego tylko dla celów marketingowych). Należy podkreślić, że w umowie licencji powinny znaleźć się postanowienia co do terytorium i okresu, na jaki jest udzielana, oraz możliwości jej wypowiedzenia.

W licencji strony powinny również określić, czy licencjobiorca ma prawo do udzielania sublicencji. Warto pamiętać, że w zakresie patentów oraz wzorów prawo własności przemysłowej przewiduje domniemanie braku prawa do sublicencji po stronie licencjobiorcy. Natomiast w przypadku znaków towarowych jest odwrotnie, dlatego też trzeba pamiętać o wyraźnym wyłączeniu prawa do udzielania sublicencji na znak towarowy, jeśli taka jest wola licencjodawcy.

4. Know-how

Istnieją wątpliwości co do natury know-how oraz możliwości przeniesienia praw do niego; natomiast z pewnością możliwe jest zawarcie umowy jego udostępnienia (w ramach np. licencji lub umowy o zachowanie poufności). Z praktycznego punktu widzenia każda umowa dotycząca know-how powinna określać dokładnie przedmiot umowy, tzn. zakres informacji, które strony uznają za poufne (rodzaj informacji, obszar merytoryczny), oraz cel, w jakim informacje mogą być wykorzystywane przez drugą stronę.

Ponadto w umowie powinny znaleźć się następujące postanowienia:

  • zobowiązanie strony otrzymującej do zachowania informacji w poufności i nieprzekazywania ich osobom trzecim;
  • jeśli strona przekazująca udziela zgody na przekazywanie poufnych informacji osobom trzecim – zobowiązanie, by udostępnienie podlegało przynajmniej takim samym warunkom, jak te zawarte w umowie;
  • określenie standardów zabezpieczenia informacji.

Umowa powinna przewidywać, czy dochodzi do ewentualnego przeniesienia prawa do know-how – wówczas zbywca potencjalnie nie może sam korzystać z tego know-how w przyszłości; zawierając zaś umowę udostępnienia/licencji know-how, zachowuje on prawo do korzystania z przekazanych informacji.

5. Stosunki z pracownikami

Przedmioty praw własności przemysłowej oraz utwory najczęściej tworzone są w ramach przedsiębiorstwa czy instytucji naukowej przez pracowników lub zleceniobiorców i dlatego istotne z punktu widzenia tych podmiotów jest zapewnienie sobie praw IP.

Majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy. Zasada ta dotyczy jedynie autorskich praw majątkowych, dlatego też w umowie o pracę powinny się znaleźć wyraźne postanowienia dotyczące autorskich praw zależnych i osobistych. Wyjątkiem jest utwór będący programem komputerowym, do którego pracodawca nabywa pełnię praw – prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują bowiem również prawo do dokonywania w nim zmian. Dodatkowo w stosunku do programów komputerowych nie ma zastosowania prawo osobiste twórcy do nienaruszalności treści i formy utworu.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zlecenia stworzenia utworu poza stosunkiem pracy konieczne jest zawarcie w umowie pełnej klauzuli przeniesienia praw, względnie licencji na rzecz zamawiającego.

Sytuacja przedsiębiorców i instytucji naukowych jest o wiele korzystniejsza w przypadku patentów i wzorów, ponieważ gdy twórca w ramach wykonywania przez niego obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy (np. zlecenia) tworzy wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy, stosowne prawa przysługują pracodawcy lub zamawiającemu.

Źródło: DENTONS

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło