Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Rola badania zdolności patentowej w procesie komercjalizacji wyników badań

Rola badania zdolności patentowej w procesie komercjalizacji wyników badań

Art. 9 ustawy z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej zmienia również ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki nakładając na jednostki naukowe obowiązek przeznaczania 2% środków finansowych (przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego) na utrzymanie centrów transferu technologii i działania związane z komercjalizacją. Jest to ogromna szansa na zorganizowanie stabilnych i przemyślanych działań wspierających proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wg ustawodawcy działania te powinny polegać na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji. Wieloletnie doświadczenia związane z komercjalizacją wskazuje, że działaniem, które związanym ze wszystkimi wymienionymi kategoriami jest badanie zdolności patentowej.

Funkcja i zakres badania zdolności patentowej

Badanie zdolności patentowej wynalazku jest szerokim zagadnieniem zmierzającym do ustalenia czy może on być objęty ochroną patentową. Efektem tego badania jest uzyskanie jednej z odpowiedzi:

  • "nie, wynalazek nie może być opatentowany”
    lub
  • „tak, można liczyć na uzyskanie patentu”.

Badania zdolności patentowej dotyczą zwłaszcza takich cech, które musi posiadać wynalazek z dowolnej dziedziny techniki, jak:

  • nowość,
  • poziom wynalazczy,
  • możliwość przemysłowego stosowania.

Nowość oraz poziom wynalazczy ocenić można wyłącznie analizując znany stan techniki. <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/badanie-stanu-techniki-pozwoli-potwierdzic-nowosc-wynalazku/>

Poza tym prawo własności przemysłowej w art. 28 i 29 określa co nie jest wynalazkiem <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/wynalazki/>, oraz co będąc wynalazkiem, także nie może być opatentowane <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/nie-kazdy-wynalazek-moze-byc-opatentowany/>.

Badanie zdolności patentowej wykonuje wynalazca lub działający na jego rzecz rzecznik patentowy, względem wyników badań naukowych czy rezultatów prac rozwojowych. Ale rodzajów wykonywanych badań może być więcej.

Badania wykonywane z urzędu

Podobny charakter ma badanie wykonywane z urzędu przez urzędy patentowe dla wynalazków zgłoszonych do opatentowania. Pierwszym etapem takich badań jest sprawozdanie o stanie techniki <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/warto-przeprowadzic-badanie-patentowe-swojego-rozwiazania/>, które Urząd Patentowy RP wysyła do zgłaszającego wynalazek do opatentowania już kilka miesięcy po dokonanym zgłoszeniu.

Sprawozdanie zawiera wykaz dokumentów, które urząd zamierza brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu patentu. Przy każdym z wskazanych dokumentów znajduje się symbol: A, X, Y lub E, który mówi jaki jest charakter tego dokumentu:

A- oznacza dokument który należy do znanego stanu techniki w dziedzinie zgłaszanego wynalazku, ale nie stanowi on przeszkody w udzieleniu patentu;

X - dokument, który należy do znanego stanu techniki, już wcześniej obejmujący te same cechy co zgłaszany wynalazek, a więc podważa jego nowość;

E - zgłoszenie patentowe, które należy do stanu techniki i które było dokonane wcześniej, obejmowało te same cechy co zgłaszany wynalazek ale opublikowano go dopiero po zgłoszeniu wynalazku do opatentowania. Podważa jego nowość.

Y - dokument ze znanego stanu techniki zawierający rozwiązania zbliżone do zawartych w zgłaszanym wynalazku, który powoduje, że wynalazek w sposób oczywisty może z niego wynikać. Taki dokument podważa poziom wynalazczy.

Przy dokumentach odnotowuje się także, których zastrzeżeń patentowych wynalazku dotyczą. Sprawozdanie zawiera symbol dziedziny techniki, do której eksperci urzędu zakwalifikowali zgłoszenie oraz z jakich źródeł informacji korzystano przy sporządzaniu sprawozdania. Może ponadto zawierać inne informacje o zdolności patentowej np. „Pozbawione zdolności patentowej przez art. 28 ustawy prawo własności przemysłowej”.

Drugi etap badań patentowych wykonywanych przez urząd uwzględnia rezultaty zawarte w sprawozdaniu i po ewentualnej korespondencji ze zgłaszającym zakończony jest decyzją urzędu patentowego przyznającą ochronę patentową lub odmawiającą jej przyznania.

Podobnie wyglądają sprawozdania sporządzanie przez Europejski Urząd Patentowy dla wynalazków zgłaszanych w procedurze międzynarodowej PCT lub procedurze Patentu Europejskiego.

Zakres ochrony patentowej jako rezultat badań zdolności patentowej

Celem i rezultatem badań zdolności patentowej wynalazku może być określenie jaki może być zakres monopolu patentowego. Po wykonaniu poszukiwań w stanie techniki można dojść do wniosku, że co prawda część naszego wynalazku była już wcześniej znana, ale jest w nim także obszar dotychczas nieujawniony w żadnej publikacji. I właśnie do tego zakresu ograniczymy ochronę patentową.

Wtórne badania zdolności patentowej

Niekiedy konieczne jest powtórzenie badania zdolności patentowej. Takie wtórne badanie jest niezbędne aby stwierdzić, że np.:

  • po dokonanym zgłoszeniu nie opublikowano dokumentów podważających nowość wynalazku,
  • mimo pozytywnych sygnałów płynących z wcześniejszych badań zdolności wykonanych przez wynalazcę i urząd patentowy warto inwestować w komercjalizację wynalazku, że patent zostanie przyznany, jaka może być siła monopolu z patentu i małe jest zagrożenie unieważnienia przyszłego patentu. Badanie wykonywane jest zwykle na zlecenie inwestorów,
  • planujących komercjalizację wynalazków, najczęściej już na etapie wyceny technologii objętej patentami,
  • mimo przyznanego już patentu wynalazek nie posiada ustawowych cech wymaganych do jego uzyskania i wniosek o unieważnienie patentu może zostać uwzględniony przez urząd patentowy,  badanie wykonuje się najczęściej gdy narazimy się na zarzut naruszenia patentu, podczas gdy naszym zdaniem rozwiązania objęte ochroną nie zasługują na patent - jest to badanie sporządzane jako wstępny etap wniosku o unieważnienie patentu.

Źródła informacji w badaniach zdolności patentowej

Podstawowym źródłem informacji są opublikowane patenty i zgłoszenia patentowe. Prawo przewiduje sposoby dokonywania publikacji przez urzędy patentowe i najczęściej są to publikacje drukowane na papierze. Obecnie przy ustalaniu stanu techniki dopuszcza się korzystanie z publikacji w wersji elektronicznej dostępnych w sieci Internet. Muszą one jednak spełniać te same warunki co dokumenty w wersji papierowej. Kluczowa jest możliwość ustalenia daty publikacji dokumentu <http://uprp.pl/uprp/_gAllery/25/87/25870/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf>.

Jest wiele baz danych <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/warto-przeprowadzic-badanie-patentowe-swojego-rozwiazania/> patentów i zgłoszeń patentowych, dostępnych przez sieć Internet. Zwykle urzędy patentowe w poszczególnych państwach prowadzą bazy własnych zgłoszeń patentowych i udostępniają je bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Jedną z ciekawszych propozycji jest baza ESPACENET, dostępna w Internecie pod adresem https://worldwide.espacenet.com/, integrująca dokumenty patentowe z ponad 90 państw świata. Baza jest prowadzona przez Europejski Urząd Patentowy w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej i udostępniana nieodpłatnie. Pozwala wyszukiwać dokumenty według wielu różnych kryteriów stosowanych oddzielnie lub łącznie.

Wstępne wyszukiwania można rozpocząć od wyszukiwania według słów kluczowych występujących w tytule czy skrócie opisu. Najlepiej po angielsku bo zdecydowana większość patentów ma wersje anglojęzyczne.

Chcąc dowiedzieć się np. jakie są sposoby konserwowania mleka przez chłodzenie wpisujemy słowo „milk”. W rezultacie uzyskujemy informację, że patentów z tym słowem jest więcej niż 10000. Nie sposób przejrzeć ich wszystkich, należy więc ograniczyć liczbę wyników poprzez wpisanie wyrażenia „milk AND cooling”, w rezultacie uzyskamy 7097 wyników. Nadal zbyt dużo. Ponadto jeśli przyjrzymy się treści tytułów to stwierdzimy, że są tam zarówno butelki dla niemowląt, napoje mleczne i inne.

 

Sposobem na bardziej precyzyjne poszukiwania jest klasyfikacja patentowa. Klasyfikując wcześniej wynalazek zgodnie z zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (w  bazie  widoczny jako IPC- International Patent Classification) w klasie:

A23C3/04 - PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE. ŻYWNOŚĆ LUB ŚRODKI SPOŻYWCZE; ICH PRZERÓB. PRODUKTY MLECZARSKIE, np. MLEKO, MASŁO, SER; NAMIASTKI MLEKA LUB SERA; WYTWARZANIE ICH. Konserwowanie mleka lub preparatów mlecznych przez zamrażanie lub oziębianie uzyskujemy już tylko 784 „trafienia”.

 

 

Kryteriów można wprowadzić więcej, np. ograniczyć okres w którym opublikowano dokument. Zakres czasowy badań zależy od dziedziny badanego wynalazku. Zdolności patentowej szkodzą wszystkie ujawnione wcześniej rozwiązania bez względu na to kiedy ujawnienie miało miejsce, jednak zakres czasowy badanych publikacji w praktyce ogranicza się w zależności od dynamiki rozwoju badanej dziedziny. Dłuższy zakres czasowy, 15-20 lat, winny mieć badania w dziedzinie rozwijającej się wolniej, a krótszy: 5-6 lat w dziedzinie rozwijającej się dynamicznie.

Można też ograniczyć liczbę państw, w których będziemy poszukiwać. Chociaż gdziekolwiek opublikowane wcześniej rozwiązania mogą decydować o zdolności patentowej badanego wynalazku, to w praktyce badania zdolności patentowej wykonuje się w krajach, co do których wiadomo, że są wiodące dla danej dziedziny techniki.

Wagi badań zdolności patentowej nie można przecenić. Wyniki badań mają decydujący wpływ na kształt zastrzeżeń patentowych wynalazku. O ile żądanie zbyt szerokiej ochrony patentowej może skutkować sprzeciwem ze strony urzędu patentowego, z którego zgłaszający może wybrnąć ograniczając wnioskowany zakres patentu, o tyle zbyt wąski zakres ochrony na wstępie uniemożliwia jej późniejsze rozszerzenie. Skutkiem jest słaba ochrona patentowa, a w konsekwencji niewielka siła monopolu udzielonego patentu, a dalej niska wycena wartości patentu i mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów w komercjalizowaniu patentu.

Na rezultaty badania zdolności patentowej nie wpływa status prawny dokumentów ze stanu techniki. Status prawny wpływa jednak na wyniki analizy tzw. freedom-to-operate, gdy zdolności patentowej nie będzie z powodu braku nowości lub braku poziomu wynalazczego. Gdy patenty podważające zdolność patentową będą chronione, wynalazku nie tylko nie będzie można opatentować, ale także stosować bez zgody właściciela patentu.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego twórcom odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej...

więcej
Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny