Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Rola znaku towarowego w komercjalizacji

Rola znaku towarowego w komercjalizacji

Znak towarowy jest specyficznym dobrem intelektualnym. Według art. 86 d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej ustawa PoSW (z uwzględnieniem zmian wg Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60.) nie jest on przewidziany jako jeden z rodzajów dóbr intelektualnych stanowiących bezpośredni wynik prac badawczych. Podobne postanowienia zawiera art. 32 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań (z uwzględnieniem zmian wg Dz. U. z 2016 r. poz. 900, 1250, 1933) oraz art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (z uwzględnieniem zmian wg Dz. U. z 2015 r. poz. 839, 1268).

Praktyka pokazuje jednak, że tego typu forma ochrony często jest wykorzystywana przez państwowe jednostki badawcze. Powody związane ze zgłoszeniem znaku towarowego są różne, ale najczęściej mamy do czynienia ze znakami towarowymi  w środowisku naukowym w sytuacji, kiedy oznaczenie jest oryginalne i wykonano lub planuje się wykonanie szeroko zakrojonych działań upowszechniających. Intensywna promocja pozwala bowiem z reguły zbudować  korzystną percepcję danej marki, co daje możliwość wykorzystania tego swoistego kapitału w komercjalizacji i wdrożeniach wyników badań oraz akcjach społecznych lub mających na celu popularyzację nauki. Bardzo popularne jest również rejestrowanie znaków towarowych przy tworzeniu nowych spółek spinoff, które wyodrębniane są na bazie technologii opracowanej w danej jednostce badawczej.

Definicja znaku towarowego według różnych systemów prawnych jest w zasadzie podobna. Zgodnie z art. 120 prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Z powyższej definicji wynika, że konieczne jest spełnienie następujących warunków aby uzyskać prawo wyłączne dla znaku:

  • oznaczenie stosowane jako znak towarowy musi się dać przedstawić graficznie i nie ma znaczenia jak to zostanie zrealizowane np. tekst lub zapis nutowy, rysunek, bryła, kolor;
  • musi mieć elementy charakterystyczne posiadające zdolność do odróżniania towarów lub usług;
  • dotyczy konkretnych towarów lub usług, choć lista towarów lub usług oznacza znakiem może być bardzo szeroka;
  • towary lub usługi oferowane są przez przedsiębiorstwo.

Ochrona znakiem towarowym w przypadku wyników badań może mieć zatem charakter uzupełniający w stosunku do innych monopoli prawnych np. wynalazków chronionych patentem (zgłoszeniem patentowym).

Można sobie wyobrazić rezultaty badań naukowych, które same w sobie cieszą się zainteresowaniem przemysłu. Zwłaszcza jeśli te wyniki zebrane są w zwartym opracowaniu w formie projektu urządzenia, procedury analitycznej, czy sposobu postępowania, którym nadano oryginalne oznaczenie. Znak towarowy jest wówczas używany jak hasło pozwalające w krótkiej formie wskazywać na oferowane rozwiązanie. Pozornie może wydawać się, że przekazanie wyników oznaczonych znakiem towarowym na wyłączność jednemu nabywcy nie ma większego sensu (intuicyjnie można to odnieść do użycia znaku towarowego do oznaczenia jednej sztuki towaru na rynku, co mija się z celem), ale znak towarowy może mieć samo w sobie funkcję popularyzującą daną technologię i przyczynić się ostatecznie do znalezienia nabywcy i realizacji korzystnej dla jednostki badawczej strategii komercjalizacji – wówczas taka wyłączność jak najbardziej jest uzasadniona. Przykładem takich oznaczeń nowych rozwiązań, w których zarejestrowano znak towarowy mogą być:

  • nazwa „TESTOPLEK” stanowiąca znak chroniony na rzecz jednej z uczelni i przeznaczona do oznaczania preparatów chemicznych i środków farmaceutycznych, ale także usług analiz chemicznych i innych badań.
  • “MOLTEST” - nazwa chroniona jako znak towarowy dla opracowanych w wyniku prac badawczych testów medycznych wykrywania raka, działalności badawczo naukowej oraz usług medycznych.
  • „INNOPENA” - znak chroniony dla usług doradczych, szkoleniowych i działalności badawczej. Jest nazwą platformy informatycznej opracowanej jako rezultat prac badawczych prowadzonych przez wyższą uczelnię.
  • „LETOR” - nazwa handlowa urządzenia medycznego - ortoza kończyny dolnej będącej rezultatem pracy badawczej - znak należy do jednego z instytutów PAN.

Nabywca wyników badań, wraz z prawem realizowania ich w praktyce, może otrzymać prawo używania znaku towarowego do oznaczania towarów.

Obok typowej komercjalizacji w praktyce spotyka się często wykorzystanie znaków towarowych w usługach badawczych tj. ekspertyzy czy badania zlecone. Działalność badawcza jest przecież jedną z podstawowych dziedzin aktywności instytucji naukowych. Także prac badawczych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Pożądaną więc rzeczą jest zapewnienie sobie wyłączności na oznaczenie, pod którym te prace badawcze są wykonywane. Są to najczęściej nazwy lub godła jednostek badawczych:

  • „COLLEGIUM MEDICUM UMK”
  • „SUM”  - Śląski Uniwersytet Medyczny
  • „UJK” - Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Zamawiający badania otrzymuje sprawozdanie zawierające wyniki opatrzone chronionym godłem instytucji naukowej, ale z reguły wolno mu posłużyć się tym godłem tylko wraz z tym sprawozdaniem. Ochrona znaku towarowego dla nazwy lub godła instytucji ma jedynie takie znaczenie, że żaden inny podmiot naukowy nie będzie mógł posługiwać się podobnym oznaczeniem, jeśli zajdzie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do oferty usługowej.

Znaki towarowe mogą być również związane z oryginalnymi nazwami popularnych imprez związanych z popularyzacją działalności badawczej – np.:

  • „DNI OWADA” - znak chroniony i używany przez cykl imprez organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.  
  • „NOC NAUKOWCÓW” - znak towarowy Politechniki Poznańskiej.

Funkcją takiej ochrony jest wówczas ochrona marki promującej otwarte imprezy bezpośrednio kojarzone z daną uczelnią i docelowo jej marką główną.

W przypadku komercjalizacji wyników badań rozumianej ściśle np. wg definicji ustawy PoSW jako komercjalizacja bezpośrednia (licencjonowanie, najem, dzierżawa) lub komercjalizacja pośrednia (nabywanie lub obejmowanie udziałów w spółkach) jak już wspomniano oznaczenie nowej technologii (prototypu lub produktu) znakiem towarowym ma sens jeżeli zyska on w toku prac badawczych i upowszechniających pewną renomę. Wówczas wraz z wynikami badań nabywca może uzyskać wyłączność na używanie oryginalnego, wypromowanego już znaku. Renomę może zyskać nawet wówczas gdy produkt nie znajduje się jeszcze w obrocie rynkowym, ale potencjalni odbiorcy są informowani o produkcie poprzez konferencje naukowe, publikację wyników badań w ogólnodostępnych mediach czy relacje mediów z rezultatów testów, np. nowego leku.

Warto zaznaczyć, że warunkiem utrzymania ochrony znaku towarowego jest jego używanie. Nie ma zatem powodu nadawać fantazyjnej nazwy i ubiegać się o ochronę dla znaku, który służy do oznaczania produktu, który np. nie może być promowany. Prawo ochronne na znak towarowy, który nie jest używany przez 5 lat, wygasa.

Państwowe jednostki badawcze obok działalności naukowej prowadzą działalność dydaktyczną. Obok wspomnianej już ochrony nazwy własnej jednostki wraz z towarzyszącą grafiką (godło) uczelnie ubiegają się o ochronę innych oznaczeń – np.  np. haseł reklamowych kampanii rekrutacyjnych tj. kampania „WYBIERZ DOBRY KIERUNEK”. 

Państwowe jednostki badawcze mogą również prowadzić inną działalność gospodarczą np. przez spółki celowe, czy wspomagane przez nie spółki technologiczne spin-off, ale również przez różnego typu zakłady pomocnicze. Znak „BOTANIK” - chroniony jest na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przeznaczony jest do oznaczania oferowanych przez Uniwersytet narzędzi ogrodniczych, materiału siewnego i roślin, usług agrotechnicznych i projektowania ogrodów. Działalnością, która bardzo często chroniona jest znakiem towarowym i kojarzona z pewną renomą jest również działalność wydawnicza. Przykładami znaków towarowych na tym specyficznym rynku mogą być np. takie znaki jak:

  • “RERUM RUSTICARUM UNIVERSITAS CRACOVIENSIS”
  • „SCIENTIA VINCES“

Mimo, iż działalność kulturalna środowisk akademickich nie jest do końca związana z komercjalizacją warto również ją wspomnieć w kontekście ochrony znaków towarowych. Oznaczenia pod którymi instytucje naukowe prowadzą działalność kulturalną są często także przedmiotem ochrony jako znak towarowy. Są to np.:

  • nazwy chórów akademickich: Chór im. Prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie "WAWRZYCZKI".
  • nazwy studenckich rozgłośni radiowych: „KAMPUS 97,1 FM”
  • nazwy klubów studenckich: „HYBRYDY”, „STODOŁA”.

Jak widać z powyższych przykładów w praktyce bardzo często wykorzystuje się znak towarowy i w bardzo wielu przypadkach zarówno bezpośrednio jak i pośrednio może dotyczyć on zadań związanych z komercjalizacją. Wymaga to jednak powiązania takiego znaku z odpowiednią strategią promocji.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji...

więcej
Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Aby relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny