Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa licencyjna (prawa własności przemysłowej) z komentarzem

I. Zagadnienia ogólne  

Odnosząc się do charakteru prawnego umowy licencyjnej wskazać należy różnicę pomiędzy pojęciem „umowa licencyjna” a „licencja”. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmujemy, że pojęcie „umowa licencyjna” używane jest w odniesieniu do czynności prawnej (umowy pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą), natomiast termin licencja używany jest jako określenie upoważnienia, udzielonego licencjobiorcy w wyniku zawarcia umowy licencyjnej.[1]

Jeżeli prawo wyłączne jest przedmiotem wspólności, udzielenie licencji, gdyż stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu,  wymaga zgodnie z art. 72 ust 1 PrWłPrzem w zw. z art. 199 KC zgody wszystkich współuprawnionych.

Wskazać również należy, że do dziś toczy się spór, przedstawicieli doktryny, powstały na tle WynU, co do charakteru prawnego licencji. Poglądy doktryny można podzielić na trzy zasadnicze grupy: pierwsza z nich przyjmuje czysto zobowiązujący[2] charakter licencji, drugie stanowisko oparte jest na założeniu, że mamy tu do czynienia z czynnością o podwójnym skutku rozporządzająco-zobowiązującym[3], trzecią grupę tworzą opinie tych autorów, którzy dopatrują się tu swoistej kategorii czynności upoważniających[4] lub upoważniająco-zobowiązujących.[5]

II. Rodzaje licencji

Wskazać należy, że licencje wskazane w umowach mogą być pełne lub ograniczone, wyłączne, niewyłączne.[6]

Zgodnie z art. 76 ust. 2 licencja może być pełna lub ograniczona, licencja jest pełna jeśli licencjobiorca ma prawo korzystać z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. W razie braku odmiennej umowy pomiędzy stronami licencja ma charakter licencji pełnej. Wskazać należy jednocześnie, że roszczeń z tytułu naruszenia patentu może dochodzić jedynie licencjobiorca wyłączny, którego licencja została wpisana do rejestru patentowego o czym stanowi art. 76 ust. 6 PrWłPrzem. Natomiast zgodnie z art. 76 ust. 4 PrWłPrzem licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Wskazać należy, że w przypadku braku odmiennej umowy pomiędzy stronami licencja ma charakter licencji niewyłącznej.[7]

Wskazać również należy, że licencja, zarówno wyłączna, jak i niewyłączna, może zostać wpisana na wniosek zainteresowanego do rejestru patentowego.

Wnioskodawcą w postępowaniu rejestrowym związanym z wpisem licencji do rejestru może być zarówno uprawniony z patentu, jak i licencjobiorca, gdyż obydwa te podmioty mają interes prawny w ujawnieniu licencji w rejestrze patentowym. Natomiast w przypadku licencji wyłącznej jej wpis do rejestru patentowego warunkuje dochodzenie roszczeń z tytułu patentu na równi z uprawnionym. Ponadto możemy wyróżnić licencje dobrowolne i przymusowe[8] oraz otwarte.[9]

III. Opłaty licencyjne

Opłaty licencyjne mogą przybierać różną postać. W wielu przypadkach jest świadczeniem okresowym, uiszczanym w określonych odstępach czasowych przez okres, na jaki udzielono licencji. Może też przybrać formę jednorazowego, zryczałtowanego wynagrodzenia.

Opłata licencyjna może zostać również określona jako procent od dochodu ze stosowania w szczególności wynalazku. Opłata może stanowić również procent od sprzedaży produktów wytwarzanych według wynalazku.

IV. Forma umowy

Zgodnie z art. 76 ust. 1 PrWłPrzem czynność ta powinna być zawarta, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

W odniesieniu do projektów wynalazczych ustawodawca przyjął zasadę, że licencjobiorca może być uprawniony do udzielenia dalszej sublicencji. Sublicencji można udzielić za zgodą uprawnionego tylko raz.

W zakresie obowiązków nakładanych na licencjodawcę, obowiązek świadczenia pomocy technicznej na rzecz licencjobiorcy co wynika z postulatu tworzenia dogodnych warunków do wdrażania nowości technicznych (art. 77 PrWłPrzem).

V. Wygaśnięcie licencji 

Zgodnie z art. 76 ust. 3 PrWłPrzem licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu, tj. po upływie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w UP, zaś w przypadku dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin licencja może być wydłużona na okres trwania dodatkowego prawa ochronnego (art. 759 w zw. z art. 76 ust. 3 PrWłPrzem)

VI. Orzecznictwo

1. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2008 r. , I ACa 499/08

Wykonywania przez daną osobę - twórcę wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego - obowiązków ze stosunku pracy, o którym stanowi art. 22 ustawy Prawo własności przemysłowej, nie można ujmować w sposób zwężony, tj. dający uprawnienie do żądania wynagrodzenia od przedsiębiorcy wyłącznie w sytuacjach, gdy opracowanie wynalazków i wzorów należało do zakresu określonych na piśmie obowiązków pracownika. Uprawnienie do wynagrodzenia służy każdemu pracownikowi, który świadcząc pracę opracował wynalazek lub wzór prawem chroniony, wykorzystywany przez jego pracodawcę.

2. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2007, VI SA/Wa 2216/06

Rzeczą zgłaszającego wynalazek do ochrony jest, aby na podstawie uprzednio przeprowadzonych prac badawczych w określonej dziedzinie techniki, tak sprecyzować sposób realizacji wynalazku, m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków technicznych, które pozwolą na jednoznaczne i powtarzalne osiągnięcie rezultatu wynalazku w pełnym chronionym rozmiarze, jakie zakreślają zastrzeżenia patentowe.



[1] Ł. Żelechowski, jednocześnie wskazując, że wyraźne rozróżnienie obu pojęć zawiera art. 66 ust. 2 PrWłPrzem. L. Żelechowski, Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej, ZNUJ 2010/1, s. 98 -126.

[2] J. Skąpski, Umowa licencyjna w prawie międzynarodowym prywatnym, ZNUJ PWiOWI 1973, z.1, s.363 i n.

[3] S. Sołtysiński, Licencje, s. 182–188; M. Kępiński, Rozporządzanie prawem z rejestracji, s. 116–118; A. Nowicka, w: Promińska, Prawo własności przemysłowej, 2004, s. 102–103; du Vall, Prawo patentowe, s. 281; Ł. Żelechowski, Zbycie licencji, s. 104 i n.

[4] S. Grzybowski, A. Kopff, Umowy licencyjne, s. 65–66; B. Gawlik, Umowa know-how, s. 97–98.

[5] R. Markiewicz, Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, ZNUJ PWiOWI, 1978, z.14, s. 20.

[6] Wskazać należy, że licencje dzieli się również na licencje pasywne (negatywne) oraz licencje aktywne (pozytwyne). Kryterium podziału w tym przypadku stanowi zakres obowiązków licencjodawcy. W przypadku gdy licencjodawca zobowiązany jest wyłącznie do znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę i powstrzymania się od działań wówczas mamy do czynienia z licencją pasywną. W przypadku licencji aktywnej na licencjodawcę nałożone są świadczenia w szczególności przekazania doświadczeń technicznych, szkolenia pracowników licencjobiorcy, dostarczenia dokumentacji technicznej. S. Sołtysiński, System Prawa Prywatnego, T 14A, s. 619 i n.

[7] Zdaniem A. Michalaka należy przyjąć, że wola stron w przedmiocie określenia charakteru licencji jako wyłącznej musi być bezdyskusyjna i wynikać z wyraźnego brzmienia umowy i jego zdaniem z rezerwą należy podchodzić do próby rekonstrukcji takiej woli na podstawie art. 65 KC. Prawo własności przemysłowej (red.) A. Michalak 2016

[8] Podstawą podziału na licencje dobrowolne i przymusowe jest wpływ woli licencjodawcy na powstanie stosunku uprawnionego z patentu.

[9] Licencje otwarte, uregulowane zostały szczegółowo w art. 80 PrWłPrzem. 

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło