Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa licencji

Umowa licencji

Licencja jest to zawierana na piśmie umowa, na podstawie której licencjobiorca (partner) uzyskuje prawo do korzystania z wyników B+R w sposób w niej wskazany. Podstawowe zagadnienia związane z udzieleniem licencji są następujące:
• zakres praw przyznawanych licencjobiorcy;
• zakres uprawnień jednostki naukowej do wyniku;
• prawo do ulepszeń i opracowań licencjobiorcy;
• opłaty licencyjne;
• odpowiedzialność za naruszenia licencji;
• wypowiedzenie.

Poniższy schemat przedstawia ścieżkę komercjalizacji z udzieleniem licencji.


 
Należy pamiętać, że treść umowy jest determinowana przez rodzaj praw, których dotyczy licencja, co przykładowo przedstawia poniższa tabela.

Utwór, w tym program komputerowy

Patent

Baza danych

Nowa odmiana roślin

Wskazanie pól eksploatacji, zgodnie z art. 50 lub 74 prawa autorskiego

Co do zasady licencja udzielana jest na kraj, w którym licencjobiorca ma siedzibę

Licencja pełna (w zakresie patentu) lub ograniczona (w zakresie wskazanym w umowie)

Licencji można udzielić na terytorium kraju, w którym udzielono patentu

Upoważnienie do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości

Licencja pełna
(w zakresie prawa) lub ograniczona (w zakresie wskazanym w umowie)

Licencja wyłączna lub niewyłączna (wyłączna w formie pisemnej)

Licencja wyłączna lub niewyłączna

Licencja wyłączna lub niewyłączna

Licencja wyłączna lub niewyłączna

 

Prawo do udzielenia sublicencji za zgodą uprawnionego, dalsza sublicencja niedozwolona

 

Prawo do udzielenia sublicencji za pisemną zgodą, dalsza sublicencja niedozwolona

Przykładowe klauzule
Licencjodawca udziela licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotnienie utworu techniką cyfrową (digitalizacja);
• wprowadzanie utworu oraz jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera;
• wprowadzanie utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie biblioteki i zezwalanie na dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez korzystających w ramach dozwolonego użytku osobistego;
• rozpowszechnianie utworu online.

Poniższa tabela ukazuje elastyczność kształtowania zakresu korzystania z wyniku B+R przez licencjobiorcę.

Utwór, w tym program komputerowy

Patent

Zwielokrotnienie, obrót egzemplarzami, rozpowszechnianie

Programy komputerowe:

trwałe lub czasowe zwielokrotnienie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu, rozpowszechnienie, w tym użyczenie lub najem

Licencja ograniczona – korzystanie w zakresie węższym niż treść prawa:

·        wytwarzanie,

·        używanie,

·        oferowanie, wprowadzanie do obrotu,

·        importowanie dla tych celów

Przykładowe ograniczenia:

·         sposób korzystania,

·         terytorium,

·         zakres wykorzystania.

Przykładowe ograniczenia:

·        co do zakresu wykorzystania, np. tylko wytwarzanie, bez importu,

·        terytorium,

·        sieci dystrybucji,

·        ilość wytwarzanych produktów,

·        oznaczanie określoną marką.

Przykładowe klauzule
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji wyłącznej/niewyłącznej, która upoważnia go do korzystania z wynalazku, o którym mowa w ................ na terytorium ................
2. Czas trwania licencji wynosi ................ lat od chwili zawarcia umowy.
3. Licencjobiorca może korzystać z wynalazku w zakresie pełnym/niepełnym dotyczącym jedynie ................ zastrzeżenia patentowego.
4. Licencjobiorca nie może/może upoważniać osoby trzecie do korzystania z wynalazku w następującym zakresie: ..................................................................................

Warto pamiętać, że:
• udzielenie licencji oznacza, że jednostka naukowa nie traci praw do wyników;
• zakres uprawnień jednostki naukowej do korzystania z wyniku B+R zależy od rodzaju licencji: wyłączna lub niewyłączna;
• dla uniknięcia wątpliwości, należy wskazać, w jaki sposób jednostka naukowa będzie korzystać z wyniku B+R, zwłaszcza w przypadku udzielenia licencji wyłącznej.

Przykładowe klauzule
Licencjodawca pozostaje uprawnionym do ulepszania, zmiany oraz korzystania z przedmiotu licencji w sposób niekomercyjny w zakresie swojej działalności statutowej.

Prawo do ulepszeń lub opracowań dokonanych przez licencjobiorcę pozwala mu prowadzić dalsze prace nad rozwojem rozwiązania, dzięki czemu powstaje rozwiązanie oparte na pierwotnym rozwiązaniu (ulepszenie lub opracowanie).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że dla uniknięcia wątpliwości należy ustalić:
•    uprawnionego do ulepszenia lub opracowania (różnice patent, utwór);
•    zasady udzielenia licencji lub przeniesienia praw, rozliczenia;
•    zasady korzystania z ulepszeń lub opracowań, udzielania licencji na ulepszenia, opracowania.

Przykładowe klauzule
1. Każda Strona zobowiązuje się dostarczyć drugiej Stronie pełne dane dotyczące ulepszeń wynalazku dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłącznej.
2. Powiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.

Opłaty licencyjne
Można wyróżnić następujące rodzaje opłat licencyjnych:
• jednorazowe;
• okresowe (miesięczne, roczne, kwartalne);
• uzależnione od przychodów;
• uzależnione od liczby wyprodukowanych/sprzedanych produktów.

W umowie licencyjnej można zawrzeć zmianę opłat licencyjnych poprzez:
• klauzulę waloryzacyjną;
• klauzulę renegocjacyjną;
• progi i opłaty rosnące/malejące.

Prawo audytu, informacja na temat uzyskiwanych przychodów

Przykładowe klauzule
Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową w wysokości .................... zł, w terminie ................. od podpisania umowy.
Dodatkowo Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych okresowych w następującej formie:
Licencjobiorca będzie uiszczał w terminie .......... dni po zakończeniu każdego kwartału opłaty stanowiące ...........% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niż ............. zł za kwartał.

W ramach odpowiedzialności za naruszenia licencji, praw własności intelektualnej oraz postanowień umowy należy pamiętać, że:
1) naruszenie licencji jest to korzystanie z wyników w sposób wykraczający poza udzieloną licencję, udzielenie sublicencji bez zezwolenia itd.;
2) inne przypadki naruszenia praw własności intelektualnej to np. korzystanie z rozwiązania w zmienionej postaci;
3) umowa powinna przewidywać sposoby naruszenia zakresu i postanowień licencji umowy/licencji i sankcje;
4)polubowne rozwiązywanie sporów jest to wezwanie do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie pod rygorem wypowiedzenia.

Przykładowe klauzule
• Licencjodawca ma prawo do przeprowadzania raz na ...... miesięce/-y bez uprzedzenia kontroli produktów licencyjnych pod względem ich zgodności z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do niniejszej umowy.
• W razie wystąpienia wad prawnych, prawa do uzyskania ochrony (w postaci np. wystąpienia okoliczności, które uzasadniałyby nieudzielenie ochrony lub unieważnienie już udzielonej ochrony lub wskutek których wykonywanie umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich) i poniesienia z tego tytułu szkody przez Licencjobiorcę, Licencjodawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody w wysokości ................... w terminie ............. od wystąpienia szkody.

Przykładowe klauzule
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie spory merytoryczne i organizacyjno-techniczne wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy w sposób polubowny i z poszanowaniem interesów wszystkich Stron. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową, z uwzględnieniem wszelkich kwestii dotyczących jej obowiązywania, ważności lub rozwiązania zostaną w sposób ostateczny rozstrzygnięte w drodze postępowania arbitrażowego przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Polska, zgodnie z regulaminem i zasadami przyjętymi przez ten Sąd.

Poniższa tabela przedstawia wypowiedzenie umowy licencyjnej.

Umowa na czas określony

Umowa na czas nieokreślony

Wskazany termin umowy

(możliwe automatyczne przedłużanie umowy na kolejne okresy)

Nie jest wskazany termin umowy, umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia, wygaśnięcia (np. wygaśnięcie patentu)

Uwaga: licencję na korzystanie z utworu (prawo autorskie) w razie braku wskazania terminu uznaje się za udzieloną na 5 lat

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest możliwe tylko w przypadkach wskazanych w umowie, np.: z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, braku płatności itd.

Wypowiedzenie:

1)       z zachowaniem terminów wypowiedzenia wskazanych w umowie

2)       ze skutkiem natychmiastowym

W uzasadnionych przypadkach można zastosować rygor rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, automatyczne rozwiązanie, np. naruszenie poufności, zmiana właściciela licencjobiorcy (change of control)

Warto podkreślić, że postanowienia dotyczące zmiany kontroli (change of control):
1) nadają coraz większe znaczenie klauzuli change of control w obrocie;
2) są istotne z punktu widzenia konkurencji
oraz
3) polegają na zastrzeżeniu możliwości rozwiązania/wypowiedzenia umowy w przypadku przejęcia kontroli nad partnerem lub automatycznego rozwiązania umowy w razie zajścia określonego zdarzenia.

Ponadto należy pamiętać, by określić:
• jakiego rodzaju przejęcia kontroli dotyczy klauzula (zmiana udziałowca, przejęcie udziałów przez spółkę konkurencyjną);
• czy partner zobowiązany jest poinformować o przejęciu kontroli i w jakim terminie;
• czy zmiana kontroli powoduje automatyczny skutek (rozwiązanie umowy), czy daje uprawnienie do wypowiedzenia umowy, w jakim terminie.

Przykładowe klauzule
1. Jeżeli w czasie trwania umowy Konsorcjum:
• Uczestnik połączy się ze spółką kapitałową lub spółką osobową,
• Uczestnik zostanie podzielony lub ulegnie innemu przekształceniu,
to przekształcony podmiot obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o zdarzeniu pozostałych Uczestników w terminie miesiąca od przekształcenia.
2. Każdy Uczestnik Konsorcjum może wypowiedzieć umowę Konsorcjum ze skutkiem natychmiastowym.
3. Uprawnienie z ust. 2 wygasa w terminie miesiąca od dowiedzenia się o przekształceniu Uczestnika Konsorcjum.

Kwestie praktyczne związane z udzieleniem licencji
1. Licencja na patent:
• Wpis do rejestru: na wniosek zainteresowanego licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego.
• Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.
• W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.
2. Licencja na dzieło (prawo autorskie):
•  Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną.
• Jest sporne, czy licencja jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Case study: udzielenie licencji przez instytut badawczy
Instytut badawczy opracował technologię (chronioną częściowo know-how, a częściowo patentem), której nabyciem zainteresował się producent z branży. Po rozważeniu oferty zakupu instytut uznał, że ze względu na prowadzone badania i interesy instytutu, nie jest zainteresowany jej sprzedażą, natomiast może udzielić licencji.
Strony podjęły rozmowy w celu ustalenia zasad licencjonowania technologii.

Sprzedaż praw a licencja – podstawy decyzji
Sprzedaż praw powoduje, że jednostka traci prawa do technologii, a podmiotem uprawnionym jest nabywca. W przypadku technologii składającej się na bardziej złożone rozwiązanie, może pojawić się problem co do zakresu dozwolonego korzystania i dalszego rozwoju technologii, która pozostała przy danej jednostce.
Należy zwrócić uwagę, że w przyszłości może się okazać, że technologia sprzedana za niewielką cenę przynosi duże dochody, jednak w takiej sytuacji sprzedaż co do zasady jest „nieodwracalna".
 
W celu udzielenia licencji należy opracować projekt umowy, wykorzystując wzór stosowany przez IB bądź proponowany przez nabywcę (pozycja negocjacyjna) oraz przyjęte przez IB standardy licencjonowania.

Umowa przekazująca prawo do korzystania z wyników B+R obejmuje:
• zakres licencji (wyłączna, niewyłączna, zakres korzystania, terytorium);
• termin obowiązywania;
• prawo do ulepszeń;
• opłaty licencyjne;
• warunki wypowiedzenia.

Podczas udzielania licencji zakładającej dalszą współpracę nad rozwiązaniem należy pamiętać, że:
1) udzielenie licencji i współpraca powinny być uregulowane odrębnie;
2) postanowienia dotyczące współpracy powinny obejmować:
• dedykowany zespół (naukowiec),
• zakres obowiązków,
• cel i założenia projektu,
• etapy projektu, kroki milowe (milestones) i rezultaty etapów,
• kryteria weryfikacji postępu prac,
• określenie komu przysługują prawa do wyników prac,
• zasady wynagrodzenia za etapy prac,
• kryteria decydujące o zakończeniu/przerwaniu projektu (np. ryzyko wdrożenia lub uznaniowa decyzja partnera) oraz zasady rozliczeń.

Przykładowe klauzule
1. Strony zobowiązują się do współpracy nad przemysłową realizacją projektu na następujących warunkach:
a) Licencjodawca oddeleguje do pomocy technicznej następujące osoby ........................, z którymi Licencjobiorca podpisze odrębne umowy;
b) osoby uczestniczące w pracach, których rezultatem było przyspieszenie wykorzystania projektu lub jego rozpowszechnienie, otrzymają nagrody uznaniowe.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonalaniu projektu.
3. Współpraca przy udoskonalaniu projektu będzie polegać na powołaniu w terminie ........ od zawarcia umowy wspólnej jednostki badawczo-rozwojowej, składającej się z ... specjalistów z każdej strony.
4. Prawa majątkowe do wyników współpracy określonej w ust. 3 przysługują stronom w następujących częściach: Licencjodawca – ...%, Licencjobiorca – ...%.

Udzielenie licencji – pytania beneficjentów

Pytanie:
Czy w przypadku udzielenia licencji jednemu podmiotowi przez instytut PAN konieczne jest również przeprowadzenie publicznej oferty, czy też można udzielić licencji bez „przetargu publicznego”? (najchętniej w kontekście działań finansowanych w ramach działania 1.3.1 PO IG, gdzie zakładano dostęp zainteresowanych podmiotów do wyników projektu na warunkach rynkowych)

Odpowiedź:
W powyższej sytuacji należy przeprowadzić ocenę, czy zainteresowani uzyskali dostęp na zasadach rynkowych, tj. czy:
• potencjalni zainteresowani uzyskali informacje o możliwości uzyskania licencji;
• wynagrodzenie za korzystanie z technologii zostało ustalone na jednakowych zasadach dla zainteresowanych użytkowników.

Ponadto należy ustalić, czy przekazanie jest nieodpłatnie i na zasadach rynkowych, tj. czy:
• licencja jest nieodpłatna;
• potencjalni zainteresowani uzyskali informacje o możliwości uzyskania licencji;
• umowa licencyjna jest jednakowa dla licencjobiorców (powinien być stosowany jednakowy wzór umowy).

Źródło: Bird&Bird

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny