Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Umowa o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych

Umowa o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych

Załączony wzór umowy o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją umów o wspólne prowadzenie i o wykonanie prac badawczo-rozwojowych (patrz Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietutaj) i dotyczy ustalenia zasad komercjalizacji (wdrożenia) wyników prac badawczo-rozwojowych będących przedmiotem tych umów. W umowie powinny pojawić się postanowienia dotyczące prezentowanych poniżej kwestii. Szczegółowe komentarze zawarte są w samym wzorze umowy.

I. Sposób wdrożenia

Umowa o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych powinna określać sposób wdrożenia rozwiązania, które jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych, oraz osobę odpowiedzialną za to wdrożenie. W tym celu strony mogą zawrzeć odpowiednie postanowienia dotyczące procedury sprawdzenia, czy dane rozwiązanie nadaje się do wprowadzenia na rynek, a jeśli tak, to w jaki sposób. W tym celu strony mogą powołać niezależnych ekspertów lub ocenić taką możliwość wspólnie przy pomocy własnych pracowników – specjalistów z danej dziedziny. Konieczne jest również uregulowanie, która ze stron i w jakim terminie jest uprawniona i zobowiązana do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej rozwiązania do właściwego urzędu patentowego oraz jego zgłoszenia w tym urzędzie (jeśli rozwiązanie jest wynalazkiem, wzorem etc. podlegającym zgłoszeniu).

Kolejnym krokiem jest ustalenie sposobu komercjalizacji rozwiązania. Możemy mieć do czynienia z komercjalizacją pośrednią lub bezpośrednią. Komercjalizacja pośrednia dokonywana jest przez strony poprzez zawiązaną w tym celu spółkę celową (lub poprzez spółkę istniejącą, do której strony wniosą prawa do rozwiązania w ramach aportu). Trzeba jednak mieć na uwadze pewne ograniczenia w tym zakresie dotyczące uczelni publicznych, o których mowa poniżej. Komercjalizacja bezpośrednia zaś polega na tym, że możliwe jest bezpośrednie zawarcie przez strony umowy sprzedaży praw do rozwiązania, umów licencji na prawa do rozwiązania, umów o produkcję i dystrybucję produktów inkorporujących rozwiązanie. W załączonym wzorze przyjęliśmy model komercjalizacji bezpośredniej przez strony. Umowa powinna również zawierać określone terminy związane z komercjalizacją rozwiązania (alternatywnie odpowiedni harmonogram może znajdować się w załączniku do umowy).

Strony powinny ponadto określić, która z nich będzie odpowiedzialna za prowadzenie komercjalizacji rozwiązania. Zwykle będzie to przedsiębiorca, to on bowiem najczęściej ma odpowiednie rozeznanie rynku i kompetencje biznesowe. Strony mogą również zadecydować, że każda z nich w sposób niezależny lub wspólnie będzie miała prawo komercjalizacji rozwiązania. Określenie strony odpowiedzialnej za komercjalizację rozwiązania jest nierozerwalnie związane ze strukturą własności rozwiązania oraz sposobem zarządu prawami do niego (jeśli strony na podstawie umowy głównej przewidziały wspólność praw). Jeżeli prawa do rozwiązania należą jedynie do jednej ze stron i to ona komercjalizuje rozwiązanie, to umowa o komercjalizację może mieć ograniczony charakter sprowadzający się do określenia sposobu podziału zysków oraz kontroli prowadzonej komercjalizacji przez drugą ze stron w celu weryfikacji przysługującego jej wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji.

W zakresie komercjalizacji rozwiązań będących wynikiem współpracy stron na polu badawczo-rozwojowym należy również pamiętać o nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r. Nowe przepisy dotyczą uczelni publicznych oraz regulują zasady odnoszące się do wyników prac rozwojowych, a także komercjalizacji i własności wyników prac badawczych finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym patentów, wzorów, topografii układów scalonych oraz odmian roślin. Należy pamiętać, że na podstawie powyższej nowelizacji wspólnikami lub akcjonariuszami spółki celowej zawiązanej w celu komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni publicznych finansowanych ze środków publicznych mogą być wyłącznie uczelnie. Obecnie niemożliwe jest zatem bezpośrednie zawiązanie lub przystąpienie w tym zakresie uczelni publicznej do spółki celowej wraz z podmiotami niebędącymi uczelniami (np. wraz z przedsiębiorcą). Dopiero bowiem spółka celowa (zawiązana przez uczelnię) może zawiązać lub przystąpić do spółki z podmiotami niebędącymi uczelniami.

II. Zarząd wspólnymi prawami – podział środków uzyskanych i kosztów poniesionych w związku z komercjalizacją

Model komercjalizacji wdrożenia oraz zarządu prawami będzie zawsze zależał od modelu własności wyników prac badawczo-rozwojowych (rozwiązania) przyjętego na podstawie umowy głównej. Na wstępie należy zauważyć, że jeżeli prawa do rozwiązania na podstawie umowy głównej przysługują wyłącznie uniwersytetowi, to w takim wypadku model ich komercjalizacji przez uniwersytet może przyjąć formę sprzedaży partnerowi praw do rozwiązania za określonym wynagrodzeniem lub też formę udzielenia partnerowi licencji na te prawa. Z kolei jeśli to partnerowi będą przysługiwać wyłączne prawa do rozwiązania i to on będzie samodzielnie komercjalizować to rozwiązanie, to w takim wypadku (z jego punktu widzenia) nie będzie potrzeby ani konieczności zawarcia umowy o komercjalizację z uniwersytetem. Dlatego też jeśli uniwersytet chciałby zabezpieczyć swoje interesy i wynagrodzenie np. z tytułu licencjonowania lub sprzedaży rozwiązania przez partnera, to odpowiednie zapisy w tym zakresie powinny zostać zawarte w umowie głównej.

W przypadku wyboru przez strony modelu współwłasności rozwiązania (wyników) na podstawie umowy głównej konieczne jest określenie sposobu zarządu tymi prawami przez strony. Należy pamiętać, że w razie braku odmiennych postanowień dotyczących zarządu prawami do rozwiązania zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz kodeksu cywilnego (przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych).

W ramach ustalenia zasad zarządu prawami, strony mogą przewidzieć, że będą te prawa wykonywać samodzielnie (niezależnie), wspólnie albo też mogą postanowić o powierzeniu zarządu wspólnymi prawami którejś ze stron. Załączony wzór zawiera postanowienia w zakresie wszystkich tych wariantów. W ramach ustalenia zasad zarządu strony powinny określić sposób podziału korzyści i wydatków związanych z wykonywaniem praw (w tym z komercjalizacją rozwiązania) oraz uzgodnić, która ze stron jest odpowiedzialna i uprawniona do wnoszenia opłat za kolejne okresy ochronne rozwiązania we właściwym urzędzie patentowym oraz do podejmowania działań mających na celu zachowanie i ochronę wspólnych praw.

Dodatkowo strony mogą określić, której z nich będą przysługiwały prawa do ewentualnych ulepszeń i opracowań rozwiązania stworzonych przez którąkolwiek ze stron. Strony mogą ponadto zawrzeć w umowie klauzulę prawa pierwokupu praw do rozwiązania na rzecz każdej ze stron, jeśli druga strona postanowi o sprzedaży swojego udziału w prawach, jak również postanowienie o wyłączeniu prawa do zniesienia współwłasności praw.

III. Kontrola i rozliczenia

Jeżeli jedna ze stron jest wyłącznym właścicielem praw do wyników oraz w przypadku przyjęcia wariantu powierzenia zarządu prawami do rozwiązania jednej ze stron (np. partnerowi), co łączy się zwykle z uprawnieniem do komercjalizacji rozwiązania, strony mogą przewidzieć wypłatę przez tę stronę określonego wynagrodzenia na rzecz drugiej strony. Strony mogą ustalić wysokość tego wynagrodzenia w różny sposób. Może być to określony procent zysków lub środków uzyskanych z komercjalizacji, np. sprzedaży produktów, opłat licencyjnych, wynagrodzenia z tytułu sprzedaży praw do rozwiązania. Strony mogą również przewidzieć uprawnienie stron do udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji rozwiązania przez drugą stronę w przypadku samodzielnej komercjalizacji rozwiązania przez obie strony (niezależnie).

W celu zapewnienia kontroli nad komercjalizacją i weryfikacji rozliczeń umowa powinna przewidywać określone obowiązki strony komercjalizującej oraz uprawnienia strony, która rozwiązania nie komercjalizuje. Przede wszystkim umowa może przewidywać zobowiązanie strony komercjalizującej do prowadzenia odrębnej księgowości w zakresie wdrożenia rozwiązania oraz zobowiązanie się tej strony do udostępniania drugiej stronie wszelkich informacji i dokumentów mających znaczenie dla jej praw, w tym prawa do udziału w środkach uzyskanych z komercjalizacji. Ponadto umowa może przewidywać określone postanowienia w zakresie prawa do nadzoru wdrożenia przez stronę niekomercjalizującą.

IV. Inne

Umowa powinna również przewidywać postanowienia dotyczące jej obowiązywania i wypowiedzenia, zasady odpowiedzialności stron za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie umowy oraz postanowienia końcowe (prawo właściwe, jurysdykcja etc.).

Strony w ramach umowy mogą przewidzieć również określone postanowienia w zakresie marketingu związanego z komercjalizacją rozwiązania oraz dystrybucją produktów inkorporujących rozwiązanie, np. zasady używania wspólnego znaku towarowego w stosunku do produktów inkorporujących rozwiązanie.

Szczegółowe komentarze znajdują się we wzorze umowy o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

Źródło: Dentons

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny