Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

[1] Prawa wyłączne, jako prawa podmiotowe, mogą być obciążone na rzecz określonej osoby trzeciej tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. W grę w tym przypadku wchodzą tak naprawdę trzy rodzaje ograniczonych praw rzeczowych, tj.: użytkowanie, zastaw lub zastaw rejestrowy. Spośród tych praw, tylko jedno z nich (użytkowanie) co do zasady polega na możliwości korzystania z obciążonego prawa oraz czerpania z niego pożytków (przychodów). Funkcją zastawu i zastawu rejestrowego jest bowiem przede wszystkim zabezpieczenie wierzytelności, np. wierzytelności przysługujących danej osobie względem uprawnionego z zastawionego prawa z tytułu kredytu czy pożyczki pieniężnej. Zazwyczaj przedmiotem umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego będzie patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji jako prawa nadające się do gospodarczej eksploatacji. Plusem ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych jest to, że korzystają one z silnej ochrony prawnej, zbliżonej do własności, co powinno przemawiać za szerszym ich wykorzystaniem w ramach obrotu technologią.

[2] W każdej umowie należy wskazać miejsce jej zawarcia, poprzez podanie nazwy miejscowości, oraz datę zawarcia umowy. Miejsce zawarcia umowy może mieć znaczenie przy ocenie, który sąd ma rozpoznać sprawę w razie zaistnienia sporu na tle wykonania umowy, szczególnie jeżeli w umowie strony nie umówią się co do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Data z kolei może mieć znaczenie przy ocenie, które przepisy prawa mają zastosowanie do zawartej umowy.

[3] W każdej umowie należy zadbać o wyczerpujące, niebudzące wątpliwości oznaczenie jej stron. Ta część umowy nazywana jest komparycją. Minimalny zakres informacji na temat stron to: firma lub inna nazwa (ewentualnie imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej), siedziba (w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), adres (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej), nazwa rejestru, do którego podmiot jest ewentualnie wpisany, oraz dane organu prowadzącego rejestr, numer wpisu do właściwego rejestru (jeżeli jest nadany), numer NIP, numer REGON. W przypadku spółek kapitałowych komparycja powinna zawierać również informację na temat wysokości kapitału zakładowego, w przypadku zaś spółki akcyjnej – dodatkowo informację o wysokości wpłaconego kapitału zakładowego. Powyżej zaproponowano również komparycję mogącą mieć zastosowanie, w przypadku gdy stroną umowy jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

[4] W zależności od tego, co jest przedmiotem umowy, należy określić go jak najbardziej precyzyjnie, żeby uniknąć wątpliwości odnośnie tego, co rzeczywiście jest przedmiotem umowy.

[5] Podpisując umowę użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z jej przedmiotem oraz zweryfikować oświadczenia składane przez drugą stronę umowy. W związku z powyższym do umowy powinny zostać dołączone, w formie kolejno ponumerowanych załączników, najważniejsze dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, które będą umożliwiały korzystanie z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

[6] Z punktu widzenia użytkownika w umowie o ustanowienie użytkowania warto jest zamieścić oświadczenie, że prawo nie jest obciążone użytkowaniem na rzecz innej osoby. Jeżeli prawo będzie obciążone prawami użytkowania na rzecz kilku osób, prawo powstałe później nie będzie bowiem mogło być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (art. 249 § 1 w zw. z art. 265 § 2 kodeksu cywilnego). Jeżeli zaś prawo jest obciążone użytkowaniem na rzecz osoby trzeciej, wówczas w umowie powinno zostać dokładnie określone, w jakim zakresie to obciążenie istnieje, aby wyeliminować kolizje mogące wystąpić pomiędzy interesami różnych użytkowników.

[7] Użytkowanie może polegać na udzieleniu użytkownikowi uprawnienia do pobierania wszelkich pożytków, jakie wiążą się z posiadaniem prawa wyłącznego. Jeżeli intencją stron byłoby wyłączenie prawa użytkownika do pobierania określonych pożytków, jakie prawo może przynosić (np. opłat licencyjnych), wówczas powinno to zostać wyraźnie w umowie wskazane poprzez sprecyzowanie, jakich pożytków prawa użytkownik nie może pobierać (art. 253 § 1 w zw. z art. 265 § 2 kodeksu cywilnego).

[8] Treścią użytkowania jest udzielenie użytkownikowi uprawnienia do korzystania z prawa wyłącznego oraz pobierania pożytków, jakie prawo może przynosić. Biorąc pod uwagę specyfikę praw wyłącznych, oznacza to przede wszystkim udzielenie użytkownikowi uprawnienia do licencjonowania rozwiązania będącego przedmiotem umowy oraz uprawnienie do czerpania pożytków, jakie prawo może przynosić na podstawie innych stosunków prawnych. Nie oznacza to, że użytkownik ma prawo do rozporządzania prawem (czyli dokonywania czynności prowadzących do jego definitywnego zbycia czy zrzeczenia się) czy ustanawiania na nim dalszych praw rzeczowych (dalszego użytkowania, zastawów, zastawów rejestrowych). Dla uniknięcia wątpliwości warto jednak zamieścić w umowie stosowne postanowienie umowne. Należy również podkreślić, że użytkowanie co do zasady nie daje użytkownikowi prawa do korzystania z rozwiązania będącego przedmiotem prawa. Przedmiotem użytkowania jest bowiem prawo wyłączne do rozwiązania, a nie samo rozwiązanie, do którego udostępnienia służy zasadniczo umowa licencyjna.

[9] Podstawowym zobowiązaniem właściciela prawa będącego przedmiotem użytkowania jest wyrażenie zgody na korzystanie z prawa przez użytkownika oraz na pobieranie z niego pożytków. Jeżeli strony chcą nałożyć na właściciela udostępnianego prawa jakieś dodatkowe obowiązki, powinny to wyraźnie wskazać w treści umowy.

[10] W umowie ustanowienia użytkowania na prawie wyłącznym strony powinny uregulować kwestie związane z ponoszeniem kosztów ochrony prawa będącego przedmiotem umowy, jakie staną się należne w okresie obowiązywania umowy. Strony mają do wyboru różne warianty ponoszenia tych kosztów.

[11] Zasadą jest, że ciężary związane z prawem będącym przedmiotem użytkowania powinny być ponoszone przez użytkownika (art. 258 w zw. z art. 265 § 2 kodeksu cywilnego). Jest to jednak wewnętrzna odpowiedzialność za ciężary, występująca w stosunkach pomiędzy uprawnionym a użytkownikiem. Wobec wierzycieli w dalszym ciągu odpowiada uprawniony, co oznacza że w razie poniesienia ciężarów związanych z prawem będącym przedmiotem użytkowania (np. w postaci opłat związanych z utrzymaniem prawa) może on dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od użytkownika. Również z innych przepisów kodeksu cywilnego wynika, że nakłady na przedmiot użytkowania powinny być ponoszone przez użytkownika (art. 259 i 260). Strony mogą jednak w umowie uregulować te zagadnienia odmiennie i postanowić na przykład, że koszty oraz ciężary będzie w całości lub części ponosił uprawniony.

[12] Użytkowanie może być odpłatne lub nieodpłatne. Jeżeli użytkowanie ma być odpłatne, wówczas w umowie powinny zostać zawarte precyzyjne postanowienia regulujące zasady wynagradzania uprawnionego za ustanowienie użytkowania. Strony mogą ustalić wynagrodzenie ryczałtowe za ustanowienie użytkowania, ustanowić opłaty uzależnione od wartości osiąganych przychodów bądź ustalić wynagrodzenie zawierające elementy obu systemów wynagrodzeń. Strony mają w tym zakresie w zasadzie pełną swobodę.

[13] Jeżeli uprawniony jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy o podatku VAT, wówczas należne mu wynagrodzenie powinno zostać powiększone o podatek VAT.

[14] Jeżeli wynagrodzenie należne uprawnionemu jest w całości lub w części uzależnione od wartości przychodów osiągniętych przez użytkownika z użytkowanego prawa, wówczas w umowie powinny zostać ustanowione mechanizmy umożliwiające uprawnionemu weryfikację wysokości należnego mu wynagrodzenia.

[15] Klauzule dotyczące zachowania poufności są elementem wielu umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Nie ma żadnych przeszkód, żeby taka klauzula została również zamieszczona w umowie o ustanowieniu na prawie wyłącznym ograniczonego prawa rzeczowego. Od wzajemnych ustaleń stron zależy, jaki będzie zakres obowiązku poufności oraz jakie sankcje strony nałożą w razie niedochowania przez stronę zobowiązaną obowiązku zachowania poufności.

[16] Strony powinny precyzyjnie określić, jaki jest okres obowiązywania klauzuli poufności, w szczególności jeżeli ma ona obowiązywać również po rozwiązaniu umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Dopuszczalne jest również wskazanie, że zobowiązanie do zachowania poufności uzyskanych informacji będzie wiązało strony bezterminowo.

[17] W umowie o ustanowienie na prawie wyłącznym prawa użytkowania strony powinny precyzyjnie określić okres jej obowiązywania i ewentualnie zaznaczyć, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony oraz wskazać na możliwość jej wypowiedzenia z zaznaczeniem okresu wypowiedzenia (w przypadku umów terminowych oprócz okresu wypowiedzenia można wskazać również przesłanki uprawniające stronę do wypowiedzenia umowy).

[18] W związku z postanowieniami umownymi w zakresie poufności pozostaje obowiązek zwrotu wszelkich informacji i dokumentów związanych z umową po jej rozwiązaniu, ewentualnie obowiązek zniszczenia ich kopii. Jeżeli uprawniony chce taki obowiązek nałożyć na użytkownika, wówczas wyraźne postanowienia w tym zakresie powinny znaleźć się w zawartej umowie.

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Obrót krwią - nowe regulacje

Tworzenie rekombinowanych leków, analogicznych do tych pozyskiwanych z krwi ludzkiej, jest ciekawym kierunkiem rozwoju i...

więcej
Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny