Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych może być zawarta pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, wyłącznie pomiędzy jednostkami naukowymi lub wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami. Załączony wzór umowy przewiduje popularny model współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorcą i powinien być zmodyfikowany w zależności od rodzaju stron umowy oraz charakteru współpracy. W umowie powinny pojawić się postanowienia dotyczące prezentowanych poniżej kwestii. Szczegółowe komentarze zaś zawarte są w samym wzorze umowy.

1.    Współpraca stron

Umowa powinna określać cel stron ją zawierających, w tym opis prac badawczych będących jej przedmiotem oraz oczekiwania stron co do wyników tych prac.

Współpraca stron w ramach projektów badawczo-rozwojowych może mieć charakter luźniejszej umowy ramowej lub przyjąć model bardziej sformalizowany, np. konsorcjum lub sieci naukowej posiadających kierownika oraz radę programową (konsorcjum oraz sieć naukowa mogą również samodzielnie występować o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Możliwe jest również założenie odrębnego podmiotu przez strony w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, np. spółki.

2.    Prawa i zasoby udostępniane przez stronę w ramach współpracy

W ramach współpracy strony będą udostępniać sobie nawzajem określone przedmioty praw własności intelektualnej (prawa pierwotne) oraz infrastrukturę, materiały i sprzęt (zasoby). Zasadą jest, że prawa własności intelektualnej oraz infrastruktura, materiały i sprzęt udostępniane w ramach współpracy drugiej stronie powinny pozostać własnością strony udostępniającej. Dla celów korzystania z nich w czasie projektu przez drugą stronę wystarczy jedynie udzielenie jej licencji na przedmioty praw własności intelektualnej oraz określonych upoważnień (np. użyczenia) na korzystanie z infrastruktury, materiałów i sprzętu, zgodnie z przykładem pokazanym we wzorze umowy. Strony powinny w umowie (w załącznikach) dokładnie wskazać, jakie konkretnie przedmioty praw i zasoby podlegają udostępnieniu.

Licencja w zakresie praw własności intelektualnej powinna określać: 

· moment, od którego udzielana jest licencja;

· czy jest licencją wyłączną czy niewyłączną;

· czy jest licencją pełną czy ograniczoną (w zależności czy istnieją ograniczenia do korzystania z jej przedmiotu);

· czy jest licencją płatną czy nieodpłatną;

· czy jest licencją ograniczoną terytorialnie czy nieograniczoną;

· czas, na jaki jest udzielana;

· pola eksploatacji w przypadku przedmiotów praw własności intelektualnej będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

Umowa powinna również zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zachowania w poufności informacji oraz know-how udostępnianych przez strony sobie nawzajem (strony ponadto powinny zawrzeć umowę o zachowaniu poufności już na etapie negocjacji umowy i warunków współpracy, ponieważ już na tym etapie może być udostępniany know-how stanowiący tajemnicę handlową stron).

3.    Prawa do wyników prac badawczych

Umowa powinna określać, która ze stron jest właścicielem praw do wyników prac badawczych. Może ona przewidywać różne modele własności. Własność wyników będzie zwykle zależała od tego, która ze stron finansuje prace badacze. Strony mogą m.in. ustalić, że wyniki uzyskane przez strony będą przysługiwać jednej ze stron lub będą stanowić współwłasność stron.

Przyjęcie modelu własności wyników przez jedną ze stron wymaga, co do zasady, przeniesienia na tę stronę praw lub udziałów w prawach do wyników przysługujących drugiej stronie z mocy prawa. W zakresie współwłasności praw do wyników konieczne będzie przeniesienie pomiędzy stronami udziałów w prawach, tak aby uzyskać udziały w prawach zamierzone przez strony (np. przyjęcie kryterium poniesionych nakładów/kosztów na uzyskanie wyników jako kryterium własności wyników nie jest równoznaczne z tym, że prawa do wyników będą przysługiwać z mocy prawa tej stronie, która te nakłady/koszty poniosła; prawa te z reguły będą przysługiwały pracodawcy pracownika, który stworzył dany utwór lub wynalazek itp.). W zakresie współwłasności praw strony mogą ustalić sposób zarządu wspólnymi prawami, jednakże określenie sposobu zarządu wspólnymi prawami zwykle znajduje się w ewentualnej, późniejszej umowie dotyczącej komercjalizacji wyników.

Klauzula przeniesienia praw powinna zawierać postanowienia dotyczące odpłatności oraz pól eksploatacji w przypadku wyników będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Konieczne jest zawarcie w umowie postanowień dotyczących przeniesienia własności egzemplarzy wyników, a także licencji lub przeniesienia praw do know-how związanego z wynikami. W zakresie praw do uzyskania patentów oraz wzorów użytkowych i przemysłowych strony mogą wprost w umowie przewidzieć, której ze stron będzie przysługiwało takie prawo bez konieczności jego przeniesienia. Należy również zauważyć, że w pracach badawczych będą uczestniczyć pracownicy, wykonawcy, zleceniobiorcy stron. Dlatego konieczne jest, żeby strony zapewniły przejście na siebie praw własności przemysłowej (lub praw do uzyskania tych praw) i majątkowych praw autorskich (w umowie powinny się znajdować odpowiednie zapewnienia i zobowiązania każdej ze stron dotyczące tej kwestii).

Umowa powinna również określać, komu będzie przysługiwało prawo do publikacji wyników badań (zwykle instytucji badawczej). Konieczne jest również zabezpieczenie się przed ujawnieniem wyników badań przez jedną ze stron (ujawnienie udaremniłoby bowiem uzyskanie praw własności przemysłowej jaką jest patent.

4.    Finansowanie

Strony powinny w umowie określić sposób finansowania prac badawczych. Mogą one przyjąć różne modele finansowania projektu badawczego. Może być on finansowany jedynie przez przedsiębiorcę (w takim wypadku instytucja badawcza wnosiłaby do współpracy jedynie infrastrukturę oraz kapitał ludzki i intelektualny) bądź strony mogą wspólnie uczestniczyć w kosztach prac badawczych w różnych proporcjach. Strony mogą się również zwrócić o dotacje lub dofinansowanie od podmiotu trzeciego, w tym instytucji publicznej.

Podział finansowania prac badawczych ma bezpośredni związek z określeniem własności wyników prac. Oprócz wskazanych modeli finansowania możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia jednej za stron (np. uniwersytetu) na podstawie dochodów z komercjalizacji wyników, np. procent opłat licencyjnych lub wartości sprzedaży produktów inkorporujących wyniki. Zasady komercjalizacji mogą być ustalone w danej umowie lub też w umowie odrębnej. Z powodu niepewności co do charakteru i rodzaju wyników prac badawczych sposoby komercjalizacji wyników i podział dochodów z niej uzyskanych zwykle określane są w przyszłości, na podstawie odrębnej umowy.

5.    Inne

Umowa powinna również przewidywać postanowienia dotyczące jej obowiązywania i wypowiedzenia, zasady odpowiedzialności stron za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie umowy oraz postanowienia końcowe (prawo właściwe, jurysdykcja itd.).

Strony w ramach umowy mogą przewidzieć również określone zobowiązania, m.in. ograniczenie swobody uczestnictwa stron w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w tej samej dziedzinie lub w czasie współpracy lub zakaz podważania, w czasie obowiązywania umowy, ważności praw własności intelektualnej. Należy jednak pamiętać o przepisach prawa konkurencji w tym zakresie.

Szczegółowe komentarze znajdują się we wzorze umowy o wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Źródło: DENTONS

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny