Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa o wspólności prawa

Umowa o wspólności prawa

W każdej umowie, w tym w umowie o wspólności prawa, należy wskazać tytuł umowy. Nie ma on zazwyczaj istotnego znaczenia, ponieważ największą wagę przypisuje się treści umowy, niemniej może być on istotny dla interpretacji oświadczeń woli stron, w przypadku gdy istnieją wątpliwości co do rzeczywistej woli stron. Zazwyczaj przedmiotem umowy o wspólności prawa są prawa wyłączne, tj. patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne, prawo z rejestracji lub prawa służące do uzyskania tych praw wyłącznych. Dlatego też już na wstępie, sporządzając tytuł umowy, warto zamieścić w tym miejscu, jakiego rodzaju prawa wspólność jest regulowana umową. Nie ma również przeszkód prawnych, żeby w jednej umowie połączyć zarówno ustalenia stron dotyczące wspólności prawa do uzyskania prawa wyłącznego, jak i wspólności prawa uzyskanego w następstwie rejestracji we właściwym urzędzie. W takim przypadku umowa mogłaby otrzymać np. tytuł Umowa o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz o wspólności patentu.

W każdej umowie należy wskazać miejsce jej zawarcia, poprzez podanie nazwy miejscowości, oraz datę zawarcia umowy. Miejsce zawarcia umowy może mieć znaczenie przy ocenie, który sąd ma rozpoznać sprawę w razie zaistnienia sporu na tle wykonania umowy, w szczególności jeżeli w umowie strony nie umówią się do rozpoznania sprawy przez konkretny sąd. Data z kolei może mieć znaczenie przy ocenie, które przepisy prawa mają zastosowanie do zawartej umowy.

W umowie o wspólności prawa, podobnie jak w każdej umowie, należy zadbać o wyczerpujące, niebudzące wątpliwości oznaczenie jej stron. Ta część umowy nazywana jest komparycją. Minimalny zakres informacji na temat stron to firma lub inna nazwa (ewentualnie imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej), siedziba, adres (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej), rejestr, do którego podmiot jest wpisany, oraz dane organu prowadzącego rejestr, numer wpisu (jeżeli jest nadany), numer NIP, numer REGON. W przypadku spółek kapitałowych komparycja powinna zawierać również informację na temat wysokości kapitału zakładowego, w przypadku zaś spółki akcyjnej – dodatkowo informację o wysokości wpłaconego kapitału zakładowego. W niniejszej umowie uwzględniono konstrukcję komparycji przy założeniu, że stronami umowy są dwaj naukowcy nieprowadzący działalności gospodarczej, którym przysługują wspólne prawa do rozwiązania technicznego.

W umowie należy określić, kto jest twórcą rozwiązania będącego przedmiotem umowy, w szczególności jeżeli twórcami są inne osoby niż podmioty zawierające umowę. Wspólność prawa nie zawsze bowiem będzie wynikać ze wspólnego stworzenia rozwiązania – może ona również wynikać z nabycia prawa w drodze innych zdarzeń prawnych, jak np. zawarcia umowy sprzedaży, darowizny czy w drodze dziedziczenia. Nawet jeżeli prawo przysługuje stronom umowy w sposób pierwotny, z tytułu jego stworzenia, to jednak nie zawsze będą one bezpośrednimi twórcami rozwiązania. W proces twórczy nie zawsze bowiem będą zaangażowane strony, czasami wręcz będzie to niemożliwe (np. w przypadku stron będących osobami prawnymi), dlatego też w umowie należy uwzględnić osoby fizyczne uczestniczące w tworzeniu wspólnego prawa, o ile jest to w danym momencie możliwe.

Wszelkie informacje techniczne, jak również szczegółowe opisy, które nie muszą być umieszczane w treści umowy, mogą zostać przeniesione do kolejno ponumerowanych załączników do umowy.

Jeżeli celem zawarcia umowy o wspólności prawa jest uzyskanie ochrony wspólnego prawa, wówczas w umowie konieczne jest sprecyzowanie, w jakim urzędzie patentowym strony będą ubiegać się o ochronę. Istniejące systemy patentowe dopuszczają bowiem możliwość zarejestrowania rozwiązania wyłącznie na terytorium RP, wyłącznie na terytorium innego państwa, czy też w ramach istniejących systemów międzynarodowych (np. Europejskiego Urzędu Patentowego).

W świetle przepisów, które obowiązują od 1 października 2014 r. (art. 86d–86i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), prawa do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, stworzonych przez naukowca w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w uczelni publicznej, przysługują uczelni publicznej. Jeżeli uczelnia publiczna podejmie decyzję o niekomercjalizowaniu rozwiązania lub nie zajmie stanowiska w tym względzie w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia jej informacji o dokonaniu nowego rozwiązania w ramach wykonywania przez naukowca obowiązków ze stosunku pracy, wówczas prawa te mogą przejść na naukowca będącego twórcą rozwiązania na skutek zawarcia w formie pisemnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Dlatego też przed zawarciem przez naukowców umowy mającej za przedmiot wspólnie opracowane rozwiązanie, niezbędne jest uregulowanie wzajemnych stosunków prawnych pomiędzy naukowcami a macierzystą uczelnią publiczną. Wskazane byłoby również dołączenie stosownych kopii umów zawartych z uczelnią publiczną jako załączników do umowy.

W umowie o wspólności prawa strony mogą określić, jakiej wysokości udziały przysługują każdej ze stron we wspólnym prawie. Taka deklaracja stron nie ma znaczenia konstytutywnego, w związku z czym, jeżeli faktycznie udziały stron we wspólnym prawie są inne, to umowa o wspólności prawa nie może zmodyfikować tego stanu rzeczy. Niemniej takie oświadczenie w umowie o wspólności prawa może mieć istotne znaczenie dowodowe co do wielkości udziałów we wspólnym prawie, jeżeli pomiędzy stronami kiedykolwiek dojdzie do sporu wymagającego rozstrzygnięcia przez sąd. Jest ono również użyteczne na potrzeby wzajemnych rozliczeń stron umowy o wspólności prawa.

Kolejny zapis może mieć istotne praktyczne znaczenie, jeżeli umowa nie jest zawierana pomiędzy bezpośrednimi twórcami, np. jeżeli jest zawierana przez uczelnię ze spółką prawa handlowego, których prawa do rozwiązania wynikają z przepisów prawa lub umów. Niejednokrotnie bowiem przepisy lub postanowienia wewnętrznych regulacji, obowiązujące u podmiotów posiadających udziały we wspólnym prawie, zapewniają prawo do partycypowania w korzyściach, jakie przynosi wspólne prawo osobom fizycznym, które w sposób rzeczywisty przyczyniły się do powstania wspólnego rozwiązania, np. pracownikom czy zleceniobiorcom. Takie prawo przysługuje przykładowo naukowcom, którzy stworzyli rozwiązanie w ramach stosunku pracy w uczelni publicznej, co do którego uczelnia podjęła decyzję o komercjalizacji we własnym zakresie (art. 86f ust. 1 prawa o szkolnictwie wyższym, obowiązujący od 1 października 2014 r.). Dlatego też już w umowie o wspólności prawa należałoby określić krąg tych osób, aby uniknąć wątpliwości co do wzajemnych rozliczeń wynikających z eksploatacji wspólnego prawa (por. również przypis nr 5).

Określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o wspólności prawa stanowi najważniejszą część umowy. Powinna ona określać, jakie obowiązki spoczywają na poszczególnych współuprawnionych w odniesieniu do uzyskania ochrony wspólnego prawa, utrzymywania tej ochrony lub obu czynności łącznie. W praktyce zawieranie umowy o wspólności prawa ma sens wówczas, gdy planowany przez strony model zarządzania wspólnym prawem odbiega od modelu ustawowego, określonego w art. 72 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) oraz w przepisach kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną. Przykładowo, stosownie do powyższych przepisów, opłaty związane z utrzymywaniem wspólnego prawa (opłaty okresowe wnoszone do urzędu patentowego) powinny być ponoszone proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez uprawnionych we wspólnym prawie. W umowie o wspólności prawa strony mogą zaś na przykład postanowić, że jedna ze stron poniesie koszty związane z uzyskaniem ochrony wspólnego prawa, a druga będzie ponosić koszty jego ochrony na etapie późniejszym. Ewentualnie strony mogą postanowić o ponoszeniu tych kosztów proporcjonalnie do udziałów określonych w umowie o wspólności prawa.

Zazwyczaj umowa o wspólności prawa będzie się odnosiła do konkretnych działań dotyczących wspólnego prawa, w szczególności do ubiegania się o ochronę na określonym terytorium. W celu uniknięcia wątpliwości strony powinny zatem ustalić również sposób postępowania w przypadku istnienia możliwości rozszerzenia ochrony wspólnego prawa również na inne systemy patentowe.

Umowa o wspólności prawa powinna co do zasady regulować prawa i obowiązki stron na przyszłość, czyli dotyczyć zdarzeń powstałych po dniu zawarcia umowy. Nie ma jednak przeszkód, żeby przy okazji zawarcia umowy strony rozliczyły się wzajemnie z wydatków poniesionych przez nie w okresie wcześniejszym w odniesieniu do wspólnego rozwiązania. Takie postępowanie może zapobiec powstaniu pomiędzy stronami konfliktów już na etapie wykonywania umowy o wspólności prawa.

W umowie o wspólności prawa strony powinny uregulować zasady korzystania ze wspólnego prawa, w szczególności zasady odnoszące się do korzystania ze wspólnego rozwiązania w ramach własnych działalności gospodarczych, zasady dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem wspólnego prawa czy udzielania osobom trzecim upoważnień (licencji) do korzystania ze wspólnego rozwiązania. Szczególnie to ostatnie zagadnienie jest bardzo istotne w eksploatacji wspólnego prawa. Co do zasady, brak regulacji tej kwestii w umowie będzie powodowało konieczność uzyskania zgody wszystkich współuprawnionych na zawarcie tego typu umowy. W umowie o wspólności prawa będzie jednak możliwe zwolnienie strony chcącej udzielić licencji od obowiązku uzyskania zgody innych uprawnionych.

Bardzo istotną kwestią jest uregulowanie w umowie o wspólności prawa kwestii korzyści uzyskiwanych przez strony z eksploatacji wspólnego prawa, zarówno w zakresie korzystania z prawa w ramach własnej działalności uprawnionego, jak i na skutek umów zawieranych z osobami trzecimi, np. umów licencyjnych. Jeżeli te zagadnienia nie zostaną przez strony uregulowane, wówczas obowiązują zasady ustawowe, wynikające z prawa własności przemysłowej oraz kodeksu cywilnego. Zasadą jest wówczas, że w razie uzyskania przez uprawnionego korzyści z rozwiązania we własnym zakresie, każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo do odpowiedniej części z 1/4 tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swojego udziału w patencie. Podziałowi będzie zatem podlegać 25% korzyści netto, stosownie do wielkości udziału uprawnionego współposiadacza prawa. W przypadku zaś korzyści ze wspólnego prawa, np. w postaci opłat licencyjnych czy innych wynagrodzeń, pozostałym uprawnionym będzie przysługiwać część wynagrodzenia stosownie do wielkości posiadanego udziału. Strony mogą te wszystkie kwestie uregulować w umowie w sposób odmienny.

Dokonując wzajemnych rozliczeń z eksploatacji wspólnego prawa, strony powinny przewidzieć przysługującą uczelni publicznej część środków z tytułu komercjalizacji rozwiązania, jeżeli w przypadku danego rozwiązania taka część środków przysługuje uczelni publicznej (art. 86f ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym).

Inną istotną kwestią, którą strony powinny uregulować w umowie o wspólności prawa, jest kwestia rozporządzenia przez którąś ze stron udziałem we wspólnym prawie. Co do zasady bowiem każda ze stron może swobodnie rozporządzać swoim udziałem, w związku z czym druga strona powinna zapewnić sobie prawo pierwszeństwa w nabyciu udziału przeznaczonego do zbycia. Zbycie prawa z pominięciem tego prawa nie będzie co prawda skutkowało nieważnością zawartej umowy zbycia, niemniej może prowadzić do powstania po stronie poszkodowanej uprawnienia do żądania odszkodowania za naruszenie umowy o wspólności prawa. Roszczenie to może zostać zabezpieczone na przykład poprzez wprowadzenie do umowy o wspólności prawa postanowień dotyczących kar umownych.

W umowie o wspólności prawa zazwyczaj strony mniej lub bardziej szczegółowo regulują zasady dokonywania i finansowania ulepszeń wspólnego rozwiązania technicznego. Nie jest to obligatoryjny element tej umowy, niemniej jest on często spotykany i rekomendowany.

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Obrót krwią - nowe regulacje

Tworzenie rekombinowanych leków, analogicznych do tych pozyskiwanych z krwi ludzkiej, jest ciekawym kierunkiem rozwoju i...

więcej
Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny