Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Załączony wzór umowy przewiduje popularny model współpracy jednostki naukowej (jako wykonawcy) z przedsiębiorcą (jako zamawiającym) i powinien być zmodyfikowany w zależności od rodzaju stron umowy oraz charakteru zadania. W umowie powinny pojawić się postanowienia dotyczące prezentowanych poniżej kwestii. Szczegółowe komentarze zaś zawarte są w samym wzorze umowy.

1. Współpraca stron

Umowa powinna określać cel stron ją zawierających, w tym opis prac badawczych, które mają być przeprowadzone przez wykonawcę, oraz ich harmonogram a ponadto wysokość wynagrodzenia wykonawcy. W ramach postanowień regulujących współpracę stron powinny się znaleźć zapisy regulujące:

  • sposób konsultacji i porozumiewania się stron (wyznaczenie kierownika prac, spotkania konsultacyjne);
  • nadzór zamawiającego nad wykonawcą (obowiązki informacyjne wykonawcy, w tym udostępnienie określonych pomieszczeń);
  • obowiązki stron dotyczące dostarczenia materiałów, sprzętu i pomieszczeń w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez wykonawcę (w tym kwestię własności tych przedmiotów oraz ich losów po zakończeniu umowy);
  • sposób odbioru wyników pracy i postępowanie w razie usterek i wad wyników;
  • sposoby rozwiązania umowy (np. w przypadku niemożności osiągnięcia przez wykonawcę założonych wyników lub naruszenia przez stronę określonych postanowień umowy) oraz procedurę jej zmiany (np. zakresu prac badawczo-rozwojowych lub harmonogramu);
  • zakres odpowiedzialności stron za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy (np. w przypadku naruszenia postanowień umowy, niemożności ukończenia prac przez wykonawcę lub uzyskania wyników negatywnych) lub za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w związku z wykonywaniem umowy (np. szkodę spowodowaną przez sprzęt należący do jednej ze stron).

2. Prawa udostępniane w ramach umowy

W ramach umowy wykonawca będzie zwykle korzystał ze swojego zaplecza intelektualnego. Możliwa jest jednak sytuacja, w której zamawiający udostępni również określone przedmioty praw własności intelektualnej w celu ich rozwijania przez wykonawcę. Zasadą jest, że prawa własności intelektualnej udostępniane przez zamawiającego powinny pozostać jego własnością. Dla celów korzystania z nich w czasie projektu przez wykonawcę wystarczy jedynie udzielenie mu licencji na przedmioty praw własności intelektualnej zgodnie z przykładem pokazanym we wzorze umowy. Strony powinny w umowie (w załącznikach) dokładnie wskazać, jakie konkretnie przedmioty praw podlegają udostępnieniu przez zamawiającego.

Licencja na prawa własności intelektualnej powinna określać: 

  • moment, od którego udzielana jest licencja;
  • czy jest licencją wyłączną czy niewyłączną;
  • czy jest licencją pełną czy ograniczoną (w zależności czy istnieją ograniczenia do korzystania z prawa);
  • czy jest licencją płatną czy nieodpłatną;
  • czy jest licencją ograniczoną terytorialnie czy nieograniczoną;
  • czas, na jaki jest udzielana;
  • pola eksploatacji w przypadku przedmiotów praw własności intelektualnej będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

Umowa powinna również zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zachowania w poufności informacji oraz know-how udostępnianych przez strony sobie nawzajem (strony powinny zawrzeć umowę o zachowaniu poufności już na etapie negocjacji umowy i warunków współpracy, ponieważ wówczas może być udostępniany know-how stanowiący tajemnicę handlową stron).

3. Prawa do wyników prac badawczych

Umowa powinna określać, która z stron jest właścicielem praw do wyników prac badawczych. Zasadą jest, że wyniki będą należeć do strony finansującej prace badawczo-rozwojowe, a więc do zamawiającego. Możliwy jest również wariant, że to wykonawcy będą przysługiwać określone prawa do wyników, a zamawiający otrzyma na korzystanie z wyników jedynie licencję.

Przyjęcie modelu własności wyników przez zamawiającego wymaga przeniesienia na niego praw do wyników. Klauzula przeniesienia praw powinna zawierać postanowienia dotyczące odpłatności oraz pól eksploatacji w przypadku wyników będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Konieczne jest zawarcie w umowie postanowień dotyczących przeniesienia własności egzemplarzy wyników na zamawiającego, a także przeniesienia praw do know-how związanego z wynikami. W zakresie praw do uzyskania patentów oraz wzorów użytkowych i przemysłowych strony mogą w umowie przewidzieć wprost, że takie prawo będzie przysługiwało zamawiającemu bez konieczności jego przeniesienia. Należy również zauważyć, że w pracach badawczych będą uczestniczyć pracownicy, wykonawcy, zleceniobiorcy wykonawcy. Dlatego konieczne jest, żeby wykonawca zapewnił przejście na siebie praw własności przemysłowej (lub praw do uzyskania tych praw) oraz majątkowych praw autorskich w celu ich późniejszego przeniesienia na zamawiającego (wykonawca powinien zapewnić lub zobowiązać się do uzyskania tych praw w umowie z zamawiającym).

Umowa powinna również określać, komu będzie przysługiwało prawo do publikacji wyników badań (zwykle instytucji badawczej). Konieczne jest również zabezpieczenie się przed ujawnieniem wyników badań przez jedną ze stron (przede wszystkim przez wykonawcę), które udaremniłoby uzyskanie praw własności przemysłowej.

Jeżeli wynikiem prac badawczych wykonawcy miało być ulepszenie wynalazku, do którego prawa ma wykonawca, konieczne jest dodatkowe przeniesienie prawa do tego patentu na zamawiającego, aby mógł on opatentować ulepszenie. Jest to istotne ze względu na postanowienia ustawy – Prawo własności przemysłowej, w zakresie ulepszenia i uzupełnienia wynalazku.

4. Wynagrodzenie

Strony powinny określić, w jakim zakresie i w jaki sposób projekt będzie finansowany przez zamawiającego. Mogą przyjąć model przekazania wykonawcy całego wynagrodzenia z góry bądź model wypłat częściowych uzależnionych od zaawansowania projektu. Postanowienia w zakresie wynagrodzenia powinny określać, jakie usługi (np. korzystanie z własnej infrastruktury wykonawcy) oraz przeniesienie i udzielenie jakich praw (majątkowych praw autorskich, praw do uzyskania praw własności przemysłowej) wchodzą w zakres tego wynagrodzenia. Możliwe jest również określenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie dochodów z komercjalizacji wyników, np. procent opłat licencyjnych lub wartości sprzedaży produktów inkorporujących wyniki. Zasady komercjalizacji mogą być ustalone w danej umowie lub też w umowie odrębnej. Z powodu niepewności co do charakteru i rodzaju wyników prac badawczych sposoby komercjalizacji wyników zwykle określane są na podstawie odrębnej umowy.

Strony powinny również oznaczyć momenty, w których będą wypłacane kolejne transze wynagrodzenia (lub kiedy będzie wypłacona wykonawcy całość wynagrodzenia) oraz zasady wypłaty wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

5. Inne

Strony w ramach umowy mogą także przewidzieć określone zobowiązania, m.in. ograniczenie swobody uczestnictwa stron (przede wszystkim wykonawcy) w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w tej samej dziedzinie lub w czasie współpracy lub zakaz podważania, w czasie obowiązywania umowy, ważności praw własności intelektualnej zamawiającego. Należy jednak pamiętać o przepisach prawa konkurencji w tym zakresie.

Szczegółowe komentarze znajdują się we wzorze umowy o wykonanie prac badawczo-rozwojowych.

Źródło: DENTONS

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego twórcom odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej...

więcej
Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny