Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa przeniesienia praw własności przemysłowej z komentarzem

I. Uwagi wstępne

Patenty i inne prawa własności przemysłowej są prawami majątkowymi, które mogą być przedmiotem różnych postaci czynności prawnych, zmierzających do zmiany podmiotu uprawnionego lub ustanowienia innych niż licencja praw korzystania z dóbr niematerialnych.

Wśród umów o przeniesienie prawa wyróżniamy umowy zbycia prawa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego, przeniesienia patentu (prawa ochronnego) oraz zbycia uprzedniego pierwszeństwa z art. 17 i 125 PrWłPrzem. W przypadku umów o przeniesienie praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio art. 155 KC, zgodnie z którym skutek rozporządzający następuje z chwilą zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Jednakże wskazać należy, że zgodnie z art. 67 ust. 3 PrWłPrzem skutek przeniesienia prawa wyłącznego (patentu) wobec osób trzecich następuje dopiero z chwilą wpisu przeniesienia do rejestru patentowego.

II. Umowy przenoszące patent

Patent może być przedmiotem umów rozporządzających, rozporządzająco-zobowiązujących lub wyłącznie zobowiązujących. Umowa o przeniesienie prawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 67 ust PrWłPrzem, przeniesienie prawa z patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego. Dokonanie wpisu nie stanowi zatem przesłanki ważności umowy między jej stronami, lecz skuteczności wobec osób trzecich. Jednocześnie nabywca, jak i strona, która przeniosła prawo, mogą złożyć wniosek o wpis. Konieczne jest przy tym przedłożenie dokumentu zawarcia umowy.

III. Rękojmia za wady

Odpowiednie stosowanie przepisów KC pozwala rozwiązać problem odpowiedzialności sprzedawcy praw własności przemysłowej poprzez rozszerzenia ustawowej definicji wady fizycznej[1] na wady jakościowe przedmiotu świadczenia, które zmniejszają wartość projektu wynalazczego ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia konkretnego rozwiązania technicznego. Jednak w braku odpowiednich zapewnień lub gwarancji nie można pojęcia „wady fizycznej” rozciągać na wydajność, a tym bardziej rentowność wynalazku. W razie jednak gdy sprzedawca wiedział, że celem kupna patentu było wykorzystanie wynalazku do zwiększenia wydajności urządzeń kupującego lub gdy zapewnił on nabywcę, że wynalazek ma konkretne właściwości, uzyskujemy podstawę do rozszerzenia odpowiedzialności na gruncie – obecnie – art. 5561 KC.

Zdaniem A. Kopffa, źródłem szerszej odpowiedzialności mogą być raczej tylko odrębne klauzule gwarancyjne. Wydaje się, że zapewnienia, o których mowa w art. 5561 KC, mogą mieć źródło nie tylko w treści kontraktu. Za zapewnienie uznaje się bowiem nie tylko wyraźne, ale także wynikające z okoliczności informacje o przedmiocie sprzedaży skierowane do potencjalnych nabywców (np. ulotki reklamowe, instrukcje itp.).

IV. Orzecznictwo

1. Postanowienie SN z dnia 28.10. 2016 r., I CZ 66/16

Wyłączność korzystania z wynalazku jest źródłem uprawnień zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest określony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.). Wszystkie czynności wymienione w tym przepisie stanowią akty korzystania z wynalazku i są objęte monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie uprawniony z patentu może skutecznie zakazać osobom trzecim korzystania z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia patentu konieczne jest ustalenie, że osoba nieuprawniona zrealizowała w sposób zarobkowy lub zawodowy którąś z wymienionych postaci korzystania z wynalazku.

2. Postanowienie SN z dnia 29.06.2012 r., I CZ 31/12

Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia prawa do patentu, określone w art. 287 ustawy z dnia 20.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 117) mają charakter majątkowy.

3. Wyrok SN z dnia 7.07.2005 r., II PK 355/04

Współuprawniony z patentu korzystający z wynalazku we własnym zakresie jest obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy korzyści uzyskanych w wyniku produkcyjnego i handlowego korzystania z wynalazku, po potrąceniu poniesionych nakładów (art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

4. Wyrok SN z dnia 12.01.2005 r., I PK 131/04

W sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z cudzego patentu może być podniesiony zarzut wykonywania prawa korzystania z wynalazku bez wynagrodzenia na zasadzie używania uprzedniego, bez konieczności odrębnego postępowania w tym przedmiocie.

5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2010, VI SA/Wa 787/10

1. Funkcją zastrzeżenia patentowego jest wyznaczenie zakresu ochrony przez podanie zasadniczych (znamiennych) cech wynalazku, które to cechy mają odróżnić wynalazek od wcześniejszego stanu techniki, jak również powinny odpowiadać technicznemu wkładowi do istniejącego stanu techniki. Opis wynalazku powinien ujawniać istotę wynalazku i to na tyle jasno i wyczerpująco, aby specjaliści z danej dziedziny techniki byli w stanie zrealizować wynalazek. Zastrzeżenia patentowe są najważniejszymi cechami opisu patentowego, określają bowiem zakres przedmiotowy ochrony patentowej i wskazują, jakie środki techniczne konstytuują wynalazek.

2. Nie jest możliwe przyznanie praw wyłącznych na rozwiązanie dotyczące urządzenia nieujawniającego ani w opisie, ani w zastrzeżeniu patentowym środków technicznych określających rozwiązanie postawionego problemu, podobnie jak nie stanowi wynalazku w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 o wynalazczości (t.j. Dz.U. z 1993 Nr 26, poz. 117 ze zm.) określenie sposobu, które jedynie prowadzi w kierunku rozwiązania, lecz nie gwarantuje uzyskania oczekiwane efektu. Za rozwiązanie dostatecznie ujawnione można uznać takie, które zostało przedstawione na tyle kompletnie, że musi dać oczekiwany efekt techniczny.

6. Postanowienie z dnia 16 lutego 2012 r., II CSK 469/11        

Roszczenia określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), służące do ochrony majątkowych praw bezwzględnych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, a zatem mają charakter majątkowy. Taka ich kwalifikacja harmonizuje z przepisami stanowiącymi o przedawnieniu roszczeń z tytułu naruszenia patentu (art. 289 Prawa własności przemysłowej), mającymi odpowiednie zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne i prawa z rejestracji topografii, gdyż przedawniają się tylko roszczenia majątkowe (art. 117 § 1 KC).

7. Wyrok NSA z dnia 30 października 2013 r., II GSK 904/12

Uprawniony z patentu jest legitymowany do złożenia wniosku o unieważnienie własnego patentu. Ma tę legitymację zarówno na gruncie przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) - art. 68 ust. 1, jak i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - art. 89 ust. 1. Interes prawny tego podmiotu winien być wywodzony przede wszystkim z treści prawa z patentu. Jeżeli dodatkowo uprawniony z patentu jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy opracowali pracowniczy projekt wynalazczy. Prawo do tego wynagrodzenia jest warunkowane istnieniem prawa z patentu. Również i z tego powodu posiada on interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na wynalazek.

8. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2009 r., VI  SA/WA 1139/08

1. Jeżeli spór pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a urzędem patentowym dotyczy istoty wynalazku, odmawiając udzielenia patentu urząd patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na własnym przekonaniu, co do przedmiotu zgłoszenia. Organ powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swojego stanowiska. W grę może wchodzić dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny.

2. Zapewnienie jednolitego poziomu ochrony ma szczególne znaczenie w sprawach o naruszenie patentu, gdyż o naruszeniu patentu  europejskiego rozstrzygają organy krajowe. Powinny one zatem stosować dla oceny naruszenia patentu te same zasady, co pozostałe kraje na terenie których dany patent obowiązuje. Oczywistym jest, że wprowadzenie jednolitych norm prawnych nie zapewnia jednolitej ich interpretacji. Niemniej, należy dążyć do osiągnięcia tożsamych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poziomu ochrony patentów krajowych i europejskich z uwagi na wspomnianą wyżej konieczność jednolitego traktowania tych patentów.  Nie ulega wątpliwości, że poziom ochrony patentu w Polsce powinien być porównywany z tym, jaki zapewnia patent.

9. Wyrok NSA z 24.10.2003, II SA 450/02

Przy częściowym uwzględnieniu wniosku o unieważnienie patentu zawsze wymaga dokładnego wyjaśnienia, dlaczego w pozostałej części żądanie unieważnienia patentu nie zostało uwzględnione.

10. Wyrok NSA z Warszawy z dnia 25.10.2010 r., VI SA/Wa1627/10

1. Wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwiązania należy rozłożyć je na elementy składowe, wśród których są zarówno elementy techniczne jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne.

2. Na podstawie obecnych uregulowań za wynalazek nie zostanie uznane żadne rozwiązanie, jeżeli nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki.

3. W zastrzeżeniach patentowych w kategorii "urządzenia" należy podawać strukturę wewnętrzną urządzenia określoną przez wzajemne usytuowanie i połączenie części lub podzespołów tworzących łącznie zwartą całość przestrzennie ukształtowaną zdolną do osiągnięcia ustalonego z góry przeznaczenia wynalazku.

11. Wyrok NSA z Warszawy z dnia 13.03.2006 r., VI SA/Wa 1855/05

Wynalazek będący kompilacją wielu środków winien być oceniany jako całość i zarzut nieoczywistości dotyczyć musi całości.


[1] Dopuszczalność stosowania do odpowiedzialności sprzedawcy praw własności przemysłowej, przepisów o rękojmi za wady fizyczne wyklucza K. Szczepanowska- Kozłowska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska, Własność przemysłowa, s.117.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło