Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa świadczenia usług zarządzania prawami własności intelektualnej

I. Uwagi ogólne

Art. 86 a ust. 2 PrSzkolWyż stanowi podstawę do zawierania umów o zarządzanie. Zgodnie z art. 86 a  ust. 2 PrSzkolWyż uczelnia może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do posiadanych przez nią wyników badań, w tym do projektów wynalazczych. Jak wskazuje A. Niewęgłowski, A. Szewc [1]nie istnieją jeszcze wykształcone standardy zarządzania projektami wynalazczymi na uczelni.

II. Umowa o świadczenie usług

Umowa o zarządzanie projektami wynalazczymi jest co do zasady reguły umową o świadczenie usług. W kwestiach nieuregulowanych przez strony stosuje się do niej przepisy o zleceniu na podstawie art. 750 KC. Przedmiot umowy stanowią czynności prawne oraz czynności faktyczne (prowadzenie negocjacji z osobami zainteresowanymi projektami wynalazczymi, uiszczanie za przedsiębiorcę opłat za ochronę). Zarządzanie projektami wynalazczymi wiąże się zatem z realizacją czynności z zakresu prowadzenia spraw i reprezentacją przedsiębiorcy w sferze praw własności przemysłowej. Zarząd projektami wynalazczymi może mieć charakter powierniczy lub być oparty na pełnomocnictwie.

III. Zarząd powierniczy

W pierwszym przypadku przedsiębiorca przenosi prawa własności przemysłowej na odrębny podmiot. Przeniesienie praw następuje na czas oznaczony, wskazany w umowie. W takiej sytuacji zarząd odbywa się w imieniu własnym, jednak w interesie powierzającego. Pamiętać należy, że roszczenia do powierzającego przez osoby trzecie, z którymi zarządca zawarł umowy, mogą być kierowane dopiero po przejęciu przezeń praw i obowiązków zarządcy zgodnie z przepisem art. 740 KC. Wniesienie przeciwko powierzającemu powództwa przed ustaniem zarządu i rozliczeniem się stron zgodnie ze wspomnianym przepisem zostanie oddalone. Przez czas zarządu legitymację formalną i materialną w zakresie praw nim objętych zachowuje zarządca.

Zdaniem R. Rykowskiego[2] umowę zarządu powierniczego należy rozumieć jako więź obligacyjną, w której jedna z osób (powierzający) – w celu przekazania zarządu – przenosi czasowo i z zastrzeżeniem zwrotu
w danych okolicznościach, określone prawo (najczęściej prawo własności) lub majątek (jego część) na inny podmiot (powiernika, który staje się doń uprawniony. W związku z tym autor wskazuje trzy elementy istotne: przeniesienie prawa majątkowego na powiernika, zobowiązanie powiernika do odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zarządu tym prawem oraz zobowiązanie powiernika do powrotnego przeniesienia prawa i ewentualnych pożytków w określonych okolicznościach.

Umowa o zarząd powierniczy jest umową nienazwaną[3]. Z uwagi na to, że zarząd obejmuje zarówno czynności prawne, jak i faktyczne nie istnieje możliwość zakwalifikowania jej jako umowy zlecenia (oczywiście w jej „zarządczym” zakresie). Umowę tę należy natomiast traktować jako umowę o świadczenie usług (art. 750 KC), co pozwala na odpowiednie stosowanie przepisów regulujących umowę zlecenia. Z natury umowy o zarząd powierniczy wynika, że umowa ta jest zawierana z przedsiębiorcą profesjonalnie przygotowanym do wykonywania zarządu, jakkolwiek możliwe są także umowy o zarząd zawierane z nieprofesjonalistą. Z uwagi na stosowanie przepisów o zleceniu, ale także z natury omawianego stosunku prawnego wynika, że w jego przypadku mamy do czynienia z umową szczególnego zaufania. 

IV. Zarząd pełnomocniczy

Zarząd pełnomocniczy polega na tym, że zarządca działa w cudzym imieniu. Kontrahentem osób, z którymi zarządca zawiera umowy, staje się wobec tego od razu podmiot, który powierzył zarząd projektami wynalazczymi. Nie ma potrzeby cesji praw i obowiązków, skoro powstają one bezpośrednio w majątku powierzającego. Należy pamiętać, że jeśli w umowie zarządu nie postanowiono inaczej, sam fakt jej zawarcia stwarza zarządcy kompetencję do zawierania umów w imieniu powierzającego projekty wynalazcze. Zgodnie z art. 734 § 2 KC w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis art. 734 § 2 KC będzie znajdował zastosowanie  do umowy o zarząd projektami z mocy art. 750 KC. Jednocześnie zarządca ma prawo nie tylko do materialnej, ale również procesowej reprezentacji powierzającego.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że: „zawarcie przedmiotowej umowy, przez uczelnię publiczną nie wymaga uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, gdyż stanowi wykonywanie czynności w zakresie komercjalizacji. Nie jest także objęte procedurą zamówień publicznych, skoro przepis szczególny wskazuje podmiot, z którym uczelnia zawiera umowę”.[4]

V. Orzecznictwo

1. Wyrok NSA z dnia 15.04.2016 r., II FSK 460/14

Wykonywanie umowy o zarząd powierniczy nie wyklucza, a często wręcz warunkuje prowadzenia przez powiernika pozarolniczej działalności gospodarczej. Powiernik prowadzi jednak taką działalność we własnym imieniu, a nie w imieniu powierzającego (choć na jego rzecz), co odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Ponoszenie przez powierzającego - a nie przez powiernika - gospodarczego ryzyka, związanego ze sposobem sprawowania przez powiernika zarządu powierniczego, w tym z działaniami podejmowanymi w związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, stanowi istotę wewnętrznego stosunku powiernictwa, ale nie ma żadnego wpływu na prawnopodatkową kwalifikację działań powiernika, w tym na podatkową ich kwalifikację jako pozarolniczej działalności gospodarczej. 

2. Wyrok SA z dnia 19.12.2008 r.,I Aca 591/08

Powiernicze powierzenie Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS autorskich praw majątkowych nie wyłącza ze skutkiem rozporządzającym zarządzania osobiście przez autora prawami do jego dzieł i dlatego umowy zawarte przez twórców indywidualnie z korzystającymi z utworów są ważne. Jedyną konsekwencją pominięcia organizacji zbiorowego zarządu powinien być obowiązek zapłacenia należnej prowizji.


[1] Skubisz, A. Niewęgłowski, A. Szewc, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 C, Warszawa 2017.

[2] R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2015, s. 243.

[3] R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2015, s. 243.

[4] M. Spyra, w: Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz (red. J. Sieńczyło-Chlabicz), s. 434-435.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło