Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej

Umowy odpłatnego przenoszenia (sprzedaży) praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej mogą być, w większości przypadków, przedmiotem swobodnego obrotu. Pod wieloma względami prawa własności intelektualnej przypominają więc dobra materialne i tak samo jak one mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, zamiany oraz innych czynności prawnych.

Wymogi formalne i konieczne elementy umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich do wyników prac B+R. Nabycie, a także zbycie (np. sprzedaż) autorskich praw majątkowych wymaga zawarcia umowy, spełniającej co najmniej następujące wymogi formalne i treściowe:

1) Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, tj. w formie dokumentu (dokumentów), zawierającego podpisy wszystkich stron umowy (co najmniej podpis każdej ze stron pod jej własnym oświadczeniem). Brak formy pisemnej oznacza bezwzględną nieważność umowy. Tradycyjną formę pisemną może zastąpić umowa zawierająca oświadczenia stron w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu (art. 53 prawa autorskiego oraz art. 78 kodeksu cywilnego).
2) Umowa powinna zawierać dokładne określenie utworu będącego przedmiotem umowy. Nawet jeżeli umowa dotyczy utworów, które mają dopiero powstać, powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać, o jakie utwory chodzi. Wymaga to wskazania co najmniej: przedmiotu utworu, celu jego stworzenia lub wytycznych co do jego formy, a także sposobu utrwalenia (na piśmie, na nośniku itp.) (zob. art. 535 i nastęne kodeksu cywilnego).
3) Umowa powinna dokładnie określać pola eksploatacji, na których dochodzi do przeniesienia praw. Ogólnikowa informacja o przeniesieniu praw autorskich (bez wskazania pól eksploatacji) może prowadzić do uznania umowy za nieważną (w całości lub w części) (zob. art. 41 ust. 2 prawa autorskiego). Wskazanie pól eksploatacji to jeden z kluczowych elementów umowy przeniesienia praw autorskich. Pola eksploatacji muszą być wskazane konkretnie i precyzyjnie. Brak szczegółowego ich wskazania, może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych i sporów między stronami umowy.
4) Umowa powinna określać wynagrodzenie za przeniesienie praw na poszczególnych polach eksploatacji (jeżeli umowa ma charakter nieodpłatny, musi to wyraźnie wynikać z jej treści) (zob. art. 43 oraz 45 prawa autorskiego).

UWAGA!
Przykłady wskazania pól eksploatacji w umowie:
1) „Umowa przenosi prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji” – przeniesienie praw jest nieważne
2) „Umowa przenosi prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie podpisywania umowy” – przeniesienie praw jest nieważne
3) „Umowa przenosi prawa autorskie na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – umowa nie będzie nieważna, ale może rodzić wątpliwości interpretacyjne, co do zakresu przeniesienia.
Pola eksploatacji muszą być wskazane w umowie w sposób precyzyjny, przemyślany i umożliwiający niezakłócone wykorzystywanie utworu do zamierzonych celów.

Określenie pól eksploatacji, a więc sposobów, w jakie nabywca (a także licencjobiorca) będzie mógł korzystać z uzyskanego utworu, jest nieodłącznym elementem umów prawno-autorskich. Brak tego elementu nie pozwala się zorientować, co do zakresu praw, które zostały przeniesione (udzielone), a w skrajnych przypadkach może pociągać za sobą także nieważność całej umowy. Prawo autorskie wskazuje pola eksploatacji; ustawowe wyliczenie ma jednak wyłącznie charakter przykładowy, a wskazane pola mogą być nieadekwatne z punktu widzenia potrzeb nabywcy praw (PJB czy dalszych nabywców wyników badań). Należy więc pola eksploatacji formułować w sposób precyzyjny, a zarazem zgodny z zamiarem stron co do wykorzystania danych wyników prac badawczych.

UWAGA!
Określenie pól eksploatacji jest koniecznym elementem każdej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich, jak i umów licencyjnych.

Należy także pamiętać, że PJB nie może przenieść praw (ani udzielić licencji na korzystanie z wyników badań) na polach eksploatacji, na których sama nie uzyskała uprawnień do utworu. Podpisując umowę, należy więc się upewnić, że zbywcy praw (twórcy) rzeczywiście prawa te przysługują.

W razie braku innego dowodu, należy odebrać od niego oświadczenie o samodzielnym wytworzeniu dzieła. Jeżeli utwór ma kilku twórców, wówczas każdy z nich powinien podpisać umowę lub przynajmniej wyrazić na piśmie zgodę na przeniesienie praw do wspólnie stworzonego dzieła.

Odpowiednio, każdy zbywca praw (w tym PJB w procesie komercjalizacji) powinien także się upewnić, że przysługują mu prawa, które zamierza sprzedać. W przeciwnym wypadku, podpisując umowę o sprzedaży praw, które mu nie przysługują, nie będzie mógł jej wykonać (umowa nie doprowadzi do przejścia tych praw na nabywcę). Może to narazić PJB na odpowiedzialność odszkodowawczą.

PRZYKŁAD
Docent Jan Kowalski zawarł z Instytutem XyZ umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonej przez siebie analizy stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na południu Polski. Prace badawcze były prowadzone przez zespół kierowany przez doc. Kowalskiego. Instytut XyZ powinien w tej sytuacji się upewnić, czy doc. Kowalski jest jedynym autorem opracowania analizy, czy też wkład w jej stworzenie (stworzenie jej tekstu) wnieśli także inni członkowie jego zespołu. W przypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji powyższej kwestii, umowa z doc. Kowalskim powinna zawierać jego oświadczenie, że jest on wyłącznym twórcą opisu wyników przeprowadzonych badań i wyłącznie jemu przysługują prawa autorskie do tego opisu.

Skutki przeniesienia praw autorskich do wyników prac badawczych. W wyniku przeniesienia praw ich nabywca uzyskuje (na wskazanych w umowie polach eksploatacji) te same prawa, które wcześniej przysługiwały zbywcy (w tym także taką samą ochronę przed naruszeniami).

Odpowiednio zbywca (najpierw twórca, a następnie PJB, jeżeli odsprzedaje wyniki prac) traci te prawa. Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma więc podobne skutki do przeniesienia własności (tym także różni się od licencji).

UWAGA!
Przeniesienie praw autorskich ma następujące skutki:
Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozbawia tych praw zbywcę.
Zbywca traci możliwość korzystania z przeniesionych praw, a więc również możliwość zarabiania na tych prawach.
Utrata praw do utworu dotyczy tylko tych pól eksploatacji (sposobów korzystania), które zostały określone w umowie (np. sprzedaży).


Przeniesienie majątkowych praw autorskich, nawet jeżeli obejmuje całość praw twórcy, nie daje nabywcy (PJB, ewentualnie dalszym nabywcom) wszystkich uprawnień, które mogą okazać się potrzebne lub przydatne do pełnego i niezakłóconego korzystania z utworu (wyników prac B+R). Często potrzebne są dodatkowe porozumienia lub przynajmniej bardzo wyraźne dodatkowe postanowienia umowne. Dotyczy to przede wszystkim:

  • Zgody na dokonywanie (wprowadzanie) zmian w utworze. W razie braku takiej zgody, każda zmiana będzie wymagała uzyskania dodatkowego zezwolenia twórcy. Pomimo faktu nabycia praw autorskich do utworu (artykułu, projektu architektonicznego, analizy badawczej), PJB nie będzie mogła dokonywać skrótów czy modyfikacji utworu (przeredagowań lub usunięć fragmentów treści).
  • Zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu (tłumaczeń, przeróbek, adaptacji itp.), a w przypadku baz danych spełniających cechy utworu – także na samo sporządzenie takiego opracowania. Dla PJB, która nabyła prawa do artykułu naukowego lub analizy, oznacza to np. konieczność uzyskania dodatkowej zgody autora na publikację artykułu lub analizy w innym języku niż wersja oryginalna.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich jest uznawane za odrębne pole eksploatacji. Przeniesienie (zbycie) tego prawa powinno być wyraźnie wskazane w umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie lub ewentualnie w oddzielnym porozumieniu. Przenosząc to prawo, zbywca powinien mieć na względzie fakt, że przez przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu na wybranych polach eksploatacyjnych, zbywca straci możliwość korzystania z nich i czerpania korzyści finansowych. Zatem przeniesienie praw zależnych powinno być poprzedzone wnikliwą analizą ekonomiczną, która określiłaby poziom opłacalności takiego rozwiązania w związku z celem i przedmiotem działalności PJB. Należy jednak zaznaczyć, że samo opracowywanie utworu przez inny podmiot niż twórca nie jest zabronione przez prawo autorskie. Zabronione jest natomiast dysponowanie nim bez zgody twórcy (tj. rozporządzanie i korzystanie).

Nabycie praw autorskich umożliwia korzystanie z utworu w sposób zgodny z treścią umowy (w szczególności na polach eksploatacji określonych w umowie), w tym także udzielanie licencji na korzystanie z wyników prac, do których nabyto prawa, jak również ochronę przed naruszeniami praw autorskich przez osoby trzecie. Nabycie praw umożliwia również ich dalszą odsprzedaż, o ile umowa, na podstawie której doszło do przeniesienia praw (w szczególności umowa między twórcą a PJB), nie wyłącza takiej możliwości.

Wymogi formalne i konieczne elementy umowy dotyczącej przeniesienia praw własności przemysłowej do wyników prac B+R. Szczególne wymogi stawia także przeniesienie:
1) prawa do uzyskania jednego z rodzajów praw wyłącznych pochodzących z rejestracji  (zob. art. 11 prawa własności przemysłowej);
2) prawa pierwszeństwa zgłoszenia do UPRP wyników prac badawczych, będących wynalazkami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi (zob. art. 13 prawa własności przemysłowej);
3) praw uzyskanych wskutek rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych (patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji).

W powyższych wypadkach umowy powinny:

  • zostać zawarte w formie pisemnej, która, tak jak w przypadku praw autorskich, została zastrzeżona pod rygorem nieważności (zob. w szczególności: art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 67 ust. 2 prawa własności przemysłowej);
  • dokładnie określać prawa, których dotyczą (ze wskazaniem, czy chodzi o prawo do uzyskania rejestracji, prawo pierwszeństwa czy prawo udzielone wskutek rejestracji);
  • zawierać określenie wynagrodzenia za przeniesienie prawa lub wskazanie, że przeniesienie następuje bezpłatnie.

Skutkiem ważnej umowy jest przejście powyższych praw na nabywcę. Jednak umowa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a także prawa z rejestracji topografii układu scalonego będzie skuteczna wobec osób trzecich (tzn. nabywca prawa będzie mógł powołać się na umowę wobec innych osób, organów publicznych, sądów), dopiero od chwili wpisu tego przeniesienia do właściwego rejestru. Oznacza to, że po zawarciu umowy konieczne będzie złożenie właściwego wniosku do UPRP (względnie do EPO lub OHIM) o dokonanie we właściwym rejestrze (patentów, wzorów przemysłowych itd.) zmiany podmiotu uprawnionego.

Źródło: PWC/Dentons

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło