Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Uzupełnianie i poprawianie dokumentacji patentowej nie zawsze możliwe

Uzupełnianie i poprawianie dokumentacji patentowej nie zawsze możliwe

Końcowym etapem prac nad nowym rozwiązaniem, a zarazem ukoronowaniem pracy naukowca nad nim, jest sporządzenie dokumentacji patentowej, której złożenie w Urzędzie Patentowym stanowi warunek konieczny objęcia wynalazku formalnoprawną ochroną patentową. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, że jak w wielu dziedzinach życia, również w toku procedury patentowej należyte sporządzenie wymaganych przez przepisy dokumentów odgrywa bardzo ważną rolę w osiągnięciu końcowego sukcesu, którym w tym przypadku jest przyznanie naukowcowi patentu na wynalazek.

Niemniej jednak, już po wniesieniu zgłoszenia patentowego do właściwego organu może pojawić się potrzeba poprawienia lub uzupełnienia złożonej dokumentacji. Potrzeby te mogą być spowodowane różnymi zdarzeniami: pomyłkami w treści, ominięciami jakichś istotnych elementów czy odkryciu jakichś nowych cech wynalazku już po wniesieniu dokumentacji do Urzędu Patentowego.

Zgłaszający wynalazek może co do zasady uzupełniać i poprawiać dokumentację patentową. Możliwość ta jest jednak ograniczona w dwóch aspektach: czasowym i przedmiotowym. Po pierwsze, modyfikacje wniosku mogą być wprowadzane nie później niż do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu. Pomimo tego, że przepisy nie rozstrzygają tego wprost to należy uznać, że chodzi tu o wydanie decyzji ostatecznej – czyli takiej, od której nie służy odwołanie. Prawo do modyfikacji wniosku będzie więc przysługiwać zgłaszającemu zarówno w toku postępowania wywołanego zgłoszeniem wynalazku do opatentowania, jak również podczas postępowania wywołanego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć gdy pierwsza decyzja jest dla składającego niekorzystna. Ponadto, zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu, które w przypadku procedury krajowej jest dokonywane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Więcej wątpliwości i sporów budzą w praktyce ograniczenia możliwości dokonywania uzupełnień i poprawek o charakterze przedmiotowym. Nie wszystkie elementy dokumentacji patentowej mogą być bowiem przez zgłaszającego swobodnie modyfikowane, nawet jeżeli decyzja w przedmiocie patentu nie została jeszcze wydana. W każdym przypadku i w każdym czasie, uzupełnienia i poprawki nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 37 ust. 1 Prawo własności przemysłowej). Ponadto, jak wspomniano powyżej, zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu we właściwym publikatorze. Z powyższych regulacji można wyciągnąć następujące, przykładowe wnioski:

  • zakaz dokonywania zmian w dokumentacji zgłoszeniowej nie dotyczy takich jej elementów jak skrót opisu wynalazku czy dokument pierwszeństwa, który jest składany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
  • nie jest dopuszczalne korygowanie zgłoszenia poprzez wprowadzanie do jego treści nowych cech technicznych, które nie były ujawnione w chwili dokonywania zgłoszenia;
  • na podstawie regulacji o poprawianiu i uzupełnianiu dokumentacji zgłoszeniowej nie jest możliwe zastępowania jednego rozwiązania innym rozwiązaniem, które nie było objęte pierwotnym zgłoszeniem;
  • nie jest dopuszczalne wprowadzenie do dokumentacji zgłoszeniowej nowych zastrzeżeń patentowych, prowadzących do rozszerzenia poprzednio określonego zakresu ochrony po dniu ogłoszenia o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego, nawet jeżeli proponowane uzupełnienia i poprawki znajdowałyby uzasadnienie w pierwotnej wersji opisu wynalazku;
  • nie są dopuszczalne zmiany informujące o nowych zastosowaniach rozwiązań zgłoszonych do opatentowania;
  • nie jest dopuszczalne podawanie dodatkowych przykładów i danych technicznych lub biologicznych, szczególnie w dziedzinie chemii (por. również red. A. Pyrża, Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym, Warszawa 2009, s. 73 i nast.).

Nie powinno być więc problemów z wprowadzeniem do dokumentacji zgłoszeniowej zmian polegających na poprawianiu oczywistych omyłek pisarskich, redakcyjnych i językowych, usunięciu sprzeczności i niejasności istniejących w treści dokumentacji, ujednoliceniu sformułowań zawartych w tytule wynalazku, opisie, zastrzeżeniach patentowych czy w stosowanej terminologii. Generalnie rzecz biorąc, dopuszczalne są wszelkie zmiany redakcyjne treści dokumentacji zgłoszeniowej, jeżeli sens nowej treści może być odtworzony na podstawie analizy całości dokumentacji zgłoszeniowej.

Istniejące ograniczenia w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji zgłoszeniowej powodują, że powinna być ona przygotowana z należytą starannością i dbałością o szczegóły. Szczególnie starannie należy zaś podejść do tej części dokumentacji zgłoszeniowej, które zawiera zastrzeżenia patentowe, wyznaczające zakres ochrony patentowej udzielonej na wynalazek.

www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej
Zarządzanie bazą technologii przygotowanych do komercjalizacji w jednostkach naukowych

Państwowe jednostki badawcze coraz częściej prezentują wyniki swoich prac w formie zwartego katalogu technologii, często...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny