Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów

Uzyskanie zgody uczelni na komercjalizację po zmianie przepisów

Bardzo wielu pracowników naukowych pyta o możliwość przejęcia praw do wytworzonych w ramach obowiązków pracowniczych dóbr intelektualnych (np. zgłoszeń patentowych) w trybie artykułu 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (PoSW). W praktyce jednak niezwykle rzadko odbywa się przeniesienie praw do wyników badań na pracowników, choć przyczyn tego stanu jest wiele. Ta sytuacja stała się m.in. uzasadnieniem uelastycznienia procedur ustawowych i zmian ustawy PoSW ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. W myśl nowych przepisów cała procedura podejmowania przez uczelnię decyzji uruchamiana jest dopiero w sytuacji, w której pracownik składa oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem tych praw. Zmiany te wchodzą w życie już 31 grudnia 2016 r. – w praktyce będą zatem obowiązywać od 2017 roku.

Różnice pomiędzy dotychczasowymi i nowymi przepisami przeanalizujmy na podstawie przypadku opisanego przez jednego z czytelników:

W związku z wykonywaną pracą na uczelni publicznej dokonaliśmy szeregu odkryć i zostało złożonych szereg wniosków patentowych (nie jest teraz ważne ile). Żaden z nich nie jest jeszcze przyznany. Koszty złożenia wniosków patentowych pokryła uczelnia. Następnie zwróciliśmy się do uczelni, aby pozwoliła nam na skomercjalizowanie tych odkryć w trybie art. 86e. I tutaj uczelnia doszła do wniosku, że nie można zastosować tego artykułu, gdyż: wystąpienie o uzyskanie patentu do wskazanych wynalazków jest czynnością podjętą w celu późniejszej komercjalizacji.

Prawnicy uniwersytetu stoją więc na stanowisku, że nie można tutaj stosować art. 86e. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy Uniwersytet nie może zmienić zdania w tej sprawie i jednak dopuścić zastosowanie art. 86e? (…)

W myśl dotychczasowego zapisu art. 86e ustawa PoSW dopuszcza się trzy sytuacje:

a) Uczelnia w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych podejmuje decyzję o komercjalizacji;

b) Uczelnia w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych podejmuje decyzję o niekomercjalizacji;

c) Uczelnia w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych nie podejmuje żadnej decyzji (bezskuteczny upływ terminu).

Opisany wyżej stan faktyczny nic nie mówi o poinformowaniu pracowników-twórców o podjęciu przez Uczelnię decyzji o komercjalizacji albo podjęciu decyzji o nie komercjalizacji. Skoro ich nie poinformowano to należy założyć, że Uczelnia żadnej z tych decyzji nie podjęła. A skoro nie podjęła, to znaczy, że mamy stan opisany wyżej pod literą c), czyli bezskuteczny upływ terminu 3 -miesięcznego z art. 86e ust.2 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Bezskuteczny upływ terminu do podjęcia decyzji aktualizuje, po stronie Uczelni, obowiązek złożenia pracownikowi w terminie trzydziestu dni oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono oraz doświadczeniami technicznymi niezbędnymi do komercjalizacji. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Nowe, obowiązujące od 31 grudnia 2016 roku, przepisy wskazują, że cały mechanizm podejmowania decyzji o komercjalizacji i wynikający z niego ewentualny obowiązek złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw uruchamiany jest jedynie wówczas, kiedy pracownik składa pisemne oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników badań. Zgodnie z nowymi przepisami ma na to 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach tych badań. Odnosząc ten zapis do powyższego przykładu, jeżeli w wymaganym czasie pracownicy zwrócą się pisemnie do swojej uczelni z odpowiednim oświadczeniem wówczas uczelnia ma obowiązek uruchomić pełną procedurę podejmowania decyzji i musi taką decyzję podjąć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia.  Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkiem, jest prawem pracownika, a uczelni znacznie zmniejsza zakres obowiązków związanych z procedurą rozpatrywania wniosków jedynie do tych wyników, które faktycznie są przedmiotem zainteresowania pracowników.

Omawiając powyższy przypadek warto zaznaczyć, że fakt złożenia przez Uczelnię wniosków o ochronę patentową i pokrycie kosztów z tym związanych nie może być utożsamiany z podjęciem decyzji o komercjalizacji. Uczelnia może bowiem podjąć decyzję o ubieganie się o ochronę prawną np. po to aby wiedza dotycząca danego rozwiązania „nie wyciekła” poza Uczelnię, uniemożliwiając uzyskanie ochrony w przyszłości. Jest to ryzyko Uczelni, że zgodziła się ponosić określone koszty bez formalnego uregulowania sprawy komercjalizacji.

Do ewentualnego wyjaśnienia pozostaje kwestia, czy złożenie wniosków patentowych nastąpiło z inicjatywy Uczelni czy pracowników-twórców. Jeżeli nastąpiło na wniosek twórców, to być może w np. odpowiedzi na wniosek Uczelnia poinformowała twórców, że owszem – pokryje koszty wniosków, ale w przypadku, jeżeli komercjalizacja będzie po jej stronie. W takim wypadku można rozważyć, czy pomiędzy pracownikami a Uczelnią nie doszło do zawarcia umowy, o której mowa w art. 86h regulującej prawa do wyników lub sposób i tryb komercjalizacji.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera, przynajmniej w sprawach komercjalizacji, szczególnych reguł  cofnięcia oświadczenia woli. Jeżeli więc Uczelnia wyraziła swoją wolę w sprawie komercjalizacji poprzez dopuszczenie do upływu 3-miesięcznego terminu, to nie będzie mogła wycofać się ze skutków swojego zaniechania.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna jest analiza prawna. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Piotr Gabriel – radca prawny, stały konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., koordynator zespołu radców prawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, autor wielu regulacji wewnętrznych z zakresu zarządzania własnością intelektualną stosowanych w jednostkach badawczych,  praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego twórcom odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej...

więcej
Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny