Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wady i zalety poszczególnych procedur międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku

Wady i zalety poszczególnych procedur międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku

Opisywane już w odrębnym artykule strategie międzynarodowej ochrony patentowej w niektórych zakresach tej ochrony mają alternatywny charakter. Zasadniczo z perspektywy Polski wyróżnia się 3 możliwe tryby (strategie) międzynarodowej ochrony patentowej:

•  Patent konwencyjny – zgodnie z konwencją paryską – najstarszy, ale i najbardziej pracochłonny sposób na międzynarodową ochroną patentową, ale wciąż stosowany, zwłaszcza w krajach niebędących sygnatariuszami innych porozumień międzynarodowych,

•  Zgłoszenie w międzynarodowym trybie tzw. PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) – w praktyce daje wiele udogodnień w stosunku do patentu konwencyjnego i jest często stosowane, zwłaszcza, jeżeli planujemy ochronę patentową poza Europą, dzieli się na fazę międzynarodową (związaną m.in. z badaniem zdolności patentowej) oraz fazę krajową – czyli zapewnienie właściwej ochrony patentowej,

•  Patent europejski – dotyczy możliwości ubiegania się o ochronę w Europie, w państwach sygnatariuszach konwencji o patencie europejskim – warto zaznaczyć, że przyznany patent europejski jest dopiero potencjalnym prawem wyłącznym i sama ochrona wymaga walidacji patentu europejskiego przez urząd państwa, w którym chcemy ubiegać się o ochronę.

Biorąc pod uwagę chronologię poszczególnych konwencji i umów międzynarodowych widać wszystkie tryby wyznaczają pewną stopniowalność – ochrona na podstawie konwencji paryskiej jest najstarsza, ale i najtrudniejsza w praktyce, zgłoszenie w trybie PCT zawierało szereg praktycznych ułatwień, a patent europejski ma stanowić praktyczny, uproszczony mechanizm użyteczny dla państw europejskich – możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie w tym trybie bez zgłoszenia w Polsce.

W bardzo wielu sytuacjach w praktyce wszystkie 3 strategie mogą stanowić dla siebie alternatywny tryb zgłoszenia patentowego (choć w praktyce zabezpieczania monopolu na wielu rynkach zagranicznych bardzo często korzysta się z mieszanych procedur). Warto więc poznać wady i zalety każdej z tych procedur. Zestawienie zbiorcze prezentuje poniższa tabela:

 

 

Procedura Konwencji Paryskiej

Procedura układów o współpracy w oparciu o pierwszeństwo w Polsce

Procedura układów o współpracy bez pierwszeństwa w Polsce

Zalety

Konieczne gdy państwo nie jest stroną traktatów o współpracy

-    dłuższy czas na decyzję gdzie występować się będzie o patent;

-    czas na weryfikację rynkową wynalazku;

-    zgłoszenie w jednym języku;

-    decyzja o planowanych fazach krajowych podejmowana jest po sporządzeniu raportów o zdolności patentowej;

-    faza „międzynarodowa” może być prowadzona przez krajowego pełnomocnika, bez konieczności powoływania pełnomocnika zagranicą;

-    dopiero faza „krajowa” i o patent europejski wymaga powołania pełnomocnika w państwie docelowej ochrony i złożenie tłumaczeń opisu wynalazku.

-    zgłoszenie w jednym języku;

-    o patent europejski i faza „międzynarodowa” PCT może być prowadzona przez krajowego pełnomocnika, bez konieczności powoływania pełnomocnika zagranicą;

-    dopiero faza „krajowa” PCT i o patent europejski wymaga powołania pełnomocnika w państwie docelowej ochrony i złożenie tłumaczeń opisu wynalazku.

Wady

-    Wysokie koszty na początku zgłaszania przy niepewnym rezultacie

-    duża pracochłonność na początku przy sporządzaniu dokumentacji - konieczne tłumaczenia na wszystkie języki państw ochrony

-    nadal wysoki koszt tego typu ochrony (choć niższy niż w przypadku patentu konwencyjnego)

-

Dla zilustrowania możliwych zalet i wad poszczególnych procedur warto przeanalizować praktyczny przykład. W polskim instytucie naukowym opracowano urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa wołowego. Biorąc pod uwagę gdzie przetwórstwo wołowiny jest istotną częścią gospodarki, wstępnie planowana jest ochrona patentowa na obszarze następujących państw: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Argentyna, Japonia, USA, Nowa Zelandia.

Możliwe jest wykorzystanie następujących procedur:

a) Procedura Konwencji Paryskiej

  • zgłoszenie o patent w Polsce;
  • przed upływem 12 miesięcy od zgłoszenia w Polsce - zgłoszenie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Argentyna, Japonia, USA, Nowa Zelandia.

b) Procedura układów o współpracy w oparciu o pierwszeństwo w Polsce

  • Zgłoszenie o patent w Polsce;
  • przed upływem 12 miesięcy do zgłoszenia w Polsce - zgłoszenie PCT - faza międzynarodowa, jeszcze bez wyznaczania państw ochrony;
  • przed upływem 12 miesięcy do zgłoszenia w Polsce - zgłoszenie konwencyjne bezpośrednio w Argentynie - jest stroną Konwencji Paryskiej, nie jest stroną układu PCT.
  • przed upływem 30 miesięcy do zgłoszenia w Polsce - zgłoszenie PCT faza krajowa w USA i Japonii oraz ew. innych państwach stronach traktatu PCT;
  • przed upływem 31 miesięcy do zgłoszenia w Polsce - zgłoszenie PCT faza krajowa o patent europejski i w Nowej Zelandii;
  • po przyznaniu „patentu europejskiego” wystąpienie o ochronę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji oraz ew. innych państw-stron konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

c) Procedura układów o współpracy bez pierwszeństwa w Polsce

  • zgłoszenie o patent europejski;
  • przed upływem 12 miesięcy od zgłoszenia - zgłoszenie PCT - faza międzynarodowa, jeszcze bez wyznaczania państw ochrony;
  • przed upływem 12 miesięcy od zgłoszenia - zgłoszenie konwencyjne bezpośrednio w Argentynie
  • przed upływem 30 miesięcy od zgłoszenia - zgłoszenie PCT faza krajowa w USA i Japonii oraz ew. innych państwach stronach traktatu PCT;
  • przed upływem 31 miesięcy od zgłoszenia - zgłoszenie PCT faza krajowa o patent w Nowej Zelandii;
  • po przyznaniu „patentu europejskiego” wystąpienie o ochronę w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji oraz ew. innych państw-stron konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Autorzy: Zespół CoWinners - specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Redakcja merytoryczna:

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

 

 

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa licencyjna jako jedna z głównych form komercjalizacji

Na najbardziej dojrzałych rynkach (zwłaszcza na rynku amerykańskim) najbardziej popularną formą (ścieżką) komercjalizacji...

więcej
Modelowe scenariusze badań zleconych w relacjach umownych pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową

Aby relacja pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką naukową była owocna dla obu jej stron, powinna ona zostać ukształtowana w sposób...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny