Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Wniesienie praw własności intelektualnej do spółki kapitałowej

Przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, zdolność aportowa praw własności intelektualnej 

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki przez PJB (będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapitału zakładowego. W zamian PJB otrzymuje udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wkładem niepieniężnym mogą być prawa do rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości) oraz inne prawa majątkowe (w tym prawa autorskie, patenty, inne prawa własności intelektualnej, oraz know-how).

Przyjmuje się, że aport do spółki powinien łącznie spełniać poniższe warunki (zdolność aportowa), tj.:

1) stanowić rzecz lub prawo dopuszczone do obrotu prawnego – przeniesienie prawa lub rzeczy na spółkę jest możliwe tylko poprzez obrót prawny;
2) być zbywalny – prawo lub rzecz powinno być możliwe do wydzielenia z majątku wspólnika/akcjonariusza, z możliwością jego dalszej odsprzedaży;
3) mieć wartość ekonomiczną możliwą do ustalenia (wyceny);m
4) mieć zdolność bilansową, tj. zostać ujętym w księgach spółki jako aktywa.

Dotychczasowe orzecznictwo sądowe dostarczyło pewnych przykładów praw i dóbr, które zostały uznane za posiadające zdolność aportową. Przykładowo, należą do nich:

  • udział we współwłasności (chodzi o sytuację, w której wspólnik wnosi do spółki np. udział w prawach autorskich);
  • know-how, nawet jeśli nie stanowi on części przedsiębiorstwa (Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, z dnia 2 lipca 1990 r., XIV GR 1/90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991 nr 2, poz. 24269);
  • ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania (Uchwała SN, z dnia 26 kwietnia 1991 r. – III CZP 32/91, LEX nr 3675) (np. użytkowanie ustanowione na autorskich prawach majątkowych do wyników prac B+R; ustanowienie takiego użytkowania powinno zostać dokonane na podstawie pisemnej umowy, z dokładnym wyróżnieniem pól eksploatacji, które będą objęte użytkowaniem);
  • inne rzeczy i prawa, pod warunkiem że są zbywalne i mogą zostać ujęte jako aktywa w bilansie spółki (Postanowienie SN, z dnia 19 września 1990 r. -III CRN 268/90, PUG 1991 nr 5, poz. 25) (w tym punkcie zawiera się przyzwolenie na wniesienie aportem wszelkich praw własności intelektualnej, które są zbywalne i mogą zostać ujęte jako aktywa, np. majątkowe prawa autorskie, prawo do patentu, prawo do zgłoszenia patentu, prawo do wzoru przemysłowego).

Wkład niepieniężny do spółki kapitałowej (aport)

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) następuje w zamian za uzyskanie udziałów lub akcji spółki kapitałowej. Wniesienie aportu może nastąpić zarówno na etapie zakładania spółki, jak i w dalszym okresie jej funkcjonowania, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego.

W przypadku wnoszenia aportu do spółki z o.o. przez PJB, umowa spółki powinna szczegółowo określać: przedmiot wkładu, PJB jako wspólnika wnoszącego aport oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. W spółce akcyjnej akcje obejmowane w zamian za wniesienie aportu powinny być pokryte przez PJB w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Innymi słowy, przedmiot aportu powinien zostać faktycznie wniesiony przez PJB w tym terminie (np. na podstawie odpowiedniej umowy). Natomiast akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Możliwa jest również sytuacja, w której akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne bądź też zarówno za wkłady niepieniężne, jak i pieniężne. Wówczas kapitał zakładowy powinien być faktycznie pokryty przed zarejestrowaniem w co najmniej jednej czwartej minimalnej wysokości kapitału zakładowego, tj. w wysokości 25 000 zł.

PRZYKŁAD
Spółka akcyjna ABC jest zawiązywana przez trzech akcjonariuszy, którzy wnoszą do niej następujące wkłady: − wspólnik nr 1: wkład pieniężny w wysokości 200 000 zł, − wspólnik nr 2: wkład niepieniężny w postaci prawa do patentu o wartości 250 000 zł, − wspólnik nr 3: wkład niepieniężny w postaci prawa do bazy danych o wartości 200 000 zł. Wkład pieniężny wspólnika nr 1 powinien zostać wniesiony do spółki jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Co do zasady, wkłady wspólników nr 2 i 3 mogą zostać wniesione przed upływem roku od zarejestrowania spółki. Jednak gdy akcje są obejmowane łącznie, w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, kapitał zakładowy powinien zostać pokryty co najmniej w jednej czwartej wysokości minimalnej kapitału zakładowego, czyli w wysokości 25 000 zł, ale nie mniej, niż w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej akcji obejmowanych za wkład pieniężny. Stąd w niniejszym przykładzie kapitał zakładowy jeszcze przed zarejestrowaniem spółki powinien być pokryty w wysokości 50 000 zł. Dodatkowo, przed upływem 1 roku od zarejestrowania spółki, należałoby pokryć wysokość wkładów niepieniężnych w całości, czyli wnieść do spółki prawa do patentu o wysokości 250 000 zł oraz prawa do bazy danych o wartości 200 000 zł.

Wariant 1. Jeżeli jednak w wymienionym przykładzie wspólnik nr 1 byłby zobowiązany do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości niższej niż 25 000 zł, wysokość wkładu pieniężnego należałoby uzupełnić tak, aby w momencie zarejestrowania kapitał był pokryty w wysokości 25 000 zł.

Wariant 2. Gdyby spółka akcyjna ABC była zawiązywana jedynie przez wniesienie wkładów pieniężnych (wspólnik nr 1), kwota, która powinna zostać pokryta przed zarejestrowaniem spółki, wynosiłaby 50 000 zł, ponieważ taka jest wysokość jednej czwartej wartości nominalnej akcji obejmowanych za wkład pieniężny. Wariant 3. Gdyby zaś spółka akcyjna ABC była zawiązywana jedynie przez wniesienie wkładów niepieniężnych (wspólnicy nr 2 i 3), wspólnik nr 2 lub wspólnik nr 3 byliby zobowiązani do wniesienia przed zarejestrowaniem spółki dowolnego wkładu niepieniężnego o wartości przynajmniej 25 000 zł (de facto oznaczałoby to konieczność wniesienia prawa do patentu o wartości 250 000 zł lub prawa do bazy danych o wartości 200 000 zł). Jeden rok po zarejestrowaniu spółki należałoby pokryć wysokość wkładów niepieniężnych w całości, czyli wnieść do spółki prawa do patentu o wysokości 250 000 zł oraz prawa do bazy danych o wartości 200 000 zł.

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których pomimo wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, wartość wkładu okaże się niewystarczająca do pokrycia kapitału zakładowego lub przedmiot wkładu będzie obciążony wadami – występuje wówczas brak pokrycia kapitału zakładowego w całości lub w części. Wady mogą dotyczyć sfery fizycznej rzeczy wnoszonej tytułem aportu (wady fizyczne), jak i sfery prawnej, zarówno w odniesieniu do rzeczy, jak i do praw.

W odniesieniu do praw własności intelektualnej wady mogą mieć charakter tzw. wad prawnych i mogą występować, jeśli np.:

  • prawa własności intelektualnej należą do innej osoby (np. gdy PJB wniesie tytułem aportu prawa autorskie, a następnie się okaże, że jest ona jedynie współuprawniona i prawa przysługują jej wspólnie z inną osobą, np. naukowcem/twórcą);
  • prawo własności intelektualnej jest obciążone prawem osoby trzeciej (np. zastawem lub zastawem rejestrowym a fakt ten nie został ujawniony przy wnoszeniu aportu);
  • prawo własności intelektualnej nie istnieje (np. wygasł patent, prawo z patentu zostało unieważnione).

W takich sytuacjach na podstawie wyraźnego przepisu kodeksu spółek handlowych (art. 14 § 2 kodeksu spółek handlowych) PJB, jako wspólnik, który wniósł do spółki kapitałowej aport mający wady, musi wyrównać spółce kapitałowej różnicę między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki, a zbywczą wartością wkładu. Zbywcza wartość wkładu to cena możliwa do uzyskania w przypadku sprzedaży powyższego wadliwego aportu. Umowa albo statut mogą przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.

Przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące wnoszenia wkładów do spółki z o.o. wprowadzają odpowiedzialność za zawyżenie wartości wkładu, jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do wartości zbywczej wkładów. Odpowiedzialność ponosi PJB, która wniosła wkład solidarnie z członkami zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru. Osoby te zobowiązane są wyrównać spółce brakującą wartość (art. 175 kodeksu spółek handlowych).

Znacznie bardziej rozbudowane regulacje dotyczące wnoszenia wkładów i odpowiedzialności z tym związanej znajdziemy w spółkach akcyjnych. Przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają odpowiedzialność cywilno-prawną osób, które naruszyły zasady wyceny wkładów niepieniężnych i przez to wyrządziły spółce szkodę. W szczególności, odpowiedzialność ponoszą założyciele i członkowie zarządu, którzy z własnej winy zapewnili sobie (albo osobie trzeciej) zapłatę nadmiernie wygórowaną ponad wartość zbywczą wkładów niepieniężnych (art. 481 kodeksu spółek handlowych). Odpowiedzialność ponoszą również założyciele, którzy podali fałszywe dane w sprawozdaniu, o którym mowa we wcześniejszym akapicie. Są oni zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej spółce tym działaniem.

Powyższe regulacje przemawiają więc za tym, aby nawet w sytuacjach, gdy sporządzenie wyceny wkładu do spółki nie jest wymagane, PJB jednak ją przeprowadzała. Takie podejście umożliwi PJB zminimalizowanie lub uniknięcie odpowiedzialności związanej z zawyżeniem wartości wkładu lub wniesienia wkładu, którego wartość jest niższa niż wartość nabytych w zamian udziałów lub akcji. Rekomendowane jest, aby wycenie wkładu, w szczególności wkładu w postaci praw własności intelektualnej, towarzyszył audyt prawny w celu ustalenia, czy nie występuje wada prawna aportu, narażająca wspólnika na odpowiedzialność względem spółki.

Zasady ustalania zdolności aportowej praw własności intelektualnej. Ze względu na różnorodność praw własności intelektualnej, szczególnej ocenie powinna podlegać możliwość ich zbywania, decydująca o ich zdolności aportowej. W przypadku praw, które mają charakter czasowy, jak np. prawo do patentu, o ich zbywalności (a tym samym wartości) może również decydować termin wygaśnięcia tych praw.

Można przyjąć, że zdolność aportową mogą mieć: majątkowe prawa autorskie, prawa z patentów, prawa ochronne na wzory przemysłowe, prawa z rejestracji (wzorów użytkowych, topografii układów scalonych). W odniesieniu do praw autorskich należy jednak pamiętać, że umowa, na podstawie której będzie następowało wniesienie praw autorskich do spółki tytułem aportu, nie powinna wyłączać dalszego przeniesienia praw (Zastrzeżenie takie jest możliwe na podstawie art. 41 § 1 prawa autorskiego i powoduje, że dalsze przeniesienie praw autorskich przez spółkę będzie nieważne. Oznacza to, że prawa autorskie nabyte przez spółkę nie mogą być zbyte, a zatem nie mają zdolności aportowej).  

Możliwe jest również wniesienie aportu w postaci licencji do korzystania z praw własności intelektualnej, pod warunkiem że umowa licencyjna nie będzie wyłączała możliwości jej przeniesienia (Zob. analogicznie jak w przypisie poprzednim).

Inne sposoby wnoszenia praw własności intelektualnej do spółki. Wniesienie przez PJB praw własności intelektualnej tytułem aportu do spółki nie jest jedynym sposobem na udostępnienie spółce praw i ich komercjalizację przez tę spółkę. Niekiedy korzystniejszymi sposobami udostępnienia spółce komercjalizującej praw własności intelektualnej mogą być następujące czynności:
1) sprzedaż praw w zamian za ustaloną cenę;
2) udzielenie licencji w zamian za uzgodnione opłaty licencyjne;
3) darowizna.

Może się okazać, że dla PJB korzystniejszym rozwiązaniem będzie utworzenie wraz z podmiotem prywatnym spółki, w której:

  • kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem pieniężnym (stosunkowo niskie minimalne wymagania w odniesieniu do kapitału zakładowego – 5000 zł dla spółek z o.o. i 100 000 zł dla spółek akcyjnych – nie powinny stanowić bariery dla PJB w zakładaniu takich spółek kapitałowych);
  • prawa własności intelektualnej zostaną wniesione do spółki w drodze przeniesienia praw albo zostanie udzielona licencja.

W przypadku udzielenia licencji, PJB może pobierać na bieżąco opłaty licencyjne bezpośrednio od spółki. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach ustalania wynagrodzenia i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Przykładowa struktura wkładów w spółce z udziałem PJB, wykorzystująca rozwiązanie omówione powyżej, została zaprezentowana na rysunku.
Rys. Przykładowa struktura wkładów w spółce z udziałem PJB


 

Więcej na ten temat w publikacji:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomercjalizacja B+R dla praktyków 2016

Źródło: PWC/Dentons

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Obrót krwią - nowe regulacje

Tworzenie rekombinowanych leków, analogicznych do tych pozyskiwanych z krwi ludzkiej, jest ciekawym kierunkiem rozwoju i...

więcej
Baza funduszy Venture Capital

Uruchomiliśmy internetowe narzędzie do monitorowania rynku inwestycji wysokiego ryzyka w projekty technologiczne.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny