Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Wsparcie komercjalizacji bezpośredniej w praktyce

Wsparcie komercjalizacji bezpośredniej w praktyce

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej ustawa PoSW (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60) komercjalizacja bezpośrednia to sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Praktyka pokazuje, że najpopularniejszą formą tak zdefiniowanej komercjalizacji jest licencjonowanie – zdecydowana większość umów komercjalizacji technologii zawieranych w Polsce to właśnie umowy licencyjne.

Podział na komercjalizację bezpośrednią (definicja powyżej) i pośrednią (obejmowanie lub nabywanie udziałów w spółkach) jest zdefiniowany w ustawie PoSW, ale jest używany również w wielu programach finansowania badań, stąd jego znaczenie jest znacznie szersze. Dotyczyć może zarówno instytutów badawczych (w przyszłości również Narodowego Instytutu Technologicznego), instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą badania i planują ich komercjalizację np. poza własnymi strukturami.

Wracając jednak do uczelni, zgodnie z art. 86 ust. 1 i 4 ustawy PoSW zasadniczo zajmuje się powołane w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu wyników prac naukowych centrum transferu technologii, ale uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć również spółce celowej zarządzanie prawami do wyników lub do know-how związane z komercjalizacją bezpośrednią (art. 86a ust. 4 ustawy PoSW). Zatem oba podmioty mogą wspierać komercjalizację bezpośrednią - w przypadku kiedy na danej uczelni działa zarówno centrum transferu technologii (jako jednostka uczelniana) oraz wyodrębniona, jednoosobowa spółka kapitałowa konieczny staje się podział kompetencji pomiędzy tymi podmiotami.

Centrum transferu technologii (dalej CTT) jest zazwyczaj punktem pierwszego kontaktu na uczelni, do którego pracownicy naukowi zgłaszają wyniki badań, które mogą mieć potencjał komercjalizacyjny. CTT czuwa również najczęściej nad właściwą realizacją regulaminu zarządzania własnością intelektualną i właściwym przebiegiem wewnętrznych procedur związanych z zabezpieczeniem dóbr intelektualnych (np. zgłoszenia praw własności przemysłowej czy przygotowanie umów o poufności know-how), uczestnicy w podjęciu decyzji o przekazaniu praw do wyników jego twórcom (jeżeli jest takie zainteresowanie), wycenia technologie, uczestniczy w negocjacjach, przygotowuje obsługę prawną procesu sprzedaży umów licencyjnych (np. poprzez zaproszenia do składania ofert i przygotowanie umów) oraz zajmuje się zarządzaniem realizacją umów licencyjnych. Oczywiście część z powyższych ogólnie zdefiniowanych zadań może być realizowana przez spółkę celową uczelni (SCU), chociaż z założenia jest to raczej podmiot powołany do zarządzania portfelem udziałów i akcji w spółkach technologicznych. Poprzez to jednoznaczne przyporządkowanie (w celu komercjalizacji bezpośredniej tworzy się centrum transferu technologii, a celu komercjalizacji pośredniej tworzy się spółkę celową) ustawodawca zakłada, że obie ścieżki komercjalizacji będą przedmiotem pewnej specjalizacji.

Zapisy art. 18 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zmianami – dalej  ustawa o finansowaniu nauki) wskazują na to, iż ustawodawca preferuje bezpośrednie wsparcie finansowe działań związanych z komercjalizacją bezpośrednią (por. również artykuł: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/przykladowy-katalog-kosztow-zwiazanych-z-komercjalizacja-przeznaczenie-ustawowej-czesci-srodkow-przyznawanych-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego/)

Efektywność tych działań zawsze jednak mierzona jest skutecznością strategii sprzedażowych praw do dóbr intelektualnych realizowanych przez osoby odpowiedzialne za komercjalizację w danej jednostce. Dobra intelektualne są specyficznym towarem, który wymaga z jednej strony bardzo specjalistycznej, branżowej wiedzy, a z drugiej elastycznego dostosowania się do potrzeb kontrahenta. Oczywiście sprzedaż takiego prawa musi spełniać zasadę konkurencyjności (tzn. każdy potencjalny nabywca musi mieć równy dostęp), a w zakresie jakim dotyczy to komercjalizacji również zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 roku o gospodarowaniu mieniem państwowym i ustawę z dnia 16 grudnia przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 i 2260).

W praktyce obserwujemy coraz bardziej rozbudowane modele konstrukcji umów licencyjnych w komercjalizacji bezpośredniej. Jest to m.in. odpowiedź na oczekiwania potencjalnych nabywców, którzy przede wszystkim chcą ograniczyć swoje ryzyko. Można więc wyróżnić takie przykładowe rozwiązania jak:

  • możliwość sprawdzenia działania nowej technologii w praktyce poprzez konstrukcję tzw. licencji próbnych – niosą one pewne ryzyko dla jednostki naukowej, stąd wymagają dodatkowych klauzul zabezpieczających,
  • większy nacisk na opłatę zmienną w modelu opłat licencyjnych przy stosunkowo niewielkiej opłacie początkowej – w myśl idei związanej ze wspólnym i proporcjonalnym korzystaniem z efektów sukcesu rynkowego nowego rozwiązania – parametry też mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb potencjalnego kontrahenta,
  • opcje na licencje – przy realizacji umowy konsorcjum lub badań zleconych kontrahenci mogą oczekiwać, że w przypadku uzyskania pozytywnych wyników prac badawczych i rozwojowych będą mogli liczyć na uzyskanie licencji na wypracowane rozwiązanie,
  • umowy łączone i wielostronne – w praktyce często spotyka się rozwiązania niekonwencjonalne, które łączą w sobie elementy komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej – może to również pomóc w dywersyfikacji ryzyka,
  • umowy i klauzule warunkowe – bardzo często w praktyce mogą być podobne do licencji próbnych – mogą one np. zawierać klauzulę dotyczącą realizacji określonej funkcji lub parametru danego rozwiązania, w swej istocie mogą nieco przypominać klauzule zapewniające określony poziom usług, znane jako SLA (ang. service level agreement).

Skuteczne wsparcie komercjalizacji bezpośredniej wymaga bardzo wnikliwej analizy rzeczywistych potrzeb danej branży, jeżeli to możliwe to danej grupy potencjalnych kontrahentów i właściwego odniesienia się do tych potrzeb. Może to oznaczać nawet przyjęcie w ramach centrum transferu technologii lub spółki celowej pewnej polityki w zakresie sprzedaży dóbr intelektualnych realizowanej przez dane centrum transferu technologii.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Dorota Krzewińska – Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany w podatku PIT w 2018 roku w zakresie opodatkowania twórców i kwoty wolnej od podatku

W zakresie rozliczania podatku PIT umożliwiającego twórcom odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu nowe przepisy w pierwszej...

więcej
Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny